Sentencia nº 000687-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Julio de 2002
| Fecha de Resolución | 22 de Julio de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 130007-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 687-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 130007-2001
1-27
ACCIONANTE : INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.
EMPLAZADA : AMAY COMMERCIAL INC.
Acción de cancelación por falta de uso de una marca de producto – Pruebas de
uso – Pruebas que acreditan uso de la marca en la esfera privada no son
pertinentes
Lima, veintidós de julio de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 19 de junio del 2001, Industrias Lácteas Toni S.A. (Ecuador) solicitó la
cancelación por falta de uso de la marca de producto TONY, registrada a favor de
Amay Commercial Inc. en la clase 30 de la Nomenclatura Oficial bajo certificado N°
88481. Señaló que la marca cuya cancelación se pretende no viene siendo utilizada
ni por su titular ni por licenciatario alguno durante los tres años consecutivos
precedentes a la fecha de inicio de la presente acción. Indicó que goza de legítimo
interés para accionar al haber solicitado, con fecha 29 de mayo del 2001, el registro
de la marca de producto TONI, para distinguir productos de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial bajo expediente N° 128871-2001.
Con fecha 3 de octubre del 2001, Amay Commercial Inc. (Panamá) absolvió el
traslado de la acción de cancelación manifestando que la marca de producto TONY
cuya cancelación se pretende ha sido otorgada en licencia a Nacional de Alimentos
S.A., empresa que tiene el derecho exclusivo sobre dicha marca y viene haciendo
uso de la misma, comercializando en el mercado nacional una serie de golosinas.
Adjuntó una bolsa de las golosinas que son identificadas con la marca TONY, copias
legalizadas de dos facturas, así como copia legalizada del contrato de licencia de
marca celebrado entre su empresa y Super Golosinas S.A. que hoy - según
manifiesta - es la empresa Nacional de Alimentos S.A.
Mediante Resolución N° 14112-2001/OSD-INDECOPI de fecha 6 de diciembre del
2001, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de cancelación
interpuesta. Consideró lo siguiente:
(i) El contrato de licencia de marcas presentado no constituye, por sí solo,
prueba de uso de una marca, al no acreditar que la empresa licenciataria
haya efectivamente utilizado dicho signo en el mercado, además del hecho de
que el mencionado contrato ha sido celebrado entre Amay Commercial Inc. y
la empresa Super Golosinas S.A. - empresa distinta a Nacional de Alimentos
S.A. (que según la emplazada es la licenciataria de su marca de producto
TONY) - y carece de las firmas de los representantes de ambas empresas,
así como de las legalizaciones correspondientes, puesto que al haber sido
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suscrito en Lima y en Panamá, debía cumplir con lo establecido en el artículo
(ii) En las facturas presentadas no se aprecia en el detalle de las mismas que los
productos comercializados hayan estado identificados con la marca TONY,
por lo que no constituyen pruebas de uso de dicho signo en el mercado,
además de que la cantidad de facturas presentadas no resulta suficiente al
tratarse de productos de consumo masivo y comercialización intensiva,
puesto que la marca de producto TONY distingue productos de la clase 30 de
la Nomenclatura Oficial, que por su naturaleza y finalidad son ofrecidos en
forma masiva.
(iii) Si bien se ha presentado una bolsa vacía de caramelos de limón en la que se
aprecia la denominación TONY y la figura de un tigre estilizado, dicha bolsa
por sí sola tampoco logra acreditar que la marca de producto registrada haya
sido efectivamente comercializada en el mercado.
Con fecha 8 de enero del 2002, Amay Commercial Inc. interpuso recurso de
apelación manifestando lo siguiente:
a) Respecto al contrato de licencia presentado:
− La empresa Super Golosinas S.A. no es una empresa distinta a Nacional de
Alimentos S.A. sino que son la misma empresa, puesto que Super Golosinas
S.A. cambió su denominación social mediante Escritura Pública de fecha 26
de diciembre de 1997. Adjuntó copia de la ficha registral correspondiente.
− El contrato de licencia de marcas no fue presentado para acreditar por sí solo
el uso de la marca TONY, sino para acreditar el uso de dicha marca por parte
de la empresa Nacional de Alimentos S.A. Asimismo, a diferencia de lo
señalado por la Oficina de Signos Distintivos, en dicho contrato sí aparecen
las firmas de los representantes de las empresas contratantes, las cuales no
requieren la legalización que dispone el artículo 14 del Decreto Legislativo
823, puesto que dicha norma se refiere a las formalidades para actuar en
representación de una empresa no domiciliada.
b) Respecto a las facturas presentadas:
− No se tiene la obligación de señalar en las facturas toda la descripción del
producto que se vende y pone en el mercado, sino que por el contrario es un
uso comercial común que en las facturas se describan las características
generales del producto, más aun cuando no hay variedad del mismo, ya que
1 Artículo 14.- Los poderes requeridos por la Ley, podrán constar en instrumento privado y deberán cumplir las
siguientes formalidades:
a. En el caso de personas naturales: la firma deberá ser legalizada por Notario.
b. En el caso de personas jurídicas: El documento deberá contener la representación con que actúa el
poderdante y su firma deberá estar autenticada por Notario.
En los casos de poderes otorgados por personas no domiciliadas, éstos deberán además ser legalizados
por funcionario consular peruano.
Para los efectos de la presente Ley, no será exigible la inscripción de los poderes en el Registro de
Mandatos o en el Registro Mercantil. Con la presentación del poder por quien representa a una persona,
quedará acreditada la existencia de ésta y su representación. El poder podrá ser otorgado después de la
presentación de la solicitud de registro, en cuyo caso los actos realizados por el apoderado deberán ser
ratificados.
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