Sentencia nº 000389-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Mayo de 2004
| Fecha de Resolución | 5 de Mayo de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 159563-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0389-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 159563-2002
1-20
SOLICITANTE : ROMANO MAZZONE ORDOÑEZ
OPOSITORA : GIANNI VERSACE S.p.A.
Registro del nombre de un tercero como marca - Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de las clases 24 y 25 de la Nomenclatura
Oficial: Existencia
Lima, cinco de mayo del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de agosto del 2002, Romano Mazzone Ordoñez (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto VERSACE, para distinguir tejidos, de la clase 24 de
la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 17 de enero del 2003, Gianni Versace S.p.A. (Italia) formuló oposición a la
solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Desde 1977 es titular en Italia de la marca “GIANNI VERSACE”, para
distinguir productos de las clases 3, 18, 24 y 25 de la Nomenclatura Oficial,
según certificado N° 306164, cuya copia acompaña.
(ii) Es titular en Perú de las siguientes marcas:
Marcas Certificado Clase Vencimiento
V´e Versace 91238 03 30.05.2006
Vanitas Versace 10228 03 29.09.2004
Gianni Versace 12042 03 29.12.2004
Versus Gianni Versace 16515 03 2.06.2005
Gianni Versace 12379 18 17.01.2005
Versus Gianni Versace 21595 18 07.12.2005
Gianni Versace 53982 25 17.02.2009
Versus Gianni Versace 60374 25 30.11.2009
(iii) Además, desde los años 80, la palabra VERSACE se encuentra registrada
como marca en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial en Bolivia, Colombia y
Venezuela.
(iv) La palabra VERSACE constituye el apellido de los tres hermanos VERSACE
– Gianni, Donatella y Santo - quienes constituyen el imperio VERSACE.
(v) La palabra VERSACE constituye la parte esencial de la razón social de la
persona jurídica Gianni Versace S.p.A. y el apellido del director y presidente
del Consejo de Administración de la firma, conforme consta en la copia del
poder debidamente legalizada por el Cónsul Peruano.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0389-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 159563-2002
2-20
(vi) El solicitante no ha acreditado el consentimiento de la persona jurídica y, de
concederse el registro, se afectaría la identidad de la familia Versace y el
prestigio de la persona jurídica Gianni Versace S.p.A.
(vii) El signo solicitado y las marcas registradas comparten la palabra VERSACE,
lo que determina que en su conjunto tengan una sonoridad y entonación muy
similar al grado de identificarse, pudiendo confundirse entre sí.
(viii) Los tejidos de la clase 24, que el signo solicitado pretende distinguir,
participan de la misma naturaleza y tienen conexión competitiva con las
prendas de vestir de la clase 25.
(ix) El signo solicitado es idéntico, gráfica y fonéticamente, tanto al apellido
italiano de una persona viva como a la famosa firma italiana y constituye parte
sustancial de las marcas registradas que incluyen la palabra VERSACE
(x) La denominación VERSACE es un signo notoriamente conocido a nivel
nacional e internacional.
(xi) El solicitante carece de buena fe comercial, toda vez que busca reproducir el
signo aprovechándose del esfuerzo y reputación ajena, asimismo, esta
conducta se reitera en otra solicitud de registro del apellido ARMANI que
corresponde a otro diseñador famoso y es marca notoria en prendas de vestir.
Adjuntó los siguientes documentos a fin de acreditar la notoriedad de sus marcas:
- Copia de la Resolución N°10514-1999/OSD-INDECOPI recaída en el expediente
N°9869994, donde se constata que VERSACE es el apellido del diseñador
conocido mundialmente.
- Copia de noticias diversas en revistas y periódicos internacionales sobre la vida y
muerte de GIANNI VERSACE.
- Copia de publicidad de la marca VERSACE en el mundo de la moda
- Copia de revistas, publicaciones en Internet y copia de la página 331 del libro
Famous and Web- Known Marks 1997.
Con fecha 4 de marzo del 2003, Romano Mazzone Ordoñez absolvió el traslado de
la oposición, señalando lo siguiente:
(i) Conforme al principio de territorialidad el registro de una marca sólo surte
efectos en el país donde se obtuvo el mismo. Por consiguiente, el registro en
Italia, invocado por la opositora, no debe ser tomado en cuenta.
(ii) En relación a las marcas que señala tener registrada la firma GIANNI
VERSACE S.p.A. en Bolivia, Colombia y Venezuela, se puede apreciar de los
documentos presentados conjuntamente con la oposición que no existe
certificado alguno que acredite tal afirmación.
(iii) El signo solicitado pretende distinguir exclusivamente tejidos de la clase 24,
mientras que las marcas de la opositora están registradas en el Perú en las
clases 3, 18 y 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo que distinguen productos
pertenecientes a clases distintas.
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