Sentencia nº 002674-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Octubre de 2009
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 311035-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2674-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311035-2007
1-41
ACCIONANTE : GERARDO MEDINA SIMÓN
EMPLAZADO : ATILIO RODOLFO BUENDÍA GIRIBALDI
Nulidad de registro de marca – Mala fe en la presentación de una solicitud
de registro: No acreditada – Riesgo de confusión entre signos que
distinguen servicios de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia
Lima, dieciséis de octubre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de abril de 2007, Gerardo Medina Simón (Perú) solicitó la nulidad
del registro de la marca de servicio IEP AE y figura1, registrada en la clase 41 de
la Nomenclatura Oficial, bajo Certificado Nº 44202, a favor de Atilio Rodolfo
Buendía Giribaldi. Al respecto, señaló lo siguiente.
- El registro cuestionado fue obtenido contraviniendo lo dispuesto en el artículo
130 inciso a) del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, así
como también fue obtenido con mala fe, toda vez que reproduce elementos y
características relevantes de su marca BHONNER PB y logotipo (Certificado
Nº 39050), registrada en la clase 41 de la Nomenclatura Oficial.
- Con fecha 4 de abril de 2006, mediante Expediente Nº 274058-2006, formuló
una acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra el
emplazado Atilio Rodolfo Buendia Giribaldi, sustentándola en el uso no
autorizado de algunos de los elementos relevantes que forman parte de su
marca registrada BHONNER PB y logotipo, siendo que mediante Resolución
Nº 15889-2006/OSD-INDECOPI de fecha 28 de septiembre de 2006, la
Oficina de Signos Distintivos sancionó al emplazado, prohibiéndole el uso del
signo en cuestión, ya sea independientemente o conjuntamente con otros
elementos. No obstante lo anterior, el emplazado ha obtenido el registro de la
marca de servicio IEP AE y figura, imitando los elementos y características
principales de su marca registrada BHONNER PB y logotipo, aun cuando la
1 Tal como se aprecia a continuación:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2674-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311035-2007
2-41
Autoridad Administrativa ya le había prohibido el uso de dichos elementos, por
la gran similitud que presentan con los elementos que forman parte de su
marca registrada.
- El emplazado ha obtenido el registro de la marca cuestionada IEP AE y figura
de mala fe, con el único propósito de eludir la sanción impuesta mediante
Expediente Nº 274058-2006.
- El emplazado conocía de la existencia de las implicancias y las prohibiciones
relativas de registrabilidad, ya que sabía que el signo que pretendía registrar –
y que, posteriormente fue registrado indebidamente - resultaba confundible
con su marca registrada.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto2.
Con fecha 31 de mayo de 2007, Atilio Rodolfo Buendía Giribaldi (Perú) absolvió
el traslado de la acción de nulidad interpuesta por Gerardo Medina Simón
manifestando que:
- La solicitud de registro de la marca IEP AE y figura cumplió con todos los
requisitos y trámites exigidos por ley, siendo que, inclusive, su registro no fue
objeto de oposición alguna.
- El accionante está poniendo en tela de juicio el examen de registrabilidad
efectuado por la Autoridad Administrativa respecto a la marca IEP AE y figura,
el cual fue efectuado de conformidad con la legislación vigente.
- Realizado el examen comparativo entre los signos IEP AE y figura y
BHONNER PB y logotipo, se advierte que su coexistencia no es susceptible
de generar confusión entre el público usuario, más aún si se tiene en cuenta
que los signos en cuestión se encuentran destinados a identificar servicios
2 Al respecto, Gerardo Medina Simón adjuntó los siguientes medios probatorios:
- Copia del Certificado Nº 39055, correspondiente al registro de la marca de servicio BHONNER PB y
logotipo, inscrita a favor de Gerardo Medina Simón, para d istinguir servicios de la clase 41 de la
Nomenclatura Oficial, vigente hasta el 18 de agosto de 2015 (foja 8).
- Copia de la Resolución Nº 15889-2006/OSD-INDECOPI de fecha 28 de setiembre de 2006, recaída en
el Expediente Nº 274058-2006, sobre acción por infracción a los derechos de propiedad industrial
interpuesta por Gerardo Medina Simón contra Atilio Rodolfo Buendía Giribaldi (fojas 9 a 17).
- Copia de la Búsqueda de Antecedentes Figurativos, proporcionada por el Indecopi, en la clase 41 de
la Nomenclatura Oficial (fojas 18 a 23).
- Material publicitario del Colegio Particular Mixto de Nivel Pre-Universitario Bhonner, en el cual se
promociona los servicios educativos prestados por dicho colegio. Cabe precisar que en la primera
página del folleto, se aprecia en la parte superior izquierda un escudo que contiene las mismas
características del escudo que forma parte de la marca registrada BHONNER PB y logotipo
(Certificado Nº 39055) (fojas 24 a 25).
- Materiales publicitarios de los Centros Educativos Albert Einstein (Institución Educativa Inicial, Colegio
Pre-Universitario y Colegio Científico Pre Universitario), en los cuales se promociona los s ervicios
educativos prestados por dichos centros. Cabe precisar que en la primera página de los folletos, se
aprecia en la parte superior izquierda un escudo que contiene las mismas características del escudo
que forma parte de la marca cuestionada IEP AE y figura (Certificado Nº 44202) (fojas 26 a 28).
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2674-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 311035-2007
3-41
educativos de la clase 41 de la Nomenclatura Oficial, los cuales constituyen
servicios especializados; motivo por el cual, los usuarios prestarán especial
atención al momento de contratarlos.
- Los signos confrontados no resultan confundibles entre sí, dadas las
diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales existentes. En ese sentido, no
es posible sostener que su marca IEP AE y figura haya plagiado, imitado y/o
reproducido la marca BHONNER PB y logotipo del accionante.
- El examen comparativo efectuado entre los signos IEP AE y figura y
BHONNER PB y logotipo no puede limitarse únicamente al aspecto figurativo
de los signos, sino que debe tenerse en consideración la impresión de
conjunto que cada signo es susceptible de suscitar en la mente de los
usuarios.
- La regulación existente para centros educativos privados establece que éstos
no pueden distinguirse en el mercado únicamente con su figura de escudo o
insignia, sino que necesariamente deben emplear sus denominaciones, las
cuales han sido aprobadas previamente por la Autoridad educativa (en el caso
concreto, la UGEL).
- El uso de insignias en este tipo de actividades educativas constituye una
práctica frecuente que fluye del propio mercado; en ese sentido, el público
usuario al cual van dirigidos estos servicios, se encuentra acostumbrado a
poner mayor énfasis a los nombres de los centros educativos que a los
elementos gráficos que los acompañan.
- La solicitud de registro de una marca obedece al ejercicio regular de un
derecho que tiene cualquier persona natural o jurídica nacional o extranjera de
requerir a la Administración la declaración de un acto administrativo
constitutivo de un derecho de Propiedad Industrial.
- El accionante no ha cumplido con acreditar la supuesta mala fe con la que
habría actuado al momento de solicitar y obtener el registro de la marca
cuestionada IEP AE y figura.
- Su marca registrada IEP AE y figura no imita a la marca BHONNER PB y
logotipo, de propiedad del accionante, y menos aún, ha intentado
aprovecharse de la reputación de dicha marca. Por el contrario, a diferencia
del accionante que dirige el centro educativo BHONNER recién desde el año
1999, él viene dirigiendo el centro educativo ALBERT EINSTEIN desde el año
1994, siendo una institución que, inclusive, ha sido reconocida por la Unesco.
Adicionalmente, se encuentra en una etapa de expansión, contando, a la
fecha, con 5 locales ubicados en los distritos del Cercado, de Lince y de
Breña.
- No resulta comprensible cómo es que con el registro de la marca cuestionada
IEP AE y figura se estaría entorpeciendo el uso de la marca del accionante,
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba