Sentencia nº 002715-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 16 de Octubre de 2009
| Fecha de Resolución | 16 de Octubre de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 539-2003/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2715-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 539-2003/OIN
1-18
SOLICITANTE : VITA CIENTÍFICA, S.L. (antes Laboratorios Vita,
S.A.).
Solicitud de patente de invención – Suficiencia y claridad
Lima, diecinueve de octubre de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de junio de 2003, Laboratorios Vita, S.A. (España) – reivindicando
prioridad extranjera en base a la solicitud Nº 200201440, presentada en
España con fecha 2 de junio de 2003 – solicitó patente de invención para
COMPRIMIDOS BUCODISPERSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SU
OBTENCIÓN, cuyo inventor es Javier Segado Ferran, la cual consta de 14
reivindicaciones.
Con fecha 27 de enero de 2004, se otorgó la Orden de Aviso N° 69-2004,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el
25 de marzo de 2004.
Con fecha 6 de enero de 2005, Laboratorios Vita S.A. S.A. señaló que ha
transferido los derechos expectaticios de la presente solicitud a favor de Vita
Científica S.L, tal como acredita con el documento de cesión que adjunta.
Mediante proveído de fecha 1 de febrero de 2005, la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías consideró como solicitante a Vita Científica S.L.
Con fecha 26 de setiembre de 2007, la examinadora de patentes emitió el
Informe Técnico BCC 40-2006, en el cual señaló lo siguiente:
(i) Suficiencia y claridad
- La descripción de la invención permite la comprensión del problema
técnico y de la solución a dicho problema; por lo tanto, la memoria
descriptiva cumple con el requerimiento de tener la descripción clara y
completa de la invención según lo establecido en el artículo 28 de la
Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 14 no cumplen con los requerimientos de ser
claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción,
según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por la
siguiente razón:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2715-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 539-2003/OIN
2-18
La reivindicación 1 no define adecuadamente la materia que se
pretende proteger, pues hace referencia a características
deseables de la solución, tales como: “que se disgregan
rápidamente en la cavidad bucal en menos de 30 segundos…”;
es decir, definen al producto por el resultado a alcanzar, lo cual
no constituye una característica técnica esencial, estructural o
funcional de la invención, más bien representa la solución del
problema técnico a resolver, por lo que el alcance de las
reivindicaciones no sólo incluirían a la composición de la
presente invención sino también a todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado, razón por el
cual esta expresión debería ser retirada del pliego
reivindicatorio. Asimismo, no se define la naturaleza del
“principio activo” y “agente lubricante” empleado, los cuales
constituyen términos imprecisos que implicarían demasiadas
posibilidades no contempladas en la descripción. Además, de
acuerdo a los ejemplos 7 a 11, los principios activos empleados
corresponden a Ondansetrón, Granisetrón, Risperidona,
Fluoxetina clorhidrato y Paroxetina clorhidrato hemihidrato.
Además, emplea el término “por lo menos”, el cual podría
implicar que el componente al que hacen referencia no se
encontraría solo en los rangos especificados en el texto de la
reivindicación y se considera un término no claro.
Las reivindicaciones 2 a 11 son dependientes directa o
indirectamente de la reivindicación 1 cuestionada, por lo que
carecen de claridad. Además, las reivindicaciones 2 y 3 definen
al comprimido por características deseables como su
“friabilidad inferior a… según Ph. Eur. 2.9.7”, la reivindicación 4
caracteriza al comprimido por su “densidad aparente”, la
reivindicación 10 caracteriza al comprimido por su “forma
redonda, plana…”, la reivindicación 11 caracteriza al
comprimido por el hecho de que “se disgrega rápidamente en la
cavidad bucal en menos de 20 segundos” dichos términos
definen al producto por el resultado a alcanzar; lo cual no
constituye una característica técnica esencial, estructural o
funcional de la invención, más bien representa la solución del
problema técnico a resolver, por lo que el alcance de las
reivindicaciones no sólo incluiría a la composición de la
presente invención, sino también a todas las alternativas
presentes o futuras que lleguen a ese resultado, razón por la
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