Sentencia nº 000848-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Agosto de 2005
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 227812-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0848-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 227812-2004
1-16
SOLICITANTE : TELEFÓNICA PUBLICIDAD E INFORMACIÓN PERÚ S.A.C.
Distintividad del signo solicitado: Inexistencia - Distintividad adquirida: No
acreditada
Lima, diez de agosto del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de diciembre de 2004, Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
(Perú) solicitó el registro de la marca de producto constituida por la denominación
PÁGINAS AMARILLAS escrita en letras características en dos líneas, en color negro
sobre un rectángulo cuyo fondo es de color amarillo; conforme al modelo, para
distinguir folletos, catálogos, manuales, libros, carteles, impresos y tarjetas (artículos
de papelería), revistas (periódicos), publicaciones periódicas y no periódicas, de la
clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 4302-2005/OSD-INDECOPI de fecha 12 de abril del 2005,
la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado. Consideró lo
siguiente:
(i) El signo solicitado por sí solo no está dotado de los atributos necesarios para
ser el medio por el cual se identifique y diferencie los productos que se desea
distinguir [folletos, catálogos, manuales, libros, carteles, impresos y tarjetas
(artículos de papelería), revistas (periódicos), publicaciones periódicas y no
periódicas], toda vez que no será percibido por el consumidor como un signo
distintivo de un determinado origen empresarial.
(ii) La denominación PÁGINAS AMARILLAS es reconocida por el público
consumidor medio como una expresión que para el caso de los productos en
cuestión se hace necesaria para señalar a las guías telefónicas comerciales y/o
institucionales, por lo que al carecer de distintividad por sí sola, no puede ser
otorgada en forma exclusiva a favor de un solo titular.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0848-2005/TPI-INDECOPI
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(iii) La combinación de colores amarillo y negro que se aprecian en el signo
solicitado tampoco constituyen un elemento distintivo, ya que al primar el color
amarillo éste no hace sino reforzar la idea de PÁGINAS AMARILLAS; en
consecuencia, tales elementos no contribuyen a la distintividad del signo
solicitado.
Con fecha 6 de mayo del 2005, Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:
(i) El artículo 155 inciso b) de la Decisión 486 exige un requisito mínimo de
distintividad. En efecto, si en un sentido negativo se establece que el acceso al
registro sólo podrá ser denegado a los signos desprovistos de todo carácter
distintivo, en un sentido positivo no cabe otra cosa que concluir que los signos
solicitados como marcas deberán ser registrados en tanto posean un mínimo
de distintividad.
(ii) En el Perú, Telefónica del Perú S.A.A. (empresa filial del Grupo Telefónica y
vinculada a su empresa) es titular de la marca PÁGINAS AMARILLAS
HABLADAS (certificado N° 23592) en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial; y
el Grupo Económico Telefónica es titular, a través de sus distintas filiales, de
una serie de marcas inscritas en diversas clases, tales como AMARILLAS TPI
(clase 16), AMARILLAS TPI (clase 35), AMARILLAS TPI (clase 38),
INFOAMARILLAS (clases 16, 35, 38 y 41), AMARILLAS INTERACTIVAS (clase
38), AMARILLAS INTERACTIVAS (clase 42), AMARILLAS DIGITALES (clases
38 y 42), AMARILLAS ELECTRÓNICAS (clase 38), AMARILLAS
INTELIGENTES (clases 38 y 42). Por lo anterior, el signo solicitado es una
marca derivada que puede y debe acceder a registro por contar con
antecedentes registrales que así lo justifican.
(iii) Prueba irrefutable de la distinvidad del signo solicitado lo constituyen los
innumerables registros obtenidos ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas (OEPM) a favor de su empresa española Telefónica Publicidad e
Información S.A.
(iv) El registro que se pretende obtener a través del presente procedimiento
consolida una situación preexistente: la distintividad y el uso efectivo y continuo
de su marca solicitada en relación con los servicios que ya distingue en el
mercado. La distintividad originaria de su marca unida a la fuerte implantación
ganada en el mercado local ha permitido, sin duda alguna, que el público
consumidor la asocie inequívocamente con su empresa, de tal suerte que no
debería existir obstáculo alguno para que se le confiera una protección
registral.
(v) Se debe aplicar el artículo 135 de la Decisión 486, que regula la figura de la
distintividad sobrevenida o "secondary meaning", toda vez que la marca
solicitada ha consolidado su carácter distintivo como consecuencia de su uso
prolongado en el mercado relevante, debido a lo siguiente:
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