Sentencia nº 001106-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 5 de Diciembre de 2002
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 114465-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1106-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 114465-2000
1-19
SOLICITANTE : TELEVISA S.A. DE C.V.
OPOSITORES : MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
RETEVISIÓN INTERACTIVA, S.A.
Acuerdo de Coexistencia: No se acepta – Riesgo de confusión entre signos que
distinguen servicios de la clase 38 de la Nomenclatura Oficial: Existencia –
Diferencia entre conflicto de signos distintivos y nombres de dominio
Lima, cinco de diciembre de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 21 de setiembre del 2000, Televisa S.A. de C.V. (México) solicitó el registro
de la marca de servicio constituida por la denominación ESMAS, en letras
características, y el diseño formado por la intersección de dos círculos, conforme al
modelo, para distinguir servicios de telecomunicaciones y todos los demás servicios de
la clase 38 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de diciembre del 2000, MasterCard International Incorporated (Estados
Unidos de América) formuló oposición manifestando ser titular de las siguientes
marcas:
SIGNO CLASE DE LA
N.O.
CERTIFICAD
O
CLASE 9 N° 46760
CLASE 9 N° 47480
CLASE 9 N° 49765
CLASE 36 N° 14659
CLASE 36 N° 14683
CLASE 36 N° 15975
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1106-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 114465-2000
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Señaló que el signo solicitado resulta confundible con dichas marcas, al tratarse de
signos casi idénticos. Señaló que sus marcas registradas son notoriamente conocidas
en el Perú y en muchos países del mundo. Invocó la aplicación de los artículos 135
inciso b)1, 136 inciso h)2 y 1373 de la Decisión 486.
Con fecha 16 de febrero del 2001, Televisa S.A. de C.V. absolvió el traslado de la
oposición formulada por MasterCard International Incorporated manifestando que los
signos en cuestión no resultan confundibles, debido a las diferencias fonéticas y
gráficas que presentan y en atención a que no existe conexión entre los productos y/o
servicios que distinguen los signos. Señaló que los signos en cuestión coexisten en
otros países y que incluso las marcas del opositor coexisten en su país de origen con
un sinnúmero de marcas conformadas por la intersección de dos círculos. Citó
jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso y adjuntó diversos
documentos a fin de acreditar los significativos recursos que ha invertido la empresa
Televisa en la promoción de su marca ESMAS, así como avisos de prensa que
aparecieron después del lanzamiento de la página web esmas.com, lo que demuestra
que los signos mixtos ESMAS y MASTERCARD coexisten actualmente en Estados
Unidos y México.
Con fecha 28 de diciembre del 2000, Retevisión Interactiva, S.A. (España) formuló
oposición manifestando ser titular en la clase 38 de la Nomenclatura Oficial de las
marcas de servicio ERESMAS (certificado N° 23186) y ERESMAS y logotipo
(certificado N° 22705), con las cuales el signo solicitado resulta sumamente similar,
pudiendo pensarse que el signo solicitado es sólo una variante de su marca registrada
y que tienen el mismo origen empresarial. Señaló que la posibilidad de confusión entre
los signos no sólo se presenta en su aspecto fonético, sino también en el conceptual,
debido a que podría pensarse que se trata de marcas que corresponden a una
secuencia gramatical del concepto “Ser más” y que posteriormente podrían aparecer
marcas como SOYMAS, SOMOSMAS, SONMAS, etc. Asimismo, precisó que los
caracteres del signo solicitado son gráficamente similares a los de su marca
ERESMAS y logotipo.
Con fecha 27 de febrero del 2001, Televisa S.A. de C.V. absolvió el traslado de la
oposición formulada por Retevisión Interactiva, S.A. manifestando lo siguiente:
(i) Si bien los signos en cuestión contienen algunas semejanzas, los mismos
presentan diferencias que resultan relevantes y que permiten que puedan ser
1 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
b) carezcan de distintividad; (…)”.
2 Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo
distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a
los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación
con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución
de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
3 Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá
denegar dicho registro.
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