Sentencia nº 001133-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 15 de Agosto de 2006
| Fecha de Resolución | 15 de Agosto de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 250650-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1133-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 250650-2005
1-19
SOLICITANTE : GLORIA S.A
OPOSITORA : BONAFONT S.A. DE C.V.
Principio de territorialidad – Principio de inscripción registral- Notoriedad
de marca: No acreditada – Mala fe: No acreditada – Examen de
registrabilidad
Lima, quince de agosto del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 4 de agosto del 2005, Gloria S.A. (Perú) solicitó el registro de la
marca de producto BONAFONT, para distinguir aguas minerales y gaseosas y
otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de diciembre del 2005, Bonafont S.A. de C.V. (México) formuló
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en México de varias marcas que contienen la denominación
BONAFONT registradas en la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, las
cuales mencionó.
(ii) Su oposición invoca los supuestos contenidos en el artículo 136 incisos
a) y h) de la Decisión 486, el artículo 6 del Decreto Legislativo 823, así
como los artículos 2 y 6bis del Convenio de París.
(iii) Respecto a la mala fe de la solicitante:
• La solicitante ha actuado de mala fe y no le asiste el derecho de
prelación, toda vez que ha reproducido su marca BONAFONT,
registrada desde el 26 de agosto de 1992, siendo la legítima
propietaria de la marca BONAFONT usada en conexión con los
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
• Su empresa se dedica a la comercialización de productos de la clase
32 de la Nomenclatura Oficial, con una planta en Valle de Toluca en
México, en donde envasa los productos empleando un equipo de la
más alta tecnología, los que son identificados con la marca
BONAFONT y comercializados en numerosos países alrededor del
mundo. Además, es la primera marca de agua embotellada en
México en presentaciones personales que cuenta con la certificación
de la NSF, organismo internacional no gubernamental líder en el
mundo en el desarrollo de estándares, certificación de producto,
educación y gerencia de riesgo para la salud pública y la seguridad.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1133-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 250650-2005
2-19
Actualmente, su marca BONAFONT goza de una notoriedad
evidente, debido a la calidad de los productos que distingue.
• La solicitante conocía la existencia de su marca con anterioridad a la
presentación de la solicitud de registro, toda vez que no sólo tenía la
información disponible que aparece en las páginas web, sino que
tuvo acceso a los diferentes anuncios publicitarios que son
transmitidos por cable, lo que evidencia el conocimiento previo e
inexcusable de su marca BONAFONT.
(iv) Respecto a la notoriedad de su marca BONAFONT
• La marca BONAFONT goza de reconocido prestigio y reputación
obtenido a lo largo de los años debido a la calidad de los productos
que distingue, siendo una marca ampliamente difundida.
(v) Aplicación del Convenio de París
• Dado que la marca BONAFONT es una marca debidamente
registrada en su país de origen México, país contratante del
Convenio de París, resulta de aplicación las normas contenidas en
dicho Convenio. Invocó la aplicación del artículo 6bis.
(vi) Al haberse reproducido la denominación que constituye su marca
registrada, de otorgarse el registro solicitado se induciría a engaño a los
consumidores, quienes adquirirían los productos en la creencia de que
son fabricados y comercializados por su empresa.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 20 de enero del 2006, Bonafont S.A. de C.V. presentó copia del
certificado de registro Nº 420754, correspondiente al registro de la marca
BONAFONT en México, para distinguir productos de la clase 32 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de febrero del 2006, Gloria S.A. absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Con fecha 6 de setiembre del 1994, previa búsqueda de antecedentes,
presentó la solicitud de registro de la marca BONAFONT, para distinguir
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, sin que la opositora
o persona alguna haya formulado oposición, consintiendo el registro. Por
ello, con fecha 23 de enero de 1995, se le otorgó el certificado Nº 12602,
que estuvo vigente hasta el 23 de enero del 2005, habiendo coexistido
con las marcas opositoras durante 10 años, sin que se haya producido
confusión en el mercado.
(ii) Dado que no llegó a presentar la renovación del registro, se vio en la
necesidad de solicitar un nuevo registro, por lo que considera que no
existe inconveniente alguno para que se le otorgue el registro del signo
solicitado.
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