Sentencia nº 001036-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 29 de Abril de 2009
| Fecha de Resolución | 29 de Abril de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 341162-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1036-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 341162-2008
1-31
ACCIONANTE : INVERSIONES KOPRIVA S.A.C.
EMPLAZADA : BLANCA AURORA ZERPA DULANTO
Nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la
Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823 – Mala fe y competencia desleal:
Inexistencia – Riesgo de confusión: Existencia
Lima, veintinueve de abril de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 17 de enero de 2008, Inversiones Kopriva S.A.C. (Perú) solicitó la
nulidad del registro de la marca de producto ALFA RECORDS CO., registrada
a favor de Blanca Aurora Zerpa Dulanto, bajo Certificado Nº 132799, para
distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Consideró lo
siguiente:
(i) Es titular de las marcas RECORD y logotipo (Certificados Nº 21771 y Nº
31336), RECORD SIN MANTENIMIENTO (Certificado Nº 31611),
RECORD MARINER (Certificado Nº 31612), RECORD, LA ENERGIA
QUE NUNCA SE DETIENE (Certificado Nº 35715), POWER RECORD
(Certificado Nº 46640), R RECORD y logotipo (Certificado Nº 50782),
GRUPO RECORD +R- y logotipo (Certificado Nº 88846), que distinguen
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial:
(ii) El registro de la marca materia de nulidad ha sido solicitado de mala fe
por parte de la emplazada, no sólo porque, como todo comerciante
diligente, debió conocer las marcas registradas por su empresa, sino
porque dichas marcas han sido suficientemente difundidas en el Perú.
(iii) La marca materia de nulidad y sus marcas tienen como elemento más
importante la denominación RECORD, además que distinguen los
mismos productos, acumuladores eléctricos (baterías). Por lo tanto, su
coexistencia genera riesgo de confusión en los consumidores, quienes
podrían asumir que los productos pertenecen a una misma empresa,
favoreciendo indebidamente al emplazado con el prestigio de sus marcas.
(iv) Si bien existen registradas en la misma clase otras marcas que contienen
la denominación RECORD, éstas distinguen productos diferentes.
(v) Su marca RECORD es notoriamente conocida en el mercado de baterías
y en el mercado automotriz en general.
Posteriormente, el 5 de febrero de 2008, Inversiones Kopriva S.A.C. presentó
documentos con el fin de acreditar que, con anterioridad a la solicitud de
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registro de la marca materia de nulidad, su marca era ampliamente conocida en
el mercado de baterías. Agregó lo siguiente:
(i) La mala fe queda “apuntalada” por el hecho de que la emplazada se ha
escudado en el carácter común de la palabra RECORDS, para productos
de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial. Sin embargo, tal denominación
no resulta común con relación a baterías, pues sus marcas son las únicas
que poseen el término RECORD, habiendo inducido a error a la Oficina de
Signos Distintivos, con evidente mala fe.
(ii) Otra prueba de la mala fe de la emplazada es que ha empezado a
publicitar baterías con la marca ALFA RECORD, eliminando la letra S y la
partícula CO, mostrando así su verdadera intención, esto es, comercializar
baterías con la conocida marca RECORD.
(iii) Si bien la publicidad del producto ALFA RECORD la hace la empresa
Q’Plast S.A., ésta se encuentra vinculada a la emplazada, pues uno de los
accionistas de aquella empresa (Salomón Victor Quillay Huaman) fue
director de la empresa Plásticos A. S.A. conjuntamente con la emplazada.
(iv) Además, la empresa Q’Plast S.A. mantuvo relaciones comerciales con el
anterior titular de la marca RECORD (Acumuladores Latinoamericanos
S.A.C.), por lo que resulta obvio que la emplazada tenía conocimiento de
la marca RECORD y de todas sus derivadas.
(v) Al respecto, cabe señalar que la empresa Q’Plast S.A. mantenía
relaciones comerciales (año 2005) con la empresa Acumuladores
Latinoamericanos S.A.C., antigua titular de la marca RECORD.
Con fecha 5 de mayo de 2008, Blanca Aurora Zerpa Dulanto (Perú) absolvió el
traslado de la acción manifestando lo siguiente:
(i) No cabe invocar el supuesto de mala fe, toda vez que cuando solicitó el
registro de la marca materia de nulidad, las marcas de la accionante se
encontraban registradas, por lo que no podía apropiarse de ellas ni
impedir su registro.
(ii) El comportamiento contrario a la buena fe se produce cuando un agente
del mercado se aprovecha del tercero que no ha registrado su marca en
el Perú, lo cual no se advierte en el presente caso.
(iii) Además, las marcas de la accionante están conformadas por una
denominación (RECORD) de uso común en el mercado, para distinguir
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, por lo que resulta un
término débil. Si bien las marcas no distinguen propiamente
acumuladores eléctricos, distinguen productos que guardan conexión
competitiva con ellos.
(iv) En ese sentido, es válido que la Oficina de Signos Distintivos le haya
otorgado el registro de la marca ALFA RECORDS CO., ya que no resulta
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