Sentencia nº 002327-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 349982-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2327-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 349982-2008
1-21
SOLICITANTE : FREDY ANÍBAL MEDINA CARNERO
OPOSITORA : TAIZHOU CITY KAITONG MOTORCYCLE CO. LTD.
Mala fe al solicitar un registro: Acreditada – Aplicación del artículo 137 de
la Decisión 486
Lima, seis de octubre de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de abril de 2008, Fredy Aníbal Medina Carnero (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto YIBEN, para distinguir motos y motocicletas
en general, vehículos, repuestos y accesorios de los mismos comprendidos en
la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de junio de 2008, Taizhou City Kaitong Motorcycle Co. Ltd.
formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que:
- Es titular en Estados Unidos de América de la marca YIBEN y logotipo,
que distingue productos de la clase 12 de la Nomenclatura Oficial
(Certificado Nº 3436226). Asimismo, la marca YIBEN y logotipo se
encuentra protegida en distintos países alrededor del mundo.
- El signo solicitado no puede acceder a registro al ser una reproducción
de su marca registrada, ello en aplicación del artículo 7 de la
Convención de Washington y del artículo 6 del Decreto Legislativo 823.
- Su empresa es una de las firmas más reconocidas a nivel mundial, líder
en la fabricación y comercialización de motocicletas, scooters, motores y
generadores, los cuales se distinguen con la marca YIBEN.
- Es evidente que el solicitante estaba en la posibilidad de conocer la
existencia previa de la marca YIBEN de su empresa, pues no sólo tenía
la información disponible de la marca en la página web www.made-in-
china.com, sino principalmente porque al dedicarse a la venta de
productos de la clase 12 goza de información privilegiada respecto a los
diferentes productos que existen en el mercado y que son publicitados a
través de diferentes catálogos. Así, no se puede atribuir a la casualidad
la identidad fonética que existe entre los signos en conflicto, por lo que
queda acreditado que el presente registro ha sido solicitado con mala fe.
- Dada la semejanza entre los signos en cuestión, invoca también la
aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2327-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 349982-2008
2-21
Adjuntó como medios probatorios: i) impresiones de la página web
http://tess2.uspto.gov, correspondiente al registro de la marca YIBEN y logotipo
en Estados Unidos de América y, ii) impresiones de la página web
http://kaitong-motor.fuzing.com.
Con fecha 12 de agosto de 2008, Fredy Anibal Medina Carnero absolvió el
traslado de la oposición señalando que:
- El Estudio Colmenares S.R.L. no ha acreditado las supuestas facultades
de representación otorgadas por la opositora, razón por la que carece de
legitimidad para obrar.
- Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que la opositora ha
manifestado ser titular de la marca YIBEN y logotipo en diversos países,
sin embargo, sólo ha acreditado su titularidad en Estados Unidos de
América.
- Es evidente que Taizhou City Kaitong Motorcycle Manufacture Co. Ltd.
nunca ha tenido interés en registrar la marca YIBEN y logotipo en
nuestro país ni en ningún otro de la Comunidad Andina; por lo tanto, no
puede pretender impedir el registro del signo solicitado al no contar con
legitimidad para obrar.
- Rechaza las afirmaciones de la opositora en cuanto a la supuesta mala
fe de su persona al solicitar el presente registro, pues nunca ha
importado productos de la opositora ni ha mantenido relaciones
comerciales con ella.
- El signo solicitado cumple con todos los requisitos para acceder a
registro.
Con fecha 29 de agosto de 2008, Taizhou City Kaitong Motorcycle Manufacture
Co. Ltd. señaló que:
- Respecto la supuesta falta de representación, debe tenerse en cuenta
que, mediante proveído de fecha 23 de junio de 2008, notificado a su
empresa el 30 de junio de 2008, la Oficina de Signos Distintivos corrió
traslado de la oposición al solicitante y le otorgó a su empresa un plazo
de 60 días hábiles para que presente el poder que acredite las
facultades otorgadas al Estudio Colmenares S.R.L.; así, actualmente, se
encuentra dentro del plazo concedido para cumplir con dicho
requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con el adjuntar el
poder respectivo.
- Su empresa es titular de la marca YIBEN en distintos países en virtud
del Protocolo de Madrid, conforme lo acredita con el Certificado de
Registro Internacional de la OMPI.
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