Sentencia nº 001182-2003/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 29 de Octubre de 2003
| Fecha de Resolución | 29 de Octubre de 2003 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 147043-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1182-2003/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 147043-2002
1-18
SOLICITANTE : TEODORA GAGO DE PRADO
OPONENTE : POLICARPO ALFONSO GILIO DOLORES
Notoriedad de la marca - Principio de especialidad - Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de las clases 18, 25, 28 y 32 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, veintinueve de octubre de dos mil tres
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de marzo del 2002, Teodora Gago de Prado (Perú) solicitó el registro
de la marca de producto WALON, para distinguir néctares, bebidas y zumos de fruta,
gaseosas, aguas minerales, siropes y preparaciones para hacer bebidas, de la clase
32 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 17 de junio del 2002, Policarpo Alfonso Gilio Dolores (Perú) formuló
oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Ser titular de las marcas WALON y figuras, que distinguen productos de las
clases 18, 25 y 28 de la Nomenclatura Oficial, con las cuales el signo
solicitado resulta ser confundible, ya que en los signos predomina la
denominación WALON.
(ii) Su marca constituye una marca fuerte al ser un signo de fantasía creado de
forma original.
(iii) De otorgarse el registro solicitado se estaría diluyendo la fuerza distintiva y
diferenciadora de su marca.
(iv) En 1996 constituyó la sociedad Walon Sport S.A., siendo propietario del 50%
de las acciones y derechos sobre dicha empresa, de la cual es gerente
general, habiendo hecho uso de esa denominación como nombre comercial.
(v) Su marca WALON (debió decir WALON y figura) es notoriamente conocida
para los consumidores de artículos vinculados al deporte, siendo que su
marca promociona equipos de fútbol de primera división e incluso la selección
peruana de fútbol, lo que implica una fuerte inversión en publicidad.
(vi) Si bien el signo solicitado pretende distinguir néctares, bebidas gaseosas y
aguas minerales, estos productos guardan estrecha relación con los
productos que distinguen sus marcas, ya que están dirigidos mayormente a
deportistas, ámbito en el cual ha realizado toda la publicidad de su marca
WALON y figura.
(vii) Las marcas de gaseosas y cervezas también promocionan equipos
profesionales del deporte en general, por lo que la solicitante pretende
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beneficiarse de la publicidad que ellos realizan en los uniformes oficiales de
los equipos, pero sin pagar ningún derecho.
(viii) La solicitante pretende aprovecharse del prestigio y renombre de su marca
WALON y figura.
(ix) Adjuntó diversos documentos a efectos de acreditar sus argumentos.
Posteriormente, adjuntó copia del comprobante de información registrada del
Registro Único de Contribuyentes de su empresa y copia de facturas con el fin de
acreditar el uso de su nombre comercial.
Con fecha 28 de junio del 2002, Teodora Gago de Prado absolvió el traslado de la
oposición manifestando ser titular de la marca WALON FRUTT’S y etiqueta, que
distingue productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial, siendo que el signo
solicitado no es más que una derivación de dicha marca registrada. Indicó que no se
ha acreditado la notoriedad de la marca WALON y figura del opositor. Señaló que los
signos en conflicto distinguen productos de distinta naturaleza, estando dirigidos a
un diferente mercado.
Mediante Resolución N° 8933-2003/OSD-INDECOPI de fecha 31 de julio del 2003, la
Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el registro del
signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Los medios probatorios presentados por el opositor no logran acreditar la
supuesta notoriedad de la marca WALON y figura, no habiéndose demostrado
un nivel de comercialización elevado por encima de las demás marcas que se
comercializan en el mercado.
(ii) El opositor ha acreditado venir utilizando la denominación WALON como
nombre comercial, para identificar actividades económicas relacionadas con
la fabricación y confección de prendas de vestir deportivas desde el 1° de
marzo de 1997.
(iii) Si bien el signo solicitado es fonética y gráficamente semejante a las marcas
registradas y nombre comercial del opositor, los productos que pretende
distinguir el signo solicitado no guardan vinculación con los productos que
distinguen las marcas registradas WALON y figuras, ni con las actividades
económicas que identifica el nombre comercial WALON, toda vez que se trata
de productos de distinta naturaleza, que están dirigidos a diferentes sectores
de consumidores, siendo los canales de distribución y/o prestación distintos.
En efecto, por un lado se trata de bebidas no alcohólicas destinadas a la
alimentación humana, y por el otro, de prendas de vestir deportivas, artículos
de deportivos y artículos de cuero.
(iv) Si bien el opositor alega mala fe por parte de la solicitante, tal supuesto no ha
sido acreditado, debiendo precisarse que el hecho de solicitar el registro de
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