Sentencia nº 000556-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 2 de Mayo de 2006
| Fecha de Resolución | 2 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 213830-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0556-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 213830-2004
1-41
ACCIONANTE : CADBURY ADAMS USA LLC.
EMPLAZADOS : SUPER DE ALIMENTOS S.A.
REPRESENTACIONES PINOS CORDERO S.A.C.
Infracción a los derechos de propiedad industrial: Inexistencia - Actos de
competencia desleal - Confusión y Aprovechamiento de la reputación
ajena: Existencia - Determinación de las sanciones – Entorpecimiento de
diligencia de inspección.
Lima, dos de mayo del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 28 de junio del 2004, Cadbury Adams USA LLC. (Estados Unidos de
América) interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad
industrial contra Super de Alimentos S.A. y Representaciones Pinos Cordero
S.A.C. (Perú), por el uso del símbolo sin contar con registro, por infracción a
los derechos de propiedad industrial e infracción a los artículos 8 y 14 del
Decreto Ley 26122, en contra de su legítimo derecho al uso exclusivo de sus
marcas, etiquetas, envases y medios de identificación en el mercado. Manifestó
lo siguiente:
(i) Es titular de las marcas de producto TRIDENT WHITE y empaque
(certificado 95252) y TRIDENT (certificado Nº 88203). Asimismo, ha
solicitado el registro de las marcas figura de un diente (expediente Nº
205162-2004) y TRIDENT y empaque.
(ii) A través de su sucursal peruana, Cadbury Adams Perú S.A., su empresa
importa, distribuye y comercializa gomas de mascar identificadas con su
marca TRIDENT en empaques de color azul, con una etiqueta que
contiene:
- Fondo de color azulino.
- La denominación TRIDENT escrita en letras negras con marcado
fondo blanco.
- Línea roja debajo de la marca principal.
- La frase “goma de mascar sin azúcar” escrito en letras amarillas
sobre la franja roja.
- La imagen de un diente sonriente sobre la franja roja y el fondo
azulino.
(iii) Mediante expediente Nº 191327-2003, la empresa Super de Alimentos
S.A. solicitó el registro de la marca BIGGIS en la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial, solicitud que fue denegada por la Oficina de
Signos Distintivos. Sin embargo, el producto BIGGIS se comercializa en
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el mercado peruano con la indicación como si la marca estuviera
registrada, lo que constituye una infracción al derecho de marcas
contemplada en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo 823.
(iv) Las emplazadas son responsables de la comercialización del producto
BIGGIS, en empaque individual y caja de 80 unidades, lo que vulnera los
derechos de propiedad industrial de su empresa y constituye un acto
desleal en el mercado, pues emplea e imita una presentación (medio de
identificación en el mercado) que contiene los mismos elementos que
utiliza su producto TRIDENT.
(v) El público consumidor y los distribuidores confunden el producto BIGGIS
como si fuera un producto proveniente de su empresa o vinculado a su
marca TRIDENT, pues utiliza los mismos colores y elementos en
idéntica distribución. El riesgo de confusión a que se verán expuestos
los consumidores respecto a la procedencia empresarial es suficiente
para determinar la deslealtad de una práctica. Además, se considera
desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el
empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de
identificación que en el mercado se asocien a un tercero.
(vi) Ha invertido tiempo, dinero, creatividad y esfuerzo en posicionar su
producto y marca en el mercado peruano. La goma de mascar
identificada con su marca TRIDENT ocupa un lugar preferencial dentro
del consumo nacional de gomas de mascar de menta. En ese sentido,
las emplazadas intentan obtener un beneficio desleal e ilegítimo al
introducir en el mercado peruano un producto que imita la presentación
de TRIDENT, produciéndose un riesgo de confusión inminente.
(vii) Los signos presentan las siguientes características:
Goma de mascar TRIDENT Goma de mascar BIGGIS
Presentación en el mercado en
cajas de cartón conteniendo
paquetes individuales, así como
cada envoltura individua
l,
presentación pillow pack:
- Fondo color azulino.
-
La denominación TRIDENT
escrita en letras negras con
fondo blanco.
-
Línea roja debajo de la
marca principal.
-
La frase “goma de mascar
sin azúcar” escrita en letras
amarillas sobre la franja
roja.
-
La imagen d
e un diente
Presentación en el mercado en
cajas de cartón conteniendo
paquetes individuales, así como
cada envoltura individual,
presentación pillow pack:
- Fondo color azulino.
-
La denominación BIGGIS
escri
ta en letras de borde
negro con fondo blanco.
-
Línea roja debajo de la
marca principal.
-
La frase “sin azúcar” escrita
en letras amarillas sobre la
franja roja.
-
La imagen de un diente
sonriente sobre la franja roja
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sonriente sobre la franja
roja y el fondo azulino.
y el fondo azulino.
(viii) Si bien las presentaciones tienen denominaciones diferentes, las
emplazadas han puesto en el mercado un producto que imita la
presentación global del producto TRIDENT, copiando todos y cada uno
de los elementos, lo que constituye una práctica comercial desleal.
(ix) Adicionalmente, el término BIGGIS podría ser interpretado como “más
grande/de mayor tamaño”, al ser la traducción del término big, por lo que
no ostenta mayor distintividad.
(x) Las normas de propiedad intelectual, así como las normas de
competencia protegen el trade dress o presentación del producto en el
mercado, por lo que no es leal que la empresa intente competir en el
mercado aprovechándose del prestigio y reconocimiento que posee su
marca TRIDENT en el Perú, copiando elementos, ubicación, colores y la
impresión general del empaque.
(xi) Las emplazadas al fabricar, importar y comercializar el producto están
colisionando con los derechos exclusivos de su empresa, infringiendo la
ley y compitiendo deslealmente en el mercado peruano.
(xii) Adjunta en calidad de confidencial, en un sobre cerrado, el Informe de
Auditoría de producto respecto de gomas de mascar, en el cual se
aprecia que su empresa es líder en el mercado nacional.
(xiii) Solicita que se ordenen las medidas cautelares siguientes:
- Comiso y/o inmovilización de los productos, empaques individuales,
cajas, presentaciones y todo tipo de material impreso con el signo
infractor.
- Prohibir a la empresa Super de Alimentos S.A. que continúe con la
fabricación y comercialización del producto BIGGIS sin azúcar en su
presentación de empaque azul, el cual resulta confundible con los
empaques y presentación del producto TRIDENT-menta goma de
mascar sin azúcar de su empresa.
- Prohibir a la empresa Representaciones Pinos Cordero S.A.C. que
continúe con la importación y distribución del producto BIGGIS sin
azúcar en su presentación de empaque azul, el cual resulta
confundible con los empaques y presentación del producto
TRIDENT-menta goma de mascar sin azúcar de su empresa.
- Suspender la importación de todo producto o material infractor,
enviando los oficios respectivos a ADUANAS.
- Se realice una visita inspectiva en los locales de las emplazadas
- Se ordene la publicación de la resolución condenatoria a costo de la
empresa infractora.
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