Sentencia nº 002463-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 28 de Noviembre de 2007
| Fecha de Resolución | 28 de Noviembre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 263283-2005/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2463-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 263283-2005
1-44
SOLICITANTE : HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
OPOSITORA : APPLE INC. (antes APPLE COMPUTER, INC.)
Notoriedad de una marca: No acreditada – Riesgo de confusión entre un
signo que pretende distinguir servicios de la clase 39 de la Nomenclatura
Oficial y marcas registradas que distinguen productos de la clase 9 y
servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Nulidad
de Resolución de Primera Instancia – Aplicación del artículo 217.2 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General – Grupo económico
Lima, veintiocho de noviembre del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de diciembre del 2005, Hipermercados Tottus S.A. (Perú) solicitó
el registro de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la
denominación TOTTUS HIPERMERCADO escrita en letras características, al
extremo izquierdo se aprecia la figura estilizada de una manzana, todo en la
combinación de colores verde y negro; conforme al modelo, para distinguir
servicios de transporte de pasajeros, mercancías, documentos, valores y todo
tipo de productos por cualquier medio; asistencia en caso de avería de
vehículos; agencia de turismo; organización de cruceros, excursiones y viajes;
servicios de información relativas a los viajes por medio de una red global de
computación; servicios de agencia de viajes; servicios de boletines o tablas
electrónicas en relación con información de viajes; reservas para los viajes,
visitas turísticas; acompañamiento de viajeros; asesorías, consultas e
informaciones, por cualquier medio, en materia de turismo y viajes;
almacenamiento, bodegaje, empaque, embalaje, carga, descarga y distribución
por cualquier medio de todo tipo de productos, mercancías, documentos y
valores, de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 6 de julio del 2006, Apple Computer, Inc. (Estados Unidos de
América) formuló oposición invocando la aplicación del artículo 7 de la
Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de
Washington, los artículos 134, 136 inciso a), 155 inciso e) y 226 de la Decisión
486. Manifestó lo siguiente:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2463-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 263283-2005
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(i) Su empresa es titular en el Perú de las siguientes marcas:
Signo Certificado Clase
N° 52962 09
N° 41210 09
N° 30972 42
(ii) Además, ha solicitado el registro
1
de las siguientes marcas:
Signo Expediente Clase
N° 265315-2006 09
N° 265316-2006 25
N° 265317-2006 28
N° 265318-2006 35
(iii) Asimismo, su empresa es titular de la marca constituida por la figura de
una manzana en diversas clases en países de la Comunidad Andina y
en Estados Unidos de América (en las clases 18, 20, 36, 37, 38, 40 y
otras).
1
Con fecha 6 de enero del 2006.
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(iv) El nombre de su empresa, así como su marca APPLE y las figuras de
manzana, respecto de las cuales el signo solicitado constituye la
imitación, son notoriamente conocidas a nivel nacional y mundial, razón
por la que, de otorgarse el registro del signo solicitado, se produciría la
dilución de la fuerza distintiva de sus marcas notoriamente conocidas.
(v) El signo solicitado es casi idéntico y por tanto confundible con sus
marcas registradas y solicitadas, siendo la única diferencia entre ellas
que, en el signo solicitado, la figura de la manzana está completa,
mientras que en sus marcas tienen una mordida en el lado derecho, lo
cual no las hace suficientemente distintas.
(vi) Resulta aplicable al presente caso el artículo 7 de la Convención de
Washington al haberse acreditado que su marca constituida por la figura
de manzana goza de protección legal anterior al signo solicitado al
encontrarse registrada en Estados Unidos de América y el Perú, entre
otros países; el signo solicitado es casi idéntico a su marca constituida
por la figura de manzana; su marca está actualmente en uso en diversos
países y es notoriamente conocida en el mercado nacional e
internacional, por lo que la solicitante no puede alegar desconocimiento
de su existencia; el signo solicitado y su marca registrada en Estados
Unidos bajo certificado N° 2,926,853 distinguen servicios de la clase 39.
En atención a lo anterior, el signo solicitado debe ser denegado.
Adjuntó copia de diversos medios probatorios a fin de acreditar sus
argumentos.
Con fecha 20 de julio del 2006, Apple Computer, Inc. manifestó – a solicitud de
la Oficina de Signos Distintivos – lo siguiente:
(i) Basa su oposición andina en los siguientes registros y solicitudes de
registro:
Certificado / Solicitud - Clase País
Certificado / Solicitud - Clase
País
Certificado N° 190226 (clase 09) Colombia
Certificado N° 147.298 (clases 09 y 21)
Venezuela
Certificado N° 266988 (clase 09) Colombia
Solicitud N° 3403-84 (clase 09) Ecuador
Certificado N° 266385 (clase 38) Colombia
Solicitud N° 1277-80 (clase 09) Ecuador
Certificado N° 265702 (clase 42) Colombia
Certificado N° 43224-C (clase 09) Bolivia
Solicitud N° 06000458 (clase 25) Colombia
Certificado N° 45988 (clase 09) Bolivia
Solicitud N° 06000459 (clase 28) Colombia
Certificado N° 930 (clase 09) Bolivia
Solicitud N° 06000462 (clase 35) Colombia
Solicitud N° 7360-2002 (clase 42) Venezuela
Certificado N° 132435 (clase 09) Venezuela
Solicitud N° 4277-2002 (clase 38) Venezuela
Certificado N° 132.435F (clases 09 y 21) Venezuela
Certificado N° 124.847F (clase 16) Venezuela
Certificado N° 145469 (clase 39) Venezuela
Certificado N° 122.559 (clase 09) Venezuela
(ii) A fin de demostrar su interés real en el mercado peruano, señaló que ya
ha presentado copia de los certificados N° 52962, 41210, 30972 (clases
9 y 42) y de las solicitudes N° 265315, 265316, 265317 y 265318 (clases
9, 25, 28 y 35).
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