Sentencia nº 001076-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 4 de Octubre de 2005
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 142987-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1076-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 142987-2002
1-25
SOLICITANTE : MITSUI MAQUINARIAS PERÚ S.A.
OPOSITORA : NISSAN MAQUINARIAS S.A.
Registro de nombre comercial – Notoriedad de nombre comercial registrado:
Acreditada – Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del
prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que
distinguen actividades económicas relacionadas a servicios de la clase 37 de
la Nomenclatura Oficial: Existencia
Lima, cuatro de octubre del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de enero del 2002, Mitsui Maquinarias Perú S.A. (Perú) solicitó el
registro del nombre comercial MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A., para distinguir
actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de
mantenimiento y reparación de maquinarias; alquiler de excavadoras, máquinas
para la construcción y maquinarias en general, de la clase 37 de la Nomenclatura
Oficial. Señaló como fecha de primer uso el 25 de agosto del 2001.
Con fecha 8 de julio del 2002, Nissan Maquinarias S.A. (Perú) formuló oposición al
registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular del nombre comercial MAQUINARIAS y logotipo constituido por
letras características en color azul y el diseño del mapa del Perú dentro de un
círculo de color rojo, en las clases 12, 35 y 37 de la Nomenclatura Oficial.
Dicho nombre comercial identifica a su empresa desde hace 46 años.
(ii) Su nombre comercial tiene la calidad de notoriamente conocido, por lo que
merece una protección ampliada a fin de evitar que se configure un perjuicio
para su empresa.
(iii) Maquinarias S.A. fue una sociedad anónima que se constituyó en el año
1957, la cual durante 40 años fue distribuidora exclusiva de los productos
identificados con la marca notoria NISSAN, importando dichos vehículos y
sus repuestos, a través de una red de concesionarios autorizados, a nivel
nacional.
(iv) En el año 1966 se constituye Nissan Motor Del Perú S.A., la cual se dedicaría
al ensamblaje de vehículos NISSAN; los accionistas de esta sociedad eran
Nissan Motor Corp., Marubeni Corporation y Maquinarias S.A.
(v) Posteriormente, la empresa Pre Entrega S.A., vinculada al grupo, cambia su
denominación por la de Nissan Maquinarias S.A. y, con fecha 11 de
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noviembre de 1996, absorbe por fusión a Nissan Motor del Perú S.A. y
Maquinarias S.A.
(vi) En la actualidad, su empresa cuenta con representación a través de su red de
concesionarios y talleres de servicio en casi todos los departamentos del
Perú, atendiendo directamente los servicios de talleres y repuestos en
Chiclayo, Piura y Huancayo. Desde el año 1993, inicia la distribución de
equipos CASE.
(vii) El nombre comercial MAQUINARIAS S.A. y logotipo es entendido por los
consumidores como MAQUINARIAS PERÚ y ha sido ininterrumpidamente
utilizado desde el año 1956; razón por la cual no sólo tiene un derecho
vigente y actual sobre dicho signo en las clases 12, 35 y 37 de la
Nomenclatura Oficial, sino que además posee derechos sobre el referido
signo para distinguir máquinas y equipos para la industria, de la clase 7 de la
Nomenclatura Oficial.
(viii) La confusión entre el signo solicitado y su nombre comercial está dada por el
hecho de que las actividades económicas que distinguen, están relacionadas
y, además, porque MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. es gráfica, fonética y
conceptualmente semejante a MAQUINARIAS y logotipo, lo que genera un
riesgo de asociación entre ambos.
(ix) El hecho de que el signo solicitado incluya el vocablo MITSUI no le otorga
una aptitud como para evitar el riesgo de asociación entre los signos en
cuestión.
Adjuntó diversos medios probatorios como anuncios publicitarios en revistas y
periódicos, facturas y contratos de publicidad celebrados con diversos medios de
comunicación radial y televisiva, contratos de arrendamiento de paneles
publicitarios, entre otros, los cuales obran en el expediente N° 142986-2002.
Con fecha 15 de agosto del 2002, Mitsui Maquinarias Perú S.A. absolvió el traslado
de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) La denominación social Mitsui Maquinarias Perú S.A. fue adoptada por su
empresa mediante Escritura Pública del 15 de julio del 2000, por lo que el
nombre comercial solicitado está conformado por su denominación social.
(ii) En octubre del 2000, Nissan Maquinarias S.A. demandó a su empresa ante el
Poder Judicial a fin de que modifique su denominación social, siendo los
fundamentos de dicha demanda los mismos en que sustenta su oposición en
el presente procedimiento. Dicha demanda fue declarada infundada en todos
sus extremos obligando a Nissan Maquinarias S.A. al pago de las costas y
costos del proceso. Dicha sentencia se sustentó en el hecho de que la
palabra MAQUINARIAS es una denominación genérica y, por consiguiente,
sobre ella no pueden existir derechos exclusivos.
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