Sentencia nº 000728-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Julio de 2005
| Fecha de Resolución | 6 de Julio de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 172840-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0728-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 172840-2003
1-23
ACCIONANTE : IMPORTADORA SHANGHAI SOUTH AMERICA TRADING
CORPORATION LIMITADA
EMPLAZADA : IMPORTACIONES CARMELITA DEL NORTE E.I.R.L.
Nulidad de registro de marca obtenida al amparo de la Decisión 486 - Mala fe en
la presentación de la solicitud
Lima, seis de julio del dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 7 de febrero del 2003, Importadora Shanghai South America Trading
Corporation Limitada (Perú) solicitó la nulidad del certificado de registro Nº 83405,
correspondiente a la marca IDEAL BATTERY y logotipo, que distingue pilas y baterías,
de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, registrada a favor de Importaciones Carmelita
del Norte E.I.R.L. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca IDEAL y logotipo, que distingue baterías y pilas, registrada
en Chile, inscrita bajo certificado Nº 450.779, concedida con fecha 28 de
setiembre de 1995. Asimismo, es titular de la marca IDEAL (debió decir IDEAL
BATTERY y logotipo), inscrita bajo certificado Nº 86148, solicitada con
anterioridad a la marca cuya nulidad pretende.
(ii) El signo registrado a favor de la emplazada, inscrito bajo certificado Nº 83405,
es idéntico a su marca registrada, por lo que constituye una copia servil.
(iii) La emplazada conocía con anterioridad que la marca IDEAL que identifica pilas
y baterías era ajena y pertenecía a su empresa, ya que ha sido su cliente, pues
le ha comprado pilas y baterías marca IDEAL desde hace muchos años, siendo
de aplicación lo establecido en el artículo 172 de la Decisión 486.
(iv) Las facturas presentadas como medios probatorios demuestran que la
emplazada compraba pilas y baterías con la marca IDEAL a su empresa desde
el año 1994, por lo que desde que solicitó y registró la marca en el Perú tenía
mala fe, ya que era cliente regular del legítimo titular.
(v) Invocó la aplicación de los artículos 172 y 136 inciso d) de la Decisión 486.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 10 de febrero del 2003, Importadora Shanghai South America Trading
Corporation Limitada presentó medios probatorios.
Con fecha 13 de mayo del 2003, Importaciones Carmelita del Norte E.I.R.L. absolvió el
traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0728-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 172840-2003
2-23
(i) No es de aplicación el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, toda vez que la
marca IDEAL y logotipo fue otorgada en Chile, y la disposición legal regula
situaciones de propiedad industrial para el territorio nacional y para los
Miembros de la Comunidad Andina. Además, la marca no goza de notoriedad
para que tenga protección sin necesidad de registro.
(ii) La marca IDEAL (debió decir IDEAL BATTERY y logotipo), inscrita bajo
certificado Nº 86148, se encuentra registrada a favor de Shi Peng, persona
distinta a la accionante.
(iii) No se ha tenido en consideración que la solicitud de registro de su marca fue
realizada en ejercicio del derecho preferente por haber obtenido la cancelación
por falta de uso de la marca IDEAL, registrada a favor de Ideal Industries Inc.
(certificado Nº 22808), que distinguía todos los productos comprendidos en la
clase 9 de la Nomenclatura Oficial, por lo que la fecha de presentación se
retrotrae a la fecha de la solicitud de cancelación, es decir, el 4 de mayo del
2001.
(iv) No existe mala fe en su registro, ya que lo obtuvo en base a un procedimiento
legal.
(v) La accionante señala que ha comercializado productos con la marca IDEAL en
el mercado peruano adjuntando copias de facturas de reexpedición emitidas en
Chile, documentos que no tienen valor probatorio, ya que no se trata de
documentos consulares sino copias de las cuales no se puede determinar su
autenticidad. Además, las Declaraciones Únicas de Aduanas no tienen valor
probatorio, ya que no son copias autenticadas o legalizadas, son copias simples
de las cuales tampoco se puede determinar su autenticidad.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 23 de mayo del 2003, Importaciones Shanghai South America Trading
Corporation Limitada señaló lo siguiente:
(i) Conforme se aprecia del Contrato de transferencia de fecha 3 de febrero del
2003, Shi Peng Lu le transfirió la marca IDEAL BATTERY y logotipo, por lo que
en la actualidad su empresa es la legítima propietaria de la marca.
(ii) Si bien el artículo 168 de la Decisión 486 establece el derecho preferente al
registro, debe tenerse en cuenta que el artículo 6 del Decreto Legislativo 823
impone la carga de no reconocer la prelación a aquel solicitante que obró sin
buena fe.
(iii) La marca registrada a favor de la emplazada difiere sustancialmente de la
marca IDEAL que fue cancelada por falta de uso, siendo más bien idéntica a su
marca IDEAL y logotipo (debió decir IDEAL BATTERY y logotipo) registrada en
Chile.
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