Sentencia nº 000178-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 8 de Febrero de 2006
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 193427-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0178-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193427-2003
1-20
SOLICITANTE : CONSORCIO COMEX, S.A. DE C.V
OPOSITORAS : - LÁPICES Y CONEXOS S.A.
- LRC PRODUCTS LIMITED
Notoriedad de la marca: No acreditada – Principio de especialidad –
Riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de las clases
2, 5 y 10 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, ocho de febrero del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 20 de octubre de 2003, Consorcio Comex, S.A. de C.V (México)
solicitó el registro de la marca de producto DUREX MASTER, para distinguir
aceites anticorrosivos; aceites contra la herrumbre (antioxidantes); aceites para
la conservación de la madera; adelgazadores de pinturas; aditivos para
pinturas y barnices, aglutinantes para pinturas; colores de anilina; anilinas,
colores, tintes para apresto; pinturas anticorrosivas; productos anticorrosivos;
pinturas antioxidantes; apresto para pintar paredes; barnices; barnices al
alcohol; barnices de asfalto; bases para la preparación de colores para
esmaltes; colorantes; colores; colores cerámicos; colores para apresto; colores
para pintar; colores y colorantes para templar; diluyentes para: colores, lacas,
pinturas; dorados; enlucidos para la madera (pinturas); enlucidos (pinturas);
enlucidos que sean pinturas para la protección de techumbres; esmaltes;
esmalte, color-laca; esmaltes para la pintura; esmaltes vinílicos; esmaltes y
pastas anticorrosivas; fijadores de barnices; gomas de guta para pinturas;
gomas de resinas; gomas-lacas; grasas contra herrumbre; lacas; maderas
colorantes; extractos de maderas colorantes; maderas para teñir; materiales
para decolorar la cera; materias colorantes; materias tintóreas; minio; oro
brillante para pinturas de esmalte; pigmentos; pigmentos anhídridos titánicos;
pigmentos-emulsiones de plata; pigmento gris de zinc; pinturas; pinturas al
temple para muros; pinturas bactericidas; pinturas de aluminio; pinturas
ignífugas; pinturas para cemento; pinturas vinílicas; polvos de aluminio para la
pintura; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la
madera; productos para la conservación de la madera; recubrimientos
(pinturas); revestimientos de protección para chasis de vehículos; tintes; tintes
al aceite para la madera; tintes al alcohol para la madera; tintes para madera;
recubrimientos anticorrosivos, selladores vinílicos o para pinturas, de la clase 2
de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 12 de diciembre del 2003, Lápices y Conexos S.A. (Perú) formuló
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0178-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193427-2003
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oposición a la solicitud de registro manifestando ser titular de la marca MASTER,
que distingue productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, a la cual el signo
solicitado resulta ser gráfica y fonéticamente confundible, ya que comprende
íntegramente a su marca registrada, además que distinguen los mismos
productos. Precisó que si bien el signo solicitado presenta el término DUREX, el
mismo es evocativo de duro, siendo su elemento relevante la denominación
MASTER. Posteriormente, indicó ser titular de las marcas MASTER COLOR y
MASTER LAC, que también distinguen productos de la clase 2 de la
Nomenclatura Oficial, lo cual implica que es titular de una familia de marcas sobre
la base del término MASTER. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso
de autos.
Con fecha 16 de enero del 2004, Consorcio Comex, S.A. de C.V. absolvió el
traslado de la oposición formulada por Lápices y Conexos S.A., manifestando
lo siguiente:
(i) Los signos en cuestión son fonética y gráficamente distintos, ya que
presentan un diferente número de sílabas y letras, además que el signo
solicitado se inicia con el término DUREX, el cual no se encuentra
presente en la marca registrada.
(ii) La denominación DUREX del signo solicitado será lo que más recuerde
el consumidor, debido a su ubicación y al hecho de que finaliza en la
letra X, poco frecuente en el idioma español.
(iii) El término DUREX en el signo solicitado evoca a lo duro o a la dureza, lo
que coadyuva a diferenciarlo conceptualmente de la marca MASTER.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso de autos. Posteriormente,
indicó que en la clase 2 de la Nomenclatura Oficial existen registradas diversas
marcas, a favor de terceros, que incluyen la denominación MASTER.
Con fecha 13 de enero del 2004, LRC Products Limited (Reino Unido) formuló
oposición a la solicitud de registro manifestando lo siguiente:
(i) Ser titular de las marcas DUREX, DUREX y diseño y DUREX GOLD,
que distinguen productos de las clases 5 y 10 de la Nomenclatura
Oficial.
(ii) Las marcas registradas constituyen marcas notoriamente conocidas,
debido a la reputación ganada en el mercado peruano e internacional y a
su uso público y constante a través de la comercialización. Adjuntó copia
de páginas web conteniendo información respecto a la publicidad de la
que son objeto sus marcas.
(iii) El signo solicitado y las marcas registradas no podrían coexistir
pacíficamente en el mercado peruano, dadas las semejanzas entre ellos,
siendo que el público consumidor podría creer erróneamente que el
signo solicitado constituye una variación o una nueva presentación de
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