Sentencia nº 002595-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 23 de Octubre de 2008
| Fecha de Resolución | 23 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 273010-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2595-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°272010-2006
1-16
SOLICITANTE : UCISA S.A.
OPOSITORA : ADMINISTRADORA DE MARCAS RD, S. DE R.L.
DE C.V.
Notoriedad de marca de la opositora: Inexistencia – Examen de
registrabilidad
Lima, veintitrés de octubre de dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de marzo de 2006, Ucisa S.A. (Perú) solicitó el registro de la
marca de producto CLAROL, para distinguir manteca, mantequilla, margarina,
grasas y aceites comestibles, de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 7 de junio de 2006, Administradora de Marcas RD, S. de R.L. de
C.V. (México) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es subsidiaria de la empresa America Movil, la cual se
encuentra encargada de administrar las marcas del grupo AMERICA
MOVIL.
(ii) Su oposición se ampara en las marcas CLARO, registradas bajo
Certificados Nº 115788 y Nº 41110, así como en la marca CLARO y
diseño, registrada bajo Certificado Nº 41116, que distinguen servicios de
la clase 38 y productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
(iii) La marca CLARO goza de la calidad de notoriamente conocida, debido a
su extenso grado de conocimiento entre el público consumidor sea o no
del mercado de las telecomunicaciones, gracias a la amplia difusión de
dicha marca en el territorio nacional. Al respecto, se advierte que dicha
notoriedad ha sido acreditada en el Expediente Nº 257450-2005.
(iv) Existe similitud a nivel fonético, gráfico y conceptual entre los signos, toda
vez que las denominaciones resultan casi idénticas, diferenciándose
únicamente por la letra L al final del signo solicitado (CLA-RO/CLA-ROL).
Asimismo, los signos comparten las mismas vocales, dispuestas en el
mismo orden.
(v) Conceptualmente, los signos evocan el mismo significado, esto es, limpio,
puro, transparente, terso, a pesar que el signo solicitado contenga una
letra L en su conformación. Por lo expuesto, los signos en conflicto
causarán confusión en el público consumidor.
(vi) La confusión sería indirecta, mas aún si se tiene en cuenta que se
encuentran registradas la marca CLARO y variaciones en distintas clases.
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(vii) Es titular de una familia de marcas, toda vez que es titular de diversos
registros y solicitudes que contienen el término CLARO. Por lo tanto, el
consumidor creerá que el signo solicitado pertenece a su familia de
marcas.
Alegó la aplicación de los artículos 136 incisos a) y h). Ofreció los medios
probatorios que obran en el Expediente Nº 257450-2005. Posteriormente,
adjuntó medios probatorios.
Con fecha 17 de julio de 2006, Ucisa S.A. absolvió el traslado de la oposición
manifestando lo siguiente:
(i) La marca CLARO es conocida única y exclusivamente por los servicios de
telecomunicaciones, no habiendo acreditado la condición de notoriamente
conocida, mientras que el signo solicitado se encuentra destinado a
distinguir mantequilla, manteca, aceites y grasas comestibles, es decir, los
signos poseen un mercado diferente, con características disímiles a la
marca registrada.
(ii) El público consumidor no tendrá por qué pensar que ambos signos son
brindados por la empresa opositora, toda vez que los canales de
distribución de los productos son distintos.
(iii) Los canales de distribución entre la marca registrada y el signo solicitado
son diferentes, mientras que el primero se ofrece en ambientes
especialmente, el segundo se expenden en bodegas, principalmente.
(iv) No existe posibilidad de confusión en el público consumidor, toda vez que,
de ninguna manera se podría asociar a los signos como provenientes de
un mismo origen empresarial.
Mediante Resolución Nº 2597-2008/OSD-INDECOPI de fecha 26 de febrero de
2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición y otorgó el
registro solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) Las pruebas adjuntadas no han logrado demostrar que la marca CLARO
goce de la calidad de notoriamente conocida, por lo que no resulta de
aplicación el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(ii) El término CLARO forma parte de manera relevante de diversas marcas
registradas a nombre de la opositora. Asimismo, dicho término tiene
fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial de servicios
de telecomunicaciones, por lo que se dan los supuestos para establecer
la existencia de una familia de marcas a favor de la opositora, por lo que
resulta de aplicación el artículo 131 inciso e) del Decreto Legislativo 823.
(iii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado y los productos y
servicios que distinguen las marcas sustento de la oposición (clases 16 y
38), difieren en cuanto a su naturaleza y finalidad, teniendo distintos
canales de comercialización. Por lo tanto, no existe vinculación ente los
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