Sentencia nº 000838-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 14 de Abril de 2010
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 635-2009/DIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0838-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 635-2008/OIN
1-56
ACCIONANTE : EL PALACIO DE LAS MALETAS E.I.R.L.
EMPLAZADO : WILBER JAVIER VILLEGAS ESPINOZA
Nulidad de registro de diseño industrial: Fundada – Requisito de novedad
Lima, catorce de abril de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de abril de 2008, El Palacio de las Maletas E.I.R.L. (Perú) solicitó
la nulidad del registro del diseño industrial MALETÍN, concedido a favor de
Wilber Javier Villegas Espinoza, bajo Título Nº 1928. Manifestó lo siguiente:
- El registro de diseño industrial MALETIN fue concedido mediante Resolución
Nº 141-2008/OIN-INDECOPI de fecha 31 de enero de 2008, a favor de
Wilber Javier Villegas Espinoza; sin embargo, dicho registro fue otorgado en
base a datos inexactos proporcionados por el titular del diseño cuestionado,
así como en contravención de lo dispuesto en la legislación vigente, que
establece que se otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que
éstas sean nuevas.
- El titular del diseño industrial cuestionado indicó en el procedimiento de
solicitud de registro del referido diseño, que lo solicitado era novedoso, y que
no se encontraba dentro del estado de la técnica; sin embargo, ello no es
correcto, toda vez que el diseño cuestionado no era novedoso, ya que lo
solicitado sí se encontraba dentro del estado de la técnica, por lo que el
diseño en cuestión no era susceptible de acceder a registro.
- Desde el 20 de agosto del año 2006, la empresa Shangai Conwood
International Co., Ltd. viene fabricando la maleta AIRLINER Style 1848, por
encargo de la empresa Morel S.A., quien se encarga de la comercialización
de dichas maletas; siendo que éstas presentan las mismas características
que aquellas que presenta la maleta que conforma el diseño industrial
materia de la presente acción de nulidad.
- Las maletas AIRLINER Style 1848 han sido fabricadas por la empresa
Shangai Conwood International Co., Ltd., conforme se desprende de la copia
legalizada del Certificado Nº CCPIT 052232033, correspondiente al
Certificado de Origen de la República Popular de China, de fecha 20 de
agosto de 2006, expedido a favor de dicha empresa. El documento en
cuestión acredita en forma suficiente que el diseño industrial cuestionado
carece de novedad, al encontrarse dentro del estado de la técnica desde el
20 de agosto de 2006.
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- La maleta AIRLINER Style 1848 - que presenta las mismas características
que aquellas que se encuentran presentes en el diseño de MALETÍN, materia
de la presente acción de nulidad – ha venido siendo enviada desde la
República Popular China hacia Panamá desde el año 2006; siendo que,
desde antes del 15 de junio de 2007 (debió decir 24 de julio de 2007) (fecha
de presentación de la solicitud de registro del diseño industrial cuestionado),
el diseño de maletín se encontraba en el estado de la técnica. Por lo anterior,
es posible determinar que, al momento en que se presentó la solicitud del
diseño industrial cuestionado, había transcurrido casi 1 año desde que el
diseño de maletín se venía comercializando en Panamá, así como en otros
países de Latinoamérica, inclusive, en el Perú, por parte de su empresa.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en autos. Asimismo, adjuntó
medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto1.
1 Al respecto, El Palacio de las Maletas E.I.R.L. adjuntó los siguientes medios probatorios:
- Copia legalizada del Certificado de Origen de la República Popular de China Nº CCPIT 052232033 de
fecha 20 de agosto de 2006, en el c ual se aprecia un diseño de maletín Style 1848; además, se
consigna como empresa exportadora a Shangai Conwood International Co., Ltd., y como empresa
consignataria a Morel S.A. Finalmente, se indica como ca ntidad materia de exportación: 540 cartones
de maletines vulcanizados EVA número de modelo 1848, 1849; y como número y fecha de factura:
CD06MOL603-2 del 20 de agosto de 2006 (fojas 27 a 28 y 34 a 36).
- Copia legalizada de una declaración de fecha 3 de abril de 2008, emitida por la empresa Shangai
Conwood International Co., Ltd., en el cual se señala expresamente lo siguiente: “(…) Nosotros, por
la presente confirmamos que, Shangai Conwood International Co. Ltd., hemos producido la marca de
maletas y maletines AIRLINER, maletín modelo EVA 1848 desde el año 2006, para nuestro cliente
Morel S.A., señalando los detalles como siguen:
Morel Item Nº 1848
Especificación: Maletín vulcanizado, parte delantera y trasera de los maletines modelo EVA,
VULCANIZADO (600D), fabricado con un cierre.
En la parte interior contiene un organizador de tres compartimientos, con portalapicero,
portadiskettes, tarjetero.
Nombre de marca: AIRLINER (esta marca pertenece a nuestro cliente Morel S.A. (…)” (fojas 29 a 31).
- Copia legalizada de una declaración de fecha 4 de abril de 2008, emitida por la empresa Morel S.A.,
en la cual se señala expresamente lo siguiente: “(…) Morel S.A., debidamente inscrita en la Ficha:
34547, Rollo 1768, Imagen:227 Sección de Micropelículas del Registro Mercantil de Panamá con
dirección en Calle C entre 13 y 14 Zona Libre de Colón – República de Panamá (…) Declaro que: a
solicitud y pedido de mi representada, la empresa Shangai Conwood International Co., Ltd., viene
produciendo la marca de maletas y maletines AIRLINER, MALETIN MODELO EVA 1848 desde el
año 2006, bajo las especificaciones y diseños que mi representada lo ha solicitado. Diseños de
maletines que incluyen en la parte delantera y trasera de los maletines modelo EVA (Vulcanizado)
con las siguientes especificaciones de diseño: EVA – VULCANIZADO Nº 1848. (…)
(…)El maletín AIRLINER MODELO EVA – VULCANIZADO Nº 1848 las viene comercializando mi
representada y exportando a diversos países sudamericanos, en los que se encuentra incluidos el
Perú desde el año 2006 (…)” (fojas 32 a 33).
- Copia legalizada de un catálogo de maletas correspondiente al año 2006, elaborado por la empresa
Morel S.A. Import & Export, en el cual se aprecia una diversidad de diseños de maletas y/o maletin es,
entre las cuales, se encuentra un diseño de maletín con referencia Nº 1848, que presenta las m ismas
características del diseño de maletín consignado en el Certificado de Origen de la República Popular
de China Nº CCPIT 052232033 de fecha 20 de agosto de 2006 (fojas 37 a 44).
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Mediante proveído de fecha 2 de setiembre de 2008, la Comisión de Invenciones
y Nuevas Tecnologías (antes Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías) tuvo
por no contestada la acción de nulidad interpuesta por El Palacio de las Maletas
E.I.R.L., y continuó el trámite del presente expediente, tras verificar que había
vencido el plazo en exceso para que Wilber Javier Villegas Espinoza conteste la
referida acción de nulidad.
Mediante proveído de fecha 8 de setiembre de 2008, la Comisión de Invenciones
y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita el informe técnico correspondiente,
tomando en cuenta los argumentos técnicos contenidos en el escrito de nulidad
de fecha 10 de abril de 2006 (debió decir 10 de abril de 2008), presentado por El
Palacio de las Maletas E.I.R.L. Asimismo, precisó que, a efectos de la evaluación
técnica por parte del examinador, se considerarán los siguientes medios
probatorios ofrecidos por la accionante:
Copia certificada del Certificado de Origen Nº CCPIT052232033 emitido en la
República Popular de China el 20 de agosto de 2006, que consigna las
características físicas del producto comercializado según la factura comercial
Nº CD06MOL603-2 emitida el 20 de agosto de 2006 por Shangai Conwood
International Co., Ltd. de la China a nombre de la empresa Morel S.A. de
Panamá; así como su traducción.
Copia certificada del catálogo de maletas elaborado por la empresa Morel
S.A. correspondiente al año 2006.
Copia certificada de la declaración efectuada el 4 de abril de 2008 por el
representante legal de la empresa panameña Morel S.A., Sr. Jacob Segman.
Copia certificada de la declaración efectuada el 3 de abril de 2008 por el
representante legal de la empresa Shangai Conwood International Co., Ltd. y
su traducción.
Por otro lado, precisó que no serán considerados a efectos de evaluación por
parte del examinador, los documentos aportados por la accionante que no
acreditan las características particulares de los productos a que hacen referencia
ni permiten efectuar un análisis comparativo; los cuales se detallan a
continuación:
Copia certificada de la factura comercial (comercial invoice) Nº
CD06MOL603-2 emitida el 20 de agosto de 2006 por Shangai Conwood
International Co., Ltd. de la China a nombre de la empresa Morel S.A. de
Panamá.
- Copia legalizada de documentos relacionados con la exportación efectuada por Shangai Conwood
International Co. Ltd. a favor de Morel S.A., por concepto de comercialización de maletas ma rca
AIRLINER STY # 1848 y # 1849, tales como: Documento Marítimo Nº 1436971469410, Factura
Comercial Nº CD06MOL603-2 y Lista de Empaque referida a la Factura Nº CD06MOL603 -2 (fojas 45
a 50).
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