Sentencia nº 000837-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 14 de Abril de 2010
| Fecha de Resolución | 14 de Abril de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 634-2009/DIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0837-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 634-2008/OIN
1-60
ACCIONANTE : EL PALACIO DE LAS MALETAS E.I.R.L.
EMPLAZADO : WILBER JAVIER VILLEGAS ESPINOZA
Nulidad de registro de diseño industrial: Fundada – Requisito de novedad
Lima, catorce de abril de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 10 de abril de 2008, El Palacio de las Maletas E.I.R.L. (Perú) solicitó
la nulidad del registro del diseño industrial MALETA, concedido a favor de Wilber
Javier Villegas Espinoza, bajo Título Nº 1919. Manifestó lo siguiente:
- El registro de diseño industrial MALETA fue concedido mediante Resolución
Nº 30-2008/OIN-INDECOPI de fecha 10 de enero de 2008, a favor de Wilber
Javier Villegas Espinoza; sin embargo, dicho registro fue otorgado en base a
datos inexactos proporcionados por el titular del diseño cuestionado, así
como en contravención de lo dispuesto en la legislación vigente, que
establece que se otorgarán patentes para las invenciones, sean de productos
o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que
éstas sean nuevas.
- El titular del diseño industrial cuestionado indicó en el procedimiento de
solicitud de registro del referido diseño, que lo solicitado era novedoso, y que
no se encontraba dentro del estado de la técnica; sin embargo, ello no es
correcto, toda vez que el diseño cuestionado no era novedoso, ya que lo
solicitado sí se encontraba dentro del estado de la técnica, por lo que el
diseño en cuestión no era susceptible de acceder a registro.
- Desde el año 2006, la empresa Picasso China Limited Regd. in British Virgin
Islands Exportes and Importes viene fabricando la maleta UNICORN Style
1175, por encargo de la empresa Morel S.A., quien se encarga de la
comercialización de dichas maletas; siendo que éstas presentan las mismas
características que aquellas que presenta la maleta que conforma el diseño
industrial materia de la presente acción de nulidad.
- Las maletas UNICORN Style 1175 han sido fabricadas por la empresa
Picasso China Limited Regd. in British Virgin Islands Exportes and Importes,
conforme se desprende de la copia legalizada del Certificado Nº CCPIT
13204659, correspondiente al Certificado de Origen de la República Popular
de China, de fecha 8 de junio de 2006, expedido a favor de dicha empresa. El
documento en cuestión acredita en forma suficiente que el diseño industrial
cuestionado carece de novedad, al encontrarse dentro del estado de la
técnica desde el 8 de junio de 2006.
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- La maleta UNICORN Style 1175 - que presenta las mismas características
que aquellas que se encuentran presentes en el diseño de MALETA, materia
de la presente acción de nulidad – ha venido siendo enviada desde la
República Popular de China hacia Panamá desde el año 2006; siendo que,
desde antes del 15 de junio de 2007 (fecha de presentación de la solicitud de
registro del diseño industrial cuestionado), el diseño de maleta se encontraba
en el estado de la técnica. Por lo anterior, es posible determinar que, al
momento en que se presentó la solicitud del diseño industrial cuestionado, ya
había transcurrido 1 año y 6 días desde que el diseño de maleta se venía
comercializando en Panamá, así como en otros países de Latinoamérica,
inclusive, en el Perú, por parte de su empresa.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso en autos. Asimismo, adjuntó
medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto1.
1 Al respecto, El Palacio de las Maletas E.I.R.L. adjuntó los siguientes medios probatorios:
- Copia legalizada del Certificado de Origen de la República Popular de Chi na Nº CCPIT 13204659 de
fecha 8 de junio de 2006, en el cual se aprecia un diseño de maleta Style 1175 con la siguiente
descripción: “MALETA COCHE DE 3 PIEZAS”; además, se consigna como empresa e xportadora a
Picasso China Limited Regd. in British Virgin Islands Exportes and Importes, y como empresa
consignataria a Morel S.A. Finalmente, se indica como cantidad materia de exportación: 513
cartones; y como número y fecha de factura: I-6/C00403 del 7 de junio de 2006 (fojas 27 a 28 y 48 a
49).
- Copia legalizada de un catálogo de maletas correspondiente al año 2006, elaborado por la empresa
Morel S.A. Import & Export, en el cual se aprecia una diversidad de diseños de maletas, entre las
cuales, se encuentra un diseño de maleta con referencia Nº 1175, que presenta las mismas
características del diseño de maleta consignado en el Certificado de Origen de la República Popular
de China Nº CCPIT 13204659 de fecha 8 de junio de 2006 (fojas 29 a 36).
- Copia legalizada de una declaración de fecha 4 de abril de 2008, emitida por la empresa Morel S.A.,
en la cual se señala expresamente lo siguiente: “(…) Morel S.A., debidamente inscrita en la Ficha:
34547, Rollo 1768, Imagen:227 Sección de Micropelículas del Registro Mercantil de Panamá con
dirección en Calle C entre 13 y 14 Zona Libre de Colón – República de Panamá (…) Declaro que: a
solicitud y pedido de mi representada, la empresa Picasso China Limited, viene produciendo la marca
de maletas UNICORN, desde el año 2006, bajo las es pecificaciones y diseños que mi representada
lo ha solicitado. Diseños de maletas que incluyen en la parte delantera, trasera y lateral de las
maletas modelo EVA (Vulcanizado) con las siguientes especificaciones de diseño: EVA –
VULCANIZADO Nº 1175. (…)
(…) Las maletas UNICORN MODELO EVA – VULCANIZADO Nº 1175 las viene comercializando mi
representada y exportando a diversos países sudamericanos, en los que se encuentra incluido el
Perú desde el año 2006 (…)” (fojas 37 a 38).
- Copia legalizada de una declaración de fecha 3 de abril de 2008, emitida por la empresa Picasso
China Limited Regd. in British Virgin Island Exportes and Importes, en el cual se señala
expresamente lo siguiente: “(…) Nosotros, por la presente confirmamos que, Picasso China Limited
Regd. in British Virgin Island Exportes and Importes, hemos producido la marca de maletas
UNICORN, para nuestro cliente Morel S.A. desde hace varios años atrás. Nosotros comenzamos a
producir maletas modelo EVA – VULCANIZADO Nº 1175 para la compañía Morel S.A. en Panamá
desde el año 2006, señalando los detalles como siguen:
Morel Item Nº 1175
Especificación: Maleta vulcanizada en la parte delantera, tras era y lateral de las maletas modelo
EVA, VULCANIZADO (600D), fabricado con tres cierres.
Nombre de marca: UNICORN (esta marca pertenece a nuestro cliente Morel S.A. (…)” (foja 39 a 41).
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Mediante proveído de fecha 2 de setiembre de 2008, la Comisión de Invenciones
y Nuevas Tecnologías (antes Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías) tuvo
por no contestada la acción de nulidad interpuesta por El Palacio de las Maletas
E.I.R.L., y continuó el trámite del presente expediente, tras verificar que había
vencido el plazo en exceso para que Wilber Javier Villegas Espinoza conteste la
referida acción de nulidad.
Mediante proveído de fecha 8 de setiembre de 2008, la Comisión de Invenciones
y Nuevas Tecnologías dispuso que se emita el informe técnico correspondiente,
tomando en cuenta los argumentos técnicos contenidos en el escrito de nulidad
de fecha 10 de abril de 2006 (debió decir 10 de abril de 2008), presentado por El
Palacio de las Maletas E.I.R.L. Asimismo, precisó que, a efectos de la evaluación
técnica por parte del examinador, se considerarán los siguientes medios
probatorios ofrecidos por la accionante:
Copia certificada del Certificado de Origen Nº CCPIT3204659 (debió decir Nº
CCPIT 13204659) emitido en la República Popular de China el 8 de junio de
2006, que consigna las características físicas del producto comercializado
según la factura comercial Nº I-6/C00403 emitida el 7 de junio de 2006 por
Picasso China Ltd. de la China a nombre de la empresa Morel S.A. de
Panamá; así como su traducción.
Copia certificada del catálogo de maletas elaborado por la empresa Morel
S.A. correspondiente al año 2006.
Copia certificada de la declaración efectuada el 4 de abril de 2008 por el
representante legal de la empresa panameña Morel S.A., Sr. Jacob Segman.
Copia certificada de la declaración efectuada el 3 de abril de 2008 por el
representante legal de la empresa Picasso China Ltd., y su traducción.
Por otro lado, precisó que no serán considerados a efectos de evaluación por
parte del examinador, los documentos aportados por la accionante que no
acreditan las características particulares de los productos a que hacen referencia
ni permiten efectuar un análisis comparativo; los cuales se detallan a
continuación:
Copia certificada de la factura comercial (comercial invoice) Nº I-6/C00403
emitida el 7 de junio de 2006 por Picasso China Ltd. de la China a nombre de
la empresa Morel S.A. de Panamá.
Copia certificada de la lista de empaque de la mercadería comercializada
según la factura comercial Nº I-6/C00403 emitida el 7 de junio de 2006 por
- Copia l egalizada de documentos relacionados con l a exportación efectuada por Picasso China
Limited a favor de Morel S.A., por concepto de comercialización de maletas marca UNI CORN
MODELO Nº 1175, tales como: documento marítimo B/L Nº 521786724, factura comercial Nº I-
6/C00403 y lista de empaque referida a la factura Nº I-6/C00403 (fojas 42 a 47).
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