Sentencia nº 001764-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 13 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 13 de Julio de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 212600-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1764-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 212600-2004
1-16
SOLICITANTE : JUAN RUBÉN CRUZ CASAZOLA
OPOSITORA : GSM (OPERATIONS) PTY LTD.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25
de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Lima, trece de julio de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de junio de 2004, Juan Rubén Cruz Casazola (Perú) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por el
diseño estilizado de una letra B en la cual aparece la silueta de una persona y
la denominación INDUSTRIES BILLINTONG escrita en letras características,
en los colores rojo, blanco y negro; conforme al modelo, para distinguir vestido,
calzado y sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 25 de octubre de 2004, GSM (Operations) Pty. Ltd. (Australia)
formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando lo siguiente:
(i) Es titular en el Perú de la marca registrada BILLABONG y logotipo,
inscritas bajo Certificados N° 95173 y Nº 28092, que distinguen productos
de las clases 25 y 14 de la Nomenclatura Oficial, respectivamente.
(ii) Asimismo, es titular en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, de la marca
BILLABONG inscrita bajo Certificados Nº 82693, Nº 82694, Nº 82695 y Nº
82696.
(iii) De otro lado, es titular en Estados Unidos de América de los registros Nº
2769667, Nº 1469106, Nº 244822, Nº 243297 y Nº 2268321,
correspondientes a la marca BILLABONG.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1764-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 212600-2004
2-16
(iv) El signo solicitado resulta confundible gráfica y fonéticamente con las
marcas registradas a su favor, debido a que el signo solicitado y la marca
registrada BILLABONG están compuestos por tres sílabas similares, de
las cuales la primera y la última sílaba tienen la misma entonación.
(v) El término INDUSTRIES es un término genérico de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, ya que integra la estructura de diversas marcas
registradas a favor de distintos titulares, por lo que no deberá
considerarse en el análisis de los signos.
(vi) Se advierte que el signo solicitado es una reproducción de la conocida
marca BILLABONG, la cual es usada en el Perú y en numerosos países
del mundo. Además, la similitud existente entre el signo solicitado y la
marca registrada BILLABONG, determina que aquél resulte engañoso.
(vii) Invoca la aplicación del los artículos 7 y 8 del Convenio de Washington,
así como los incisos a) y d) del artículo 136 de la Decisión 486.
Posteriormente, adjuntó medios probatorios que consideró de aplicación al
presente caso.
Con fecha 7 de enero del 2005, Juan Rubén Cruz Casazola absolvió el traslado
de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Resulta irrelevante que la opositora sea titular de las marcas de producto
BILLABONG y BILLABONG y logotipo, toda vez que el signo solicitado no
es confundible gráfica ni fonéticamente con tales marcas registradas.
(ii) El término INDUSTRIES si bien es usual en la clase, puede ser
suficientemente distintivo, más aún si está acompañado de elementos
adicionales. En ese sentido, no debe ser excluido del análisis.
(iii) Dadas las diferencias a nivel gráfico, ortográfico, gramatical, visual y
fonético, es falso que el signo solicitado sea una reproducción de las
marcas registradas de la opositora, ni que constituya un signo engañoso.
(iv) Los signos difieren en el número de palabras, sílabas, letras, consonantes
y vocales que los conforman. Asimismo, los elementos figurativos que los
acompañan presentan distintos diseños, formas y combinación cromática,
lo que determina que su impresión de conjunto sea diferente.
Con fecha 25 de enero de 2006, GSM (Operation) Pty. Ltd. manifestó que,
dado que su marca BILLABONG es notoriamente conocida, merece una
protección especial contra la dilución que podría generar el registro del signo
solicitado. Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.
Mediante Resolución N° 15630-2007/OSD-INDECOPI de fecha 26 de
septiembre de 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la
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