Sentencia nº 000755-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 9 de Abril de 2010
| Fecha de Resolución | 9 de Abril de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 350621-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0755-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 350621-2008
1-51
ACCIONANTE : EMPRESAS ANDINAS, S.A.
EMPLAZADA : CELYS E.I.R.L.
Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial: Fundada –
Actos de competencia desleal en las modalidades de confusión,
explotación de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada:
Improcedente e Infundado – Determinación de sanciones – Costas y
costos
Lima, nueve de abril de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de abril de 2008, Empresas Andinas, S.A. (Panamá) interpuso
acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial y por actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la
reputación ajena y reproducción y/o copia no autorizada, contra la empresa
Celys E.I.R.L., manifestando lo siguiente:
- Es titular de las marcas registradas AMARILLITO y logotipo (Certificado Nº
42688), AMARILLITO (Certificado Nº 37589) y TUCO TALLARINI SIBARITA
y figura (Certificado Nº 101160), que distinguen productos de la clase 30 de
la Nomenclatura Oficial.
- Su empresa es líder en la comercialización de condimentos, habiendo
logrado posicionar sus marcas en todo el territorio nacional como marcas de
prestigio.
- Ha verificado que la empresa emplazada, Celys E.I.R.L., viene
comercializando productos de la misma clase que los comercializados por su
empresa, bajo marcas similares y confundibles. De esa manera, la
emplazada no sólo viene infringiendo sus derechos de Propiedad Industrial,
sino que, adicionalmente, viene cometiendo una serie de actos de
competencia desleal en las modalidades de confusión, explotación de la
reputación ajena y uso no autorizado de signo.
- La emplazada viene utilizando y comercializando masivamente 2 signos y
envolturas que resultan similares a sus marcas registradas, para distinguir
condimentos y sazonadores, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. En
efecto, se ha verificado que la emplazada viene comercializando los
siguientes productos PALILLO AMARILLITO y TUCO PARA TALLARINES
BATÁN – FÓRMULA ITALIANA.
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- Los productos PALILLO AMARILLITO y TUCO PARA TALLARINES BATÁN
– FÓRMULA ITALIANA infringen sus derechos marcarios, no siendo una
simple coincidencia, la utilización de dichos signos y etiquetas tan similares a
los productos que su empresa comercializa en el mercado, sino que, por el
contrario, evidencia la mala fe de la empresa emplazada, al tratar de
asemejarse a sus marcas registradas.
- La emplazada comercializa el producto denominado “PALILLO
AMARILLITO”, para distinguir condimentos; siendo que dicho producto
infringe sus derechos respecto de sus marcas registradas AMARILLITO y
logotipo (Certificado Nº 42688) y AMARILLITO (Certificado Nº 37589).
Cabe precisar que la denominación PALILLO alude al producto que se
comercializa (condimento comúnmente llamado palillo), por lo que, al
momento de efectuar el examen comparativo entre los signos confrontados,
sólo deberá tenerse en consideración que éstos coinciden en el elemento
denominativo relevante, a saber, AMARILLITO.
- La emplazada viene, asimismo, viene comercializando el producto TUCO
PARA TALLARINES BATAN – FORMULA ITALIANA, el cual presenta una
similar combinación de elementos a la utilizada en su marca registrada
TUCO TALLARINI SIBARITA y figura (Certificado Nº 101160). En efecto, en
ambos casos, se aprecia una etiqueta de color amarillo, donde la
denominación TUCO se encuentra en letras negras rodeadas de un borde
color rojo; además, en ambos casos, se utiliza la expresión FÓRMULA
ITALIANA. Finalmente, en el caso del signo utilizado por la emplazada, se
aprecia debajo del término TUCO, la expresión PARA TALLARINES, la cual
resulta similar al término TALLARINI que aparece en su marca registrada
debajo del término TUCO.
- La emplazada utiliza denominaciones y etiquetas similares a las
denominaciones y/o etiquetas que conforman a sus marcas registradas para
distinguir los mismos productos que los que su empresa comercializa e
identifica. Este uso ilegal le produce enormes perjuicios, al generar confusión
en los consumidores, quienes al estar confrontados ante signos tan
similares, considerarán que se trata de un mismo signo o de una marca
asociada a su empresa o a alguna empresa vinculada.
- En el caso concreto, el uso indebido de sus marcas por parte de la
emplazada Celys E.I.R.L. sería susceptible de causar tanto confusión directa
como indirecta en el público consumidor.
- El uso de los signos cuestionados por parte de la emplazada no sólo
constituye un acto de engaño a los consumidores, sino que también produce
cuantiosos perjuicios a su empresa y a sus marcas registradas base de la
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presente acción, pues se pondría en riesgo el bien ganado prestigio
comercial de su empresa por la calidad de los productos ofrecidos.
- La empresa emplazada viene actuando con evidente mala fe al utilizar dos
signos que constituyen: i) en un caso, una virtual transcripción de sus
marcas registradas AMARILLITO y logotipo y AMARILLITO; y, ii) en otro
caso, la copia de su marca registrada TUCO TALLARINI SIBARITA y figura.
Lo anterior, denota una clara intención de la emplazada de confundir a los
consumidores.
- Atendiendo al alto grado de conocimiento de sus marcas en el mercado
nacional, difícilmente se puede sostener que la emplazada no tenía
conocimiento de la existencia de las mismas, más aún si se tiene en cuenta
que ésta se dedica a la comercialización de condimentos, rubro en el cual,
su empresa es líder en el mercado nacional.
- Los actos realizados por la emplazada también califican como actos de
competencia desleal en las modalidades de actos de confusión, explotación
de la reputación ajena y copia o reproducción no autorizada de un signo.
- Tal y como se acredita con los medios probatorios que adjunta, así como de
la visita inspectiva que solicita se realice en el establecimiento de la
emplazada, ésta viene utilizando signos similares a sus marcas registradas
AMARILLITO y logotipo, AMARILLITO y TUCO TALLARINI SIBARITA y
figura, de forma tal que logra un aprovechamiento parasitario del esfuerzo
que su empresa, titular de las marcas en cuestión, ha efectuado en el
mercado para mantener la calidad y el alto prestigio de los productos y
servicios asociados a las mismas.
- Ha quedado demostrado que la empresa emplazada utiliza sus marcas
registradas AMARILLITO y logotipo, AMARILLITO y TUCO TALLARINI
SIBARITA y figura sin autorización alguna, con el agravante que tal uso se
hace de mala fe, pues la emplazada tiene pleno conocimiento que las
marcas en cuestión le pertenecen a un tercero y que no tiene autorización
para hacer uso de ellas.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto1.
Adicionalmente, solicitó que:
1 Al respecto, la empresa accionante Empresas Andinas, S.A. adjuntó los siguientes medios probatorios:
- Impresión de la consulta RUC efectuada en la página web de la SUNAT, en la cual se aprecia
información relativa a Celys E.I.R.L. (fojas 14 a 16).
- Boleta de venta 002-Nº 010674 de fecha 13 de febrero de 2008, emitida por Celys E.I.R.L., por
concepto de venta de “3 Tuco Batán y 3 Palillo amarillo” (foja 17).
- Copia del Acta de Constatación Notarial de fecha 13 de febrero de 2008, donde se deja constancia de
que se ha verificado que en diferentes lugares de la ciudad de Arequipa, se expenden los productos
denominados “Palillo Amarillito”, “Súper Sazonador El Verde” de productos Batán, y “Tuco” de
Productos Batán, todos elaborados por la empresa Emarán S.A.C. Cabe precisar que se dejó
constancia de que entre los establecimientos que expenden los productos en cuestión, se encuentra,
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