Sentencia nº 000280-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Febrero de 2007
| Fecha de Resolución | 6 de Febrero de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 190602-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0280-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 190602-2003
1-49
SOLICITANTE : NANCY RUTH ZEGARRA WIXSAN
OPOSITORAS : CHANEL SARL (antes CHANEL, S.A.)
THE COCA-COLA COMPANY
Notoriedad: No acreditada – Notoriedad reconocida por resoluciones
emitidas por la Autoridad Competente de un País Miembro de la Comunidad
Andina: No aplicable – Registro del nombre de un tercero como marca –
Oposición andina – Riesgo de confusión entre signos que distinguen
productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia
Notoriedad: Existencia – Limitación al principio de especialidad en marcas
notoriamente conocidas se aplica con relación al aprovechamiento injusto
del prestigio del signo y el riesgo de dilución – Riesgo de confusión entre
signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
Inexistencia
Lima, seis de febrero del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de setiembre del 2003, Nancy Ruth Zegarra Wixsan (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto constituida por la denominación COCA’S
FASHION, donde la palabra COCA'S se encuentra escrita en letras
características de color negro y la letra O y la palabra FASHION en color rojo;
conforme al modelo, para distinguir ropa para damas: blusas, pantalones top’s,
polos, prendas para damas moda casual, de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.
Con fecha 1° de diciembre del 2003, Chanel, S.A. (Suiza) formuló oposición
manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa es titular de las marcas COCO (En Ecuador y Venezuela) y
COCO CHANEL (En Perú) en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Asimismo, es titular de la marca COCO en Perú en la clase 3 de la
Nomenclatura Oficial, que guarda vinculación con la clase 25.
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(ii) Los signos en conflicto son sustancialmente similares (COCO / COCA’S),
por lo que resulta indiscutible la posibilidad de confusión para el
consumidor peruano y andino.
(iii) La marca COCO no es otra cosa que una variedad o modalidad de la
famosa marca COCO CHANEL que está registrada en el Perú y muchos
países del mundo donde es obvio que es muy conocida.
(iv) El nombre COCO CHANEL corresponde al de la modista de origen francés
Coco Chanel, la cual creó la empresa Chanel S.A. a inicios del siglo XX y
se constituyó en una de las más grandes, famosas y exitosas diseñadoras
de dicho siglo. Inclusive la marca CHANEL, que se usa indistintamente o
en conjunto con la marca COCO, ha sido reconocida como notoriamente
conocida en el Perú mediante Resolución N° 960-94-TDCPI y 13225-
99/OSD, lo que indirectamente pone en evidencia el carácter prestigioso
mundialmente y notoriamente conocido de la marca COCO.
(v) La denominación FASHION no tiene ningún poder distintivo, por lo que los
consumidores, de encontrarse en el mercado con el signo solicitado, lo van
a recordar e identificar solamente con la expresión COCA (sic) dejando de
lado la expresión FASHION, que resulta descriptiva al significar “moda” en
el idioma inglés.
(vi) El signo solicitado COCA’S es muy similar y confundible con la expresión
COCO’S (el plural de COCO), por lo que está prácticamente incluido en la
famosa y notoria marca COCO CHANEL, la cual además tiene un gran
valor comercial.
(vii) El término COCO corresponde al nombre y seudónimo de la fundadora y
principal accionista de su empresa, la Sra. Gabrielle “Coco” Chanel.
(viii) La solicitante ha actuado de mala fe al solicitar el registro del signo
solicitado pues escogió el nombre COCA’S con la intención de apropiarse
y tomar ventaja de la alta reputación de la marca COCO como sinónimo de
lujo y productos de la más alta calidad.
Invocó la aplicación del artículo 135 inciso p)
1
, del artículo 136 incisos a), e) y h)
2
y del artículo 147
3
de la Decisión 486 y adjuntó diversos medios probatorios a fin
de acreditar sus argumentos.
1
Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; (…)”.
2
Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o p ara productos o servicios respecto de los cuales el uso
de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)
e) consistan en un signo que afecte la identidad o prest igio de personas jurídicas con o sin fines de lucro,
o personas naturales, en especial, tratándose del nombre , apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo,
imagen, retrato o caricatura de un a persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente
del público como una persona distinta del sol icitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; (…)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un
signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los product os o
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No obstante haber sido debidamente notificada, Nancy Ruth Zegarra Wixsan no
absolvió el traslado de la oposición formulada por Chanel, S.A.
Con fecha 2 de diciembre del 2003, The Coca-Cola Company (Estados Unidos de
América) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) Su empresa, durante muchos años, ha venido desarrollando su estrategia
comercial a fin de posicionar en el mercado diferentes marcas, entre las
que se encuentra la marca COCA-COLA para distinguir productos de la
clase 32. La marca COCA-COLA es una marca renombrada, tal como lo ha
reconocido la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI en diversas resoluciones en las que ha quedado
establecido el carácter notorio de la marca COCA-COLA.
(ii) Asimismo, la marca COCA-COLA se encuentra registrada en la clase 25
de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 98847) para distinguir diversas
prendas de vestir que utiliza como “merchandising” para promocionar su
producto renombrado COCA-COLA, con la cual el signo solicitado resulta
confundible.
(iii) Debido al amplio conocimiento por parte del mercado de la marca COCA-
COLA, lo que la eleva al grado de renombrada, la notoriedad de la misma
no necesita ser probada y goza de una protección especial.
(iv) El signo solicitado ha sido formado por las palabras COCA y FASHION,
siendo la palabra COCA el elemento principal de dicho signo, toda vez que
FASHION es una palabra de uso común en la clase 25. En tal sentido, el
signo solicitado es una reproducción de la marca notoria COCA-COLA al
contener en su formación la palabra COCA que también constituye el
elemento principal de su marca, al ser COLA una palabra de uso común.
(v) Existe riesgo de confusión entre la marca notoria COCA-COLA y el signo
solicitado COCA’S FASHION, así como riesgo de asociación entre los
signos, lo cual puede causar dilución de la fuerza distintiva de la marca
servicios a los que se aplique el signo, cuando s u uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión
o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio
del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.
3
Art ículo 147.- A efectos de lo pr evisto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo
interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o
similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a
error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En
ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde
interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.
La interp osición de una oposición con base en una ma rca previamente registrada en cualquiera de los
Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional
competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una s olicitud de registro de marca previamente presentada
en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acar reará la
suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal
evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.
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