Sentencia nº 000335-2005/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 6 de Abril de 2005 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 202225-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0335-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 202225-2004
1-18
ACCIONANTE : DIB PERU S.A.C.
EMPLAZADA : CONSORCIO PERSA S.A.
Nulidad de registro de marca de producto concedida bajo la vigencia de la
Decisión 344 - Mala fe al solicitar el registro de una marca: Existencia
Lima, seis de abril de dos mil cinco
I. ANTECEDENTES
Con fecha 9 de febrero del 2004, Dib Peru S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del registro
de la marca BAZHARS ORIENTAL CARPETS (debió decir de la marca BAZHARS
ORIENTAL CARPETS y figura de tres camellos dentro de un óvalo), otorgada a favor
de Hogar S.A. para la clase 27 de la Nomenclatura Oficial y registrada actualmente a
favor de Consorcio Persa S.A. bajo certificado N° 10987. Manifestó que la marca en
cuestión fue solicitada y obtenida de mala fe, por cuanto:
(i) El Grupo DIB es de origen chileno y opera en el mercado desde el año 1980, y
se dedica a la comercialización al por mayor y menor de alfombras orientales y
revestimientos de pisos en general, para lo cual cuenta con varios
establecimientos en prestigiosos y conocidos centros comerciales chilenos,
uruguayos y argentinos.
(ii) Desde 1993, el Grupo DIB es titular en Chile de diversos registros de la marca
BAZHARS. Asimismo, viene utilizando dicha denominación como nombre
comercial desde el año 1993.
(iii) La empresa Eduardo Dib H. y Cía Ltda. (vinculada al Grupo DIB) y Hogar S.A.
mantuvieron relaciones comerciales desde el año 1991, durante el cual Hogar
S.A. tuvo operaciones en el mercado chileno, como consta del recorte
periodístico que acompaña.
(iv) En este sentido, Hogar S.A. conocía que el Grupo DIB realizaba la actividad
comercial de venta de alfombras al por menor, bajo el nombre comercial
BAZHARS ORIENTAL CARPETS.
(v) La emplazada solicitó y obtuvo el registro de un signo idéntico a su nombre
comercial para distinguir alfombras. En dicha oportunidad, su empresa no hizo
valer sus derechos, porque aún no realizaba actividades comerciales en el Perú.
(vi) En el año 1998, el Grupo Dib constituyó la empresa Dib Perú S.A.C. para
dedicarse a la comercialización de alfombras orientales y se encontró con que su
antiguo cliente, Hogar S.A., había registrado a su favor su nombre comercial.
(vii) La marca BAZHARS ORIENTAL CARPETS no ha sido utilizada durante más de
8 años, lo cual demuestra que Hogar S.A. únicamente solicitó dicho registro
como precaución en el caso que los verdaderos titulares ingresaran al mercado
peruano.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0335-2005/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 202225-2004
2-18
(viii) En el mes de junio del 2003, su empresa abrió su primera tienda al público,
utilizando el nombre comercial BAZHARS. Posteriormente, la emplazada abrió
una tienda con la misma denominación, cerca de su local comercial, hecho que
ocasiona confusión en los consumidores.
(ix) A fin de adelantarse a la cancelación por falta de uso de la marca, la emplazada
solicitó - mediante expedientes N° 180759 y 180758 (debió decir 180759-2003 y
180758-2003) - nuevos registros de la marca con algunas variaciones
cosméticas, pretendiendo burlar la ley.
(x) Es práctica de la emplazada registrar marcas que pertenecen a terceros. Citó el
caso de la marca Consorcio Persa, que también se encuentra inscrita en Chile a
favor de otro titular, hecho que conocía la emplazada al haber participado en el
mercado chileno a principios de los años 90.
Adjuntó varios documentos con el fin de acreditar sus argumentos.
Con fecha 20 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos corrió traslado de la
acción de nulidad a la emplazada por el plazo de dos meses.
Mediante proveído de fecha 30 de abril del 2004, la Oficina de Signos Distintivos tuvo
por no contestada la acción de nulidad, toda vez que se venció el plazo de ley.
Con fecha 3 de mayo del 2004, Consorcio Persa S.A. manifestó lo siguiente:
(i) La accionante, Dib Perú S.A.C., carece de legítimo interés para solicitar la
nulidad de la marca BAZHARS ORIENTAL CARPETS, ya que es una persona
jurídica diferente a la empresa chilena Eduardo Dib H y Cía. Ltda., por lo que es
a esta última a quien le corresponde reclamar por el registro de la marca
materia de nulidad en base a su pretendido derecho sobre marcas similares
en Chile.
(ii) En este sentido, la presente acción de nulidad deberá ser declarada
improcedente.
(iii) Los documentos que presentó la accionante son irrelevantes, toda vez que no
demuestran que Hogar S.A. pudo tener conocimiento de la existencia de una
marca idéntica a la marca en cuestión. Asimismo, éstos son de fecha posterior
a la solicitud y registro de la marca BAZHARS ORIENTAL CARPETS en el
Perú, realizada por Hogar S.A. Precisó lo siguiente:
a) En cuanto a los contratos de alquiler comercial
- En ninguno de los documentos se cita alguna marca similar a la marca
materia de nulidad.
- No se nombra a la empresa Eduardo Dib H y Cía. Ltda.
- Todos los documentos citados, a excepción de uno (de fecha 28 de octubre
de 1993), son posteriores al 4 de julio de 1994, fecha de solicitud de la
marca materia de nulidad.
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