Sentencia nº 000921-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 12 de Octubre de 2004
| Fecha de Resolución | 12 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 189736-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0921-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 189736-2003
1-27
ACCIONANTE : YOVI IMPORT S.A.C.
EMPLAZADA : COMPAÑÍA UNIVERSAL DRAGON S.A.C.
Nulidad del registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe
Lima, catorce de octubre del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de agosto del 2003, Yovi Import S.A.C. (Perú) solicitó la nulidad del
registro de la marca de producto DS DRAGON y logotipo, otorgada a favor de
Compañía Universal Dragón S.A.C. inscrita bajo certificado N° 80926. Manifestó que la
marca en cuestión fue solicitada y obtenida de mala fe, por cuanto:
(i) Con fecha 09 de julio del 2003, Compañía Universal Dragón S.A.C. interpuso
contra su empresa una denuncia por infracción a las normas sobre propiedad
industrial por la utilización de un signo semejante a la marca registrada bajo
certificado N° 80926.
(ii) Con fecha 11 de agosto del 2004, se apersonó al local de su empresa el Sr.
Mario Segura C., en representación de Compañía Universal Dragón S.A.C.,
haciendo entrega de una notificación conteniendo la resolución dictada por la
Oficina de Signos Distintivos con fecha 18 de julio del 2003, la cual disponía
una orden de medida cautelar de cese de uso del signo conformado por el
logotipo constituido por el diseño estilizado de un círculo que a su vez contiene
otro que en el medio presenta una letra D sobrepuesta a una letra S invertida; y
la inmovilización de productos de la clase 23 de la Nomenclatura Oficial que
contengan dicho signo.
(iii) Como resultado de la medida cautelar interpuesta, se inmovilizaron 104 cajas
conteniendo 120 conos de hilo, los mismos que llevaban el logotipo materia del
reclamo, haciendo un total de 12 480 conos de hilo, nombrándose como
depositario de tales bienes al Sr. Héctor Gazaniga Garrido.
(iv) Su empresa se dedica a la importación y distribución de hilos al por mayor y
menor, siendo su proveedora la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export
Company Limited de China, la cual es titular del signo conformado por la letra D
sobrepuesta a la letra S invertida.
(v) La emplazada ha actuado de mala fe al solicitar el registro de la marca DS
DRAGON y logotipo, toda vez que ella también ha sido cliente de Ningbo
Dunhuang Import and Export Company Limited, habiendo obtenido la titularidad
de la marca, con conocimiento que el diseño original pertenecía a su proveedor.
Acompañó los siguientes documentos para acreditar lo expuesto:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0921-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 189736-2003
2-27
- Copia en chino y en inglés del certificado de registro N° 1240598,
correspondiente a la marca de producto constituida por la siguiente figura,
otorgado en China a favor de la empresa Ningbo Dunhuang Group Co., Ltd. para
distinguir hilos de filamentos de polyester, de algodón y de rayón de la clase 23
de la Nomenclatura Oficial (obra a fojas 8 y 9 y también a fojas 40 y 41):
- Copia del fax remitido al INDECOPI por la empresa Ningbo Dunhuang Import and
Export Company Limited con fecha 12 de agosto del 2003, en el cual manifiesta
que desde hace más de diez años viene comercializando y exportando al Perú
hilos de costura con la marca DUNHUANG; siendo uno de sus clientes
Compañía Universal Dragón S.A.C., la misma que posteriormente registró de
mala fe la marca perteneciente su empresa. Asimismo, indica que la única
empresa autorizada en el Perú para distribuir y comercializar sus productos con
dicha marca es Yovi Import S.A.C. (foja 10).
- Copia legalizada de la proforma - factura N° 2000SQ0316 de fecha 16 de marzo
del 2000, en la cual la empresa Ningbo Dunhuang Import and Export Company
Limited detalla la mercadería a ser vendida a la empresa Importaciones Lady
S.R.L., consistente en hilo polyester y pega pega negro (foja 11, obrante también
de fojas 60 a 62).
- Copia de la partida registral N° 03011777, del Registro de Personas Jurídicas de
Lima, expedida el 18 de agosto del 2003, en la cual se aprecia que la Sra.
Encarna Osorio Espinoza fue socia y accionista mayoritaria de la empresa
Importaciones Lady S.R.L. hasta el 15 de octubre de 1998, fecha en la cual
transfirió sus acciones a favor de Alex Junior Chávez Osorio (fojas 13 a 18).
Con fecha 9 de setiembre del 2003, Yovi Import S.A.C. reiteró sus argumentos y
señaló que tanto sus clientes como sus distribuidores, han puesto en su conocimiento
su preocupación y confusión sobre la legalidad de la comercialización de sus
productos, así como la transparencia de su actividad económica, ya que la emplazada
se ha comunicado con ellos, desprestigiando a su empresa.
Adjuntó los siguientes documentos:
- Copias de la declaración única de aduanas, correspondientes a las facturas
2002SQ1022 (18 de noviembre del 2002), 2003SQ0108 (24 de enero del 2003)
y 2003SQ0228 (11 de abril del 2003) por las importaciones realizadas por Yovi
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