Sentencia nº 001091-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Mayo de 2009
| Fecha de Resolución | 6 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 661-2002/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1091-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N°661-2002/OIN
1-36
SOLICITANTE : BAYER CORPORATION
Solicitud de patente de invención – Modificaciones – Claridad – Unidad de
invención – Novedad – Nivel inventivo
Lima, seis de mayo de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de julio de 2002, Bayer Corporation (Estados Unidos de América)
– reivindicando prioridad de las solicitudes extranjeras Nº 60/308,500 y Nº
61/373,048 presentadas el 27 de julio de 2001 y el 16 de abril de 2002,
respectivamente, ambas en los Estados Unidos de América – solicitó patente
de invención para DERIVADOS DEL ÁCIDO INDAN ACÉTICO Y SU USO
COMO AGENTES FARMACÉUTICOS, INTERMEDIARIOS Y MÉTODO DE
PREPARACIÓN, cuyos inventores son Derek B. Lowe, Philip L. Wickens, Xin
Ma, Mingbao Zhang, William H. Bullock, Philip D. G. Coish, Ingo A. Mugge,
Andreas Stolle, Ming Wang, Yamin Wang, Chengzhi Zhang, Hai-Jun Zhang, Lei
Zhu, Manami Tsutsumi y James N. Livingston.
Con fecha 27 de marzo de 2003, se emitió la Orden de Publicación Nº 326-
2003, efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El
Peruano el 16 de abril de 2003.
Mediante proveído de fecha 6 de diciembre de 2004, la Oficina de Invenciones
y Nuevas Tecnologías requirió a la empresa solicitante que cumpla, dentro del
plazo de 3 meses, con proporcionar el siguiente documento [A] Subramaniam
S: “THE EMERGING ROLE OF THIAZOLIDINEDIONES IN THE TREATMENT
OF DIABETES-MELLITUS AND RELATED DISORDERS” Clinical and
Experimental Hypertension, Marcel Dekker, New York, NY, US, Vol. 21, NO. ½,
1999, pages 121-136, XP001028567 ISSN: 1064-1963; el mismo que fuera
citado en el Informe de Búsqueda, correspondiente a la publicación WO
0311842, que reivindica prioridades US 60/308,500 de fecha 27 de julio de
2001 y US 60/373,048 de fecha 16 de abril de 2002, al igual que la presente
solicitud de patente, bajo apercibimiento de declarase en abandono la patente
solicitada.
Con fecha 3 de enero de 2005, Bayer Corporation manifestó que adjunta copia
del documento requerido mediante proveído de fecha 6 de diciembre de 2004;
siendo que, en virtud a ello, mediante proveído de fecha 7 de enero de 2005, la
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Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías tuvo por cumplido el mandato de
fecha 6 de diciembre de 2004.
Con fecha 19 de marzo de 2007, el examinador de patentes emitió el Informe
Técnico WI.11.06, en el cual señaló lo siguiente:
i) Sobre suficiencia y claridad de la descripción:
- Las reivindicaciones 1 a 40 y 46 a 71 no cumplen con el requisito de claridad
establecido en el artículo 30 de la Decisión 486, por las siguientes razones:
Reivindicaciones 1 a 6:
Se hace mención a la expresión “para uso farmacéutico” lo cual
podría estar enmascarando un uso, por lo que dicha expresión debe
ser retirada para evitar cualquier interpretación de incoherencia entre
lo que se pretende proteger y lo que indica la Decisión 486.
Se han cometido errores tipográficos, los cuales deben ser
subsanados, específicamente en la reivindicación 1, se debe
adicionar una coma que separe a los valores tetrahidrotienilo,
oxazolilo, dihidrobenzotienilo, indolilo, benzotienilo.
En la reivindicación 2, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo, dihidrobenzotienilo,
indolilo.
En la reivindicación 3, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo, dihidrobenzotienilo,
indolilo, CF
3
, alquilo C
1
-C
6
sustituido.
En la reivindicación 4, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo, dihidrobenzotienilo,
indolilo.
En la reivindicación 5, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo, dihidrobenzotienilo,
indolilo.
En la reivindicación 6, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tienilo, pirrolilo, tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo,
dihidrobenzotienilo, indolilo.
Reivindicaciones 7 a 16:
Se encuentran relacionadas con la reivindicación 1 cuestionada,
razón por la cual no se consideran claras.
Reivindicaciones 17 y 18:
Se menciona el término general “arilalquilo”, el cual no limita el
alcance de protección, puesto que no especifica el número de
carbonos presentes en dicho término.
Se han cometido errores tipográficos, los cuales deben ser
subsanados. Así, se debe adicionar una coma que separe a los
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valores tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo, dihidrobenzotienilo,
indolilo, tienilo, pirrolilo.
En la reivindicación 18, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tienilo, pirrolilo.
Reivindicación 19:
Se menciona el término general “arilalquilo” el cual no limita el alcance
de protección, puesto que no especifica el número de carbonos
presentes en dicho término.
Se han cometido errores tipográficos, los cuales deben ser
subsanados. Así, se debe adicionar una coma que separe a los
valores tetrahidrotienilo, oxazolilo, benzotienilo, dihidrobenzotienilo,
indolilo, tienilo, pirrolilo.
No se define la naturaleza o estructura química de la “fuente de
hidrógeno” y “catalizador” empleado, por lo que constituyen términos
imprecisos que abarcarían un gran número de posibles compuestos
que no se encontrarían soportados en la descripción. Para subsanar
estas observaciones, se debería incluir los significados de dichos
términos tal como se encuentran definidos en las reivindicaciones 28
y 26, respectivamente.
En los valores del sustituyente R
13
, se menciona la posibilidad de que
estén sustituidos con “hidroxi”, lo cual no se encuentra contemplado
en la definición del proceso dado en las páginas 53 a 55 de la
descripción.
La definición del compuesto intermediario (fórmula V) para la
preparación del compuesto de fórmula I, tiene una definición más
amplia para sus sustituyentes que las que se presenta en el
compuesto de fórmula (I). Así, se tiene que los sustituyentes R
9
y R
10
del compuesto de fórmula (V) tienen significados tales como
cicloalquilo C
4-8
sustituido con alquilo C
1-6
y alquilo C
2-6
sustituido con
un heterociclo, respectivamente, los cuales no concuerdan con los
significados de los sustituyentes correspondientes en la fórmula I (R
1
y R
2
); de modo tal que no se puede obtener compuestos de fórmula
(I) directamente de compuestos de fórmula (V), sino que es necesario
un paso de reacción adicional, que no se menciona ni en las
reivindicaciones ni en la memoria descriptiva.
Reivindicación 20:
No se define la naturaleza o estructura química de la “base”
empleada, por lo que se trataría de un término impreciso que
abarcaría un gran número de posibles compuestos que no se
encontrarían soportados en la descripción. Para subsanar esta
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