Sentencia nº 000656-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 12 de Julio de 2002
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 135347-2001/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 656-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 135347-2001
1-18
SOLICITANTE : TELEFONICA, S.A.
Riesgo de confusión entre signos que distinguen servicios de la clase 36 de la
Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Carta de consentimiento – Relación de la
empresa titular de la marca registrada con la empresa solicitante –
Constitución de Grupo Económico
Lima, doce de julio de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de setiembre del 2001, Telefónica, S.A. (España) solicitó el registro de
la marca de servicio constituida por la denominación T-GESTIONA TELEFONICA en
letras características, conforme al modelo, para distinguir servicios de seguros;
servicios de negocios financieros; servicios de negocios monetarios; servicios de
negocios inmobiliarios, de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
Mediante Resolución N° 15114-2001/OSD-INDECOPI de fecha 28 de diciembre del
2001, la Oficina de Signos Distintivos denegó de oficio el registro solicitado.
Manifestó lo siguiente:
- Telefónica del Perú S.A. (Perú) es titular de la marca de servicio constituida por la
denominación TELEFONICA, en letras estilizadas de color verde brillante y en la
parte inferior una línea de color verde brillante que subraya la denominación
TELEFONICA y fondo de color azul intenso, inscrita con certificado N° 18113,
para distinguir seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios
inmobiliarios y demás servicios de la clase 36 de la Nomenclatura Oficial.
- Los servicios que pretende distinguir el signo solicitado están comprendidos entre
los servicios que distingue la marca registrada.
- Es muy probable que la utilización de signos idénticos o semejantes respecto a
dichos servicios, sea susceptible de generar confusión en el público usuario.
- Si bien el signo solicitado es un signo mixto, ya que se encuentra conformado por
un elemento denominativo, (la denominación T-GESTIONA TELEFONICA) y por
un elemento figurativo, (la especial grafía del elemento denominativo) la
dimensión más relevante del mismo es la denominativa, atendiendo a la forma de
presentación dentro del signo solicitado; denominación que resulta ser gráfica y
fonéticamente similar al aspecto denominativo que conforma la marca registrada
TELEFONICA; hecho que resulta resaltante teniendo en cuenta que cuando los
usuarios desean solicitar un servicio lo hacen mediante su denominación.
- Ambos signos comparten la denominación TELEFONICA escrita con iguales
caracteres, siendo esta denominación la más relevante dentro del signo
solicitado, y si bien los signos difieren en el número de términos que los
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 656-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 135347-2001
2-18
componen, el signo solicitado no posee un elemento adicional que le otorgue la
diferenciación requerida para distinguirlo suficientemente de la marca registrada.
Con fecha 23 de enero del 2002, Telefónica, S.A. interpuso recurso de
reconsideración, manifestando lo siguiente:
- Telefónica del Perú S.A.A., titular de la marca base de la denegatoria, conforma
el Grupo Económico Telefónica.
- Las principales accionistas de dichas empresas peruanas son Telefónica
Internacional y Telefónica Perú Holding S.A.C., encontrándose estas dos últimas
empresas controladas directa e indirectamente, en forma respectiva, por
Telefónica, S.A. (de España)
- Telefónica, S.A. es titular del 98.2% de las acciones representativas del capital de
Telefónica del Perú S.A.A. y puede ejercer más de la mitad de los derechos de
voto de esta última empresa, por lo que, de acuerdo a lo establecido por la
Resolución Conasev N° 722-97-EF/94.10, tal vinculación accionaria determina el
reconocimiento de un grupo económico al haberse demostrado que Telefónica,
S.A. es la compañía largamente mayoritariamente propietaria y controladora del
derecho de voto y de la voluntad de Telefónica del Perú S.A.A.
- Los servicios a los que se refieren los signos sub-litis, tienen en el fondo el mismo
origen empresarial, ya que ambos proceden del Grupo Económico Telefónica y
todos los servicios que presta actualmente Telefónica del Perú S.A.A. tienen en
el fondo el mismo origen empresarial que la empresa española Telefónica, S.A.
Adjuntó copia de la certificación con firma notarial de don Víctor Carlos
Schwartzmann Larco, en su calidad de Secretario General de la empresa Telefónica
del Perú S.A.A. respecto a la titularidad de las acciones y control de dicha empresa,
por la empresa española Telefónica, S.A.
Mediante Resolución N° 3639-2002/OSD-INDECOPI de fecha 12 de abril del 2002,
la Oficina de Signos Distintivos declaró infundado el recurso de reconsideración
interpuesto. Manifestó lo siguiente:
- La empresa recurrente presenta en calidad de nueva prueba instrumental, copia
simple del escrito de certificación que otorga Telefónica del Perú S.A.A.
- Si bien la recurrente señala que, Telefónica del Perú S.A.A. es una empresa
vinculada con Telefónica, S.A. – toda vez que pertenecen al mismo grupo
económico (lo cual es también señalado en el documento de certificación
expedido por el representante autorizado de la primera de las mencionadas)
señalando además que Telefónica, S.A. es propietaria indirecta de las acciones
representativas del capital social de Telefónica del Perú S.A.A – el artículo 158
del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial, establece que la
coexistencia de signos idénticos o semejantes estará supeditada a la opinión
favorable de la Oficina competente, quien determinará si la misma afecta o no el
interés general de los consumidores.
- A pesar de lo señalado por la recurrente, no se ha manifestado el consentimiento
expreso de Telefónica del Perú S.A.A. para el registro del signo materia del
presente procedimiento, limitándose esta empresa mediante el referido
documento únicamente a precisar el tipo de vinculación que mantiene con la
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba