Sentencia nº 000924-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Julio de 2001
| Fecha de Resolución | 18 de Julio de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 103421-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 924-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 103421-2000
1-19
ACCIONANTE : TELEFONICA S.A.
EMPLAZADA : MACTEL E.I.R.L.
Denuncia por Infracción a los derechos de propiedad industrial: Inexistencia -
Actos de competencia desleal consistentes en el aprovechamiento de la
reputación ajena: Inexistencia
Lima, dieciocho de julio de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de marzo del 2000, Telefónica S.A. (España) interpuso acción por
infracción a los derechos de propiedad industrial contra Mactel E.I.R.L. en base a su
marca TELEFONICA y logotipo registrada en las clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 40, 41
y 42 de la Nomenclatura Oficial (certificados N°s 59142, 59143, 19453, 18113,
19620, 19621, 17758, 19622 y 19454). Manifestó ser una empresa constituida en
España, líder en la prestación de servicios telefónicos y telecomunicaciones en
general, los mismos que se distinguen con la marca TELEFONICA y logotipo. Señaló
que la emplazada se dedica a la fabricación y comercialización de bloqueadores y
temporalizadores telefónicos y, a través de avisos, viene publicitando el modelo MC-
05 utilizando su marca registrada TELEFONICA y logotipo, lo que constituye un acto
de competencia desleal en el que se vulneran sus derechos de propiedad industrial y
se contravienen las reglas de lealtad comercial, las cuales prohiben el empleo de
signos distintivos de terceros y la denigración de los competidores en el tráfico
mercantil. Sostuvo que si bien la Directiva 001-96-TRI publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 1 de febrero de 1997 no otorga competencia a la Oficina de Signos
Distintivos en los casos en que - adicionalmente a las violaciones de derechos de
exclusiva por actos de confusión, utilización indebida de reputación ajena o
reproducción no autorizada (tipificadas en los artículos 8, 14 y 19 del Decreto Ley
26122) - la emplazada incurra en actos de denigración (a que se refieren el artículo
consideración de la Oficina de Signos Distintivos el acto en conjunto, incluyendo la
denigración publicitaria, respecto a la cual formulará denuncia ante la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal. Indicó que la infracción a sus derechos de
propiedad industrial consiste en la reproducción de sus marcas registradas, lo cual
está expresamente prohibido por el artículo 169 del Decreto Legislativo 8231 y en el
1 Artículo 169.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin
su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido
registrada la marca, alguno de los actos siguientes:
a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error o
originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;
b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el mercado productos con la marca u ofrecer servicios en la
misma;
c) Importar o explotar productos con la marca;
d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios
distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales
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aprovechamiento indebido de su reputación comercial, supuesto contenido en el
marca sin tener autorización, sino que además la usa cambiando las características
de la misma. Precisó que en el aviso en cuestión aparece una botella de pastillas y
la imagen de un señor haciendo gestos como si tuviese dolor de cabeza,
apareciendo al costado la marca TELEFONICA con letras distorsionadas, de lo cual
se desprende que la emplazada intenta comunicar al consumidor que los costos de
los servicios telefónicos que presta su empresa son tan altos que causan malestar
en el consumidor. Destacó que este aviso perjudica a su empresa, pues además que
la emplazada usa su marca sin autorización, lo hace con ánimo de denigrar a su
empresa, tal como lo tipifica el artículo 11 del Decreto Ley 261223 y el artículo 7 del
cese de los actos violatorios (tales como distribución de avisos publicitarios donde
aparezca la marca TELEFONICA) y, en general, el cese del uso de la misma por
parte de la emplazada, así como la incautación, destrucción definitiva de todo el
material infractor y se ordene a la emplazada el pago de una multa por los actos
desleales cometidos en su contra. Solicitó la realización de una visita inspectiva en el
local de la emplazada y que, de comprobarse la comisión de la infracción, se ordene
la adopción de las medidas cautelares de cesación de los actos materia de la
denuncia y el comiso del material infractor, pidiendo que se nombre a su empresa
como depositaria de los bienes objeto de incautación, la que asumirá la custodia de
los productos incautados. Adjuntó el poder conferido a favor de Rafael Roselló de la
Puente y/o Rosa Bueno Mera y/o Juan Francisco Boggio Ubillus y/o Adriana Barreda
Taboada y los siguientes medios de prueba:
- 4 volantes publicitarios que promocionan los productos de la emplazada,
bloqueadores de teléfonos de marca MACTEL, en donde aparece la
denominación TELEFONICA (fojas 22 y 23).
productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño
económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha
marca; o,
e) Cualquier otro por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales
indicados en el presente artículo.
2 Artículo 14.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de
la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de
etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero.
3 Artículo 11.- Se considera desleal la propagación de noticias o la realización o difusión de manifestaciones
sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero o
de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en el mercado a no ser que sean exactas, verdaderas y
pertinentes.
Califican dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre otras, las manifestaciones que refieran a la
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias
estrictamente personales del afectado.
4 Artículo 7.- Todo anuncio debe respetar la libre y leal competencia mercantil.
Los anuncios no deberán imitar el esquema general, el texto, el eslogan, la presentación visual, la música o
efectos sonoros que otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros cuando la imitación pueda dar lugar a
error o confusión.
Los anuncios no deben denigrar ninguna empresa, marca, producto o aviso, directamente o por implicación,
sea por desprecio, ridículo o cualquier otra vía.
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