Sentencia nº 000935-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Julio de 2001
| Fecha de Resolución | 18 de Julio de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 9873742-1998/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 935-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9873742
1-17
SOLICITANTE : COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.A.
OPONENTE : SEQUOITA CAPITAL MANAGEMENT, LTD. (antes
DESTILERÍA PERUANA S.A.)
Notoriedad de la marca
Lima, dieciocho de julio de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 13 de noviembre de 1998, Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A. (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto CARTAVIO para distinguir azúcar, arroz,
miel, jarabe de melaza, café, té, cacao, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas
y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados
comestibles, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas
(condimentos), especias, hielo y demás comprendidos en la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 20 de mayo de 1999, Destilería Peruana S.A. (Perú) formuló observación
manifestando ser titular de la marca CARTAVIO, así como de diversas marcas que
contienen en su conformación el término CARTAVIO en la clase 33 de la
Nomenclatura Oficial. Indicó que Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A. ha
solicitado también el registro de la marca CARTAVIO en las clases 29 y 31 de la
Nomenclatura Oficial, mediante expedientes N° 73740-98 y 73741-98,
respectivamente, en los cuales ha formulado observación, y que el registro del signo
solicitado en dichas clases originaría un desvanecimiento de la atracción publicitaria
de su marca notoriamente conocida, sufriendo una pérdida en su valor y
desapareciendo la asociación que realiza el público consumidor entre la marca y su
origen empresarial. Consideró que el signo solicitado constituye la reproducción de
su marca notoriamente conocida, encontrándose incurso en la causal de prohibición
que señala el artículo 83 inciso d) de la Decisión 344, por lo que no puede acceder a
registro. Adjuntó copia de varios certificados y de la Resolución N° 1127-1998/TPI-
INDECOPI, precedente de observancia obligatoria.
Con fecha 30 de junio de 1999, Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A. absolvió el
traslado de la observación manifestando que el signo solicitado es suficientemente
distintivo, por lo que puede coexistir en el mercado con la marca registrada. Precisó
que no se ha configurado ninguno de los supuestos de excepción al principio de
especialidad, dado que la observante no ha acreditado la notoriedad de su marca
CARTAVIO y no existe vinculación entre los productos de las clases 30 y 33 de la
Nomenclatura Oficial (el signo solicitado pretende distinguir productos alimenticios
que forman parte de la canasta básica familiar, mientras la marca registrada
distingue bebidas alcohólicas), los cuales difieren en su finalidad, forma de
presentación, canales de comercialización y en el público consumidor al que están
dirigidos.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 935-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 9873742
2-17
Con fecha 19 de agosto de 1999, Destilería Peruana S.A. manifestó que de acuerdo
con la Resolución N° 1127-1998/TPI-INDECOPI, precedente de observancia
obligatoria, uno de los supuestos de prohibición de registro que establece el artículo
83 inciso d) de la Decisión 344 es que el signo solicitado constituya la reproducción
de una marca notoriamente conocida, resultando irrelevantes los productos o
servicios que los signos distinguen; lo cual ocurre en el caso del signo solicitado que
constituye la reproducción de su marca notoriamente conocida CARTAVIO. Adjuntó
diversos documentos, e indicó que ha presentado en el expediente N° 73740-98 dos
vídeos que contienen publicidad.
Con fecha 17 de setiembre de 1999, Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A.
manifestó que dado que no se ha acreditado la notoriedad de la marca registrada y
teniendo en cuenta que la observante no ha manifestado que exista vinculación
entre los productos que distinguen los signos en cuestión, no existe impedimento
para que el signo solicitado pueda acceder a registro. Respecto a las pruebas
presentadas por la observante, señaló que:
- Debe tenerse en cuenta que el estudio de mercado presentado sólo corresponde
a dos ciudades del Perú (Lima y Trujillo), siendo poco relevante a efectos de
acreditar el conocimiento de la marca CARTAVIO en todo el país.
- Los volúmenes de ventas por cajas han sido simplemente señalados, ya que la
observante no presentó cantidades objetivas ni medios probatorios que los
acrediten.
- El material publicitario es el normalmente utilizado en las campañas publicitarias
de cualquier producto que se comercializa en el mercado, no siendo suficiente
para afirmar la notoriedad de la marca registrada.
Con fecha 6 de octubre de 1999, Destilería Peruana S.A. manifestó que su marca
CARTAVIO fue la primera marca de ron peruano, fabricado por primera vez en 1929.
Señaló que las pruebas presentadas sí acreditan la notoriedad de su marca
CARTAVIO, por lo que es irrelevante que se acredite la existencia de vinculación
entre los productos que distinguen los signos en cuestión, ya que la protección que
merece es independiente de ello. Precisó que los estudios de mercado presentados
se han realizado en las ciudades de Lima y Trujillo, que concentran el 35% de la
población total del país, de acuerdo a los indicadores demográficos elaborados por
INEI, constituyendo por lo tanto una muestra relevante a fin de acreditar la
notoriedad de su marca. Acompañó indicadores demográficos (foja 258 y 259).
Con fecha 20 de octubre de 1999, Destilería Peruana S.A. presentó la declaración
jurada efectuada por Mario Maggi Pacheco, vicepresidente de su empresa, con
relación a los volúmenes de ventas de su marca CARTAVIO, correspondientes al
período 1995 al 30 de setiembre de 1999, así como a los montos invertidos en
publicidad. Posteriormente, presentó la declaración jurada efectuada por Oscar
Dufour Martínez, representante legal de Interandina de Publicidad S.A., empresa
encargada de la publicidad de su marca CARTAVIO.
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