Sentencia nº 001528-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 26 de Junio de 2008
| Fecha de Resolución | 26 de Junio de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 215189-2004/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1528-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 215189-2004
1-43
SOLICITANTE : GRUPO TORVISCO S.A. (antes CERVECERÍA
GRUPO TORVISCO S.A.)
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y
JOHNSTON S.A.A.
Notoriedad de marca de la opositora – Aplicación del artículo 136 inciso
h) de la Decisión 486 - Determinación de riesgo de confusión y asociación
– Aprovechamiento de la reputación ajena – Dilución de la fuerza
distintiva
Lima, veintiséis de junio del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 15 de julio del 2004, Cervecería Grupo Torvisco S.A. (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto constituida por la etiqueta conformada por
una figura cuadrangular con las esquinas redondeadas, con borde color beige y
de fondo color dorado, en el centro se aprecia un escudo de fondo verde claro
y dentro de él se hallan las denominaciones CERVEZA de color negro y
PILSEN TORVISCO en color rojo y borde negro, ambas en letras
características, entre ambas denominaciones la figura de dos halcones de
plumaje marrón en actitud agresiva, el escudo se apoya en una banderola de
color verde, en los extremos del escudo se ubican dos espigas de cebada, en
la parte inferior del escudo se halla la figura de la bandera del Perú y en la
parte superior la denominación CERVECERA GRUPO TORVISCO S.A. escrita
en letras características en color negro; conforme al modelo, para distinguir
cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y
zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, de la clase
32 de la Nomenclatura Oficial.
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EXPEDIENTE N° 215189-2004
2-43
Con fecha 28 de setiembre del 2004, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y
Johnston S.A.A. (Perú) formuló oposición manifestando lo siguiente:
(i) El término PILSEN como elemento integrante de su marca PILSEN
CALLO se encuentra vigente en el mercado nacional desde hace más de
cien años, lo cual significa que dicha marca ha distinguido eficazmente su
producto por más de un siglo y les permite afirmar categóricamente que
en la actualidad no existen dudas sobre su distintividad, por cuanto para
el consumidor peruano el término PILSEN sirve para obtener y consumir
la cerveza PILSEN CALLAO que elabora su empresa.
(ii) La distintividad de la marca PILSEN también ha sido reconocida por la
autoridad marcaria y por el Poder Judicial.
(iii) Su empresa es titular de la marca PILSEN CALLAO desde el año 1863.
Actualmente es titular de diversas marcas que incluyen en su
conformación la denominación PILSEN CALLAO, que distinguen
productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) Su marca registrada PILSEN CALLAO es notoriamente conocida en el
mercado nacional, conforme ha sido reconocida por la Resolución
Directoral Nº 473-89-ITINTEC-DG y por diferentes resoluciones del
Indecopi, gozando de innegable prestigio tanto en nuestro país como en
el ámbito internacional debido a la reconocida calidad de sus productos.
(v) La denominación CERVEZA PILSENERS TORVISCO es semejante al
grado de inducir al público a error con sus marcas registradas.
(vi) Efectuada la comparación entre el signo solicitado CERVEZA
PILSENERS TORVISCO y sus marcas registradas PILSEN CALLAO,
PILSEN CALLAO CHOPP, PILSEN TRUJILLO y PILSEN LIGHT, se
obtiene que los signos son gráfica y fonéticamente confundibles entre sí,
ya que el signo solicitado contiene el término PILSEN, que es una marca
de su empresa y, además, contiene totalmente su marca PILSEN
CALLAO, siendo también, semejante al grado de producir confusión con
sus otras marcas registradas donde el término PILSEN tiene carácter
plenamente distintivo.
(vii) El signo solicitado pretende distinguir cervezas, producto esencialmente
distinguido por sus marcas registradas, por lo que se puede advertir la
intención de la solicitante de pretender usar el signo solicitado para
aprovecharse indebidamente del goodwill de su marca PILSEN CALLAO,
buscando que los consumidores adquieran su producto en la errónea
creencia que se trata de su cerveza PILSEN CALLO o de una cerveza de
su empresa.
(viii) El signo solicitado transgrede lo dispuesto en el inciso h) del artículo 136
de la Decisión 486.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
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Con fecha 17 de noviembre del 2004, Cervecería Grupo Torvisco S.A. absolvió
el traslado de la oposición formulada manifestando lo siguiente:
(i) La denominación PILSENERS es una derivación de PILSEN, que tiene un
significado, connotación y uso a nivel mundial por tratarse de un tipo
singular de cerveza que constituye la gran mayoría en el mercado.
(ii) La definición de la denominación PILSEN a nivel mundial se aplica a
aquellas cervezas doradas, de fermentación baja y sabor convencional,
que proviene de una cerveza original (Urquell) de la ciudad de Pilsen
(República Checa), la cual contiene de 4’5 a 5’5 grados de alcohol,
caracterizada por su alto lúpulo, aroma fresco y sabor eco.
(iii) Otras cervezas que no cumplan con las características señaladas no
podrán denominarse PILSEN. Dicho criterio ha sido adoptado por casi la
totalidad de fabricantes de cerveza en el mundo, denominando PILSEN a
todas aquellas cervezas que tengan tales características.
(iv) PILSEN no es una denominación de fantasía, toda vez que dicha
denominación tuvo su origen gracias al nombre donde se produjo ese
determinado tipo de cerveza, pudiendo afirmarse que se trata de una
denominación de origen.
(v) La utilización de la denominación PILSENERS, junto a otros elementos
gráficos y fonéticos, al tratase de una derivación de PILSEN, adicionando
nuevas vocales y consonantes, reinventan o recrean dicho término,
pasando a constituirse en una denominación de fantasía, que junto a
otros elementos hacen que adquiera total distintividad.
(vi) La misma denominación, con otros elementos gráficos y fonéticos es
utilizado por otras empresas totalmente ajenas a la opositora, e inclusiva,
dentro de los mismos países que han suscrito la Decisión 486, tales como
Ecuador y Colombia, por lo cual no puede aseverarse que la misma sea
una marca registrada de propiedad exclusiva de la opositora.
(vii) El hecho que la denominación PILSEN se haya venido usando desde
hace años a manera de marca, no cambia el contenido de la palabra
PILSEN, que sigue siendo tratada a nivel mundial como la identificación
de un tipo de cerveza y no como una marca empresarial.
(viii) La denominación PILSEN es descriptiva del producto a identificar; sin
embargo, conforme lo señala la Resolución Nº 1583-2000/TPI-INDECOPI
“debido a que el consumidor medio no tiene conocimiento de que el
término PILSEN es el nombre de una ciudad ni un tipo de cerveza, se
determina que en el Perú el término PILSEN sólo es asociado con una
marca de cerveza”. El desconocimiento, el desuso o la ignorancia acerca
de una palabra, dado su carácter pasajero, puede ser subsanado o
enmendado. En consecuencia, el desconocimiento del significado u
origen de una denominación, no puede ser la base o sustento de un
derecho erga omnes.
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