Sentencia nº 001621-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 3 de Julio de 2008
| Fecha de Resolución | 3 de Julio de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 154699-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1621-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 154699-2002
1-16
SOLICITANTE: FERNANDEZ SAAVEDRA HECTOR LUIS
OPOSITORA: THE PROFESSIONAL GOLFERS’ ASSOCIATION OF
AMERICA
Cuestiones Previas: Preclusión - Argumentos invocados en segunda
instancia - Situación de la República Bolivariana de Venezuela en el
marco de la Comunidad Andina de Naciones – Oposición andina sobre la
base de solicitudes de registro presentadas en Venezuela – Principio de
territorialidad –Examen de registrabilidad.
Lima, tres de julio del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 18 de junio del 2002, Fernández Saavedra Héctor Luis (Perú) solicitó
el registro de la marca de producto constituida por la denominación GOLFINO
AMERICAN LINE acompañado de la silueta en color negro de un hombre con un
palo de golf apunto de dar un golpe; conforme al modelo, para distinguir prendas
de vestir, calzado y sombreros, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 22 de agosto del 2002, The Professional Golfers’ Association of
America (Estados Unidos de América) formuló oposición manifestando lo
siguiente:
(i) Es titular de la marca PGA TOUR y diseño de golfista en la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial amparada por la solicitud venezolana Nº 26797-92
presentada con fecha 9 de diciembre de 1992.
(ii) Adicionalmente, su empresa es titular de la marca marca PGA TOUR y
diseño de golfista en muchos países alrededor del mundo respecto a
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Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1621-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 154699-2002
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productos de la clase 25, tales como: Argentina, Austria, Bahamas,
Benelux, Bermuda, Brasil, Brunei, Canada, Finlandia, Francia, Alemania,
Unión Europea, Hong Kong, India, entre otros.
(iii) El signo solicitado reproduce en su totalidad el diseño que conforma su
marca PGA TOUR y diseño de golfista. Ambas figuras estilizadas resultan
absolutamente idénticas entre sí en cuanto a su concepción y particular
diseño, lo cual no puede atribuirse a la simple casualidad.
(iv) La expresión AMERICAN LINE en el signo solicitado debe ser excluida
considerando su carácter descriptivo respecto a los productos de la clase
25, pues su conocida traducción a nuestro idioma indica que se trata de
una línea de productos americanos.
(v) El signo solicitado pretende distinguir el mismo tipo de productos que
distingue su marca.
(vi) Invocó la aplicación del artículo 147 y 136 inciso a) de la Decisión 486.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso. Posteriormente,
adjuntó documentos relacionados con su solicitud venezolana y los registros de
su marca en distintos países.
Con fecha 3 de setiembre del 2002, Saga Falabella S.A. (Perú) formuló
oposición manifestando que el signo solicitado resulta confundible con su marca
conformada por la figura de un golfista, registrada bajo certificado Nº 81285, en
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 10 de octubre del 2002, Fernández Saavedra Héctor Luis absolvió el
traslado de las oposiciones formuladas manifestando lo siguiente:
(i) Respecto a la oposición formulada por The Professional Golfers’
Association of America:
- Atendiendo al tiempo transcurrido desde la fecha de presentación de la
solicitud venezolana, casi diez años, corresponde a la Oficina exigir los
resultados de la misma.
- El hecho de que la marca base de la oposición haya sido registrada en
diversos países no significa necesariamente que tenga un derecho
constituido en el país, pues dicha situación no está prevista en ley como
supuesto de un mejor derecho frente al signo materia de registro por el
recurrente.
- Sólo la marca notoria es que tiene una protección especial situación que
no se presenta en el caso de la marca de la oponente.
- Sin perjuicio de lo anterior, el signo solicitado no es confundible con la
marca de la opositora, dado que no es suficiente que ambos signos
compartan algunos de sus elementos, más aun cuando existen diversas
marcas registradas en la clase 25 que contienen la figura de un golfista.
(ii) Respecto a la oposición formulada por Saga Falabella S.A.
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