Sentencia nº 000679-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 335205-2007/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0679-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 335205-2007
1-36
SOLICITANTE : SACHER E.I.R.L.
OPOSITORA : SACHER HOTELS BETRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H.
Nulidad de resolución de Primera Instancia – Aplicación del artículo 217.2
Denominaciones descriptivas - Denominaciones comunes o usuales –
Falta de distintividad del signo solicitado – Carece de objeto pronunciarse
sobre los argumentos que sustentaron la oposición formulada
Lima, veintidós de marzo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de noviembre de 2007, Sacher E.I.R.L. (Perú) solicitó el registro de
la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la figura ovalada
conteniendo la denominación SACHER escrita en letras características, el
diseño de una cereza sobre la letra E de dicha denominación y la frase
PASTELERÍA FINA (sin reivindicar), todo en la combinación de colores marrón,
blanco, anaranjado, rojo y verde; conforme al modelo, para distinguir pastelería,
a saber, pasteles, tortas, bocaditos, de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 5 de mayo de 2008, Sacher Hotels Betriebsgesellschaft m.b.H.
(Austria) formuló oposición al registro solicitado manifestando lo siguiente:
- La empresa Hotel Sacher, Eduard Sacher GmbH, que es una subsidiaria
suya, es titular, en la Unión Europea, de la marca registrada SACHER
(Certificado Nº 0023372210), que distingue productos de la clase 30 de la
Nomenclatura Oficial1. Asimismo, la empresa en cuestión ha solicitado con
anterioridad (25 de octubre de 2005), en los Estados Unidos de América, el
registro de la marca SACHER (Expediente Nº 78740045), para distinguir
productos de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial.
1 Al respecto, precisó que, posteriormente, cumplirá con adjuntar los documentos que acrediten
fehacientemente la vinculación existente entre las referidas empresas.
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- La Autoridad Administrativa debe tener en consideración que la
denominación SACHER es reconocida mundialmente como una torta
procedente de Austria; país donde fue creada en el año 1832, por el
aprendiz de chef Franz Sacher. La torta en cuestión está elaborada con
diversos ingredientes, y se caracteriza por ser un pastel esponjoso de
chocolate que en su interior está relleno de albaricoque. Adicionalmente, el
creador de la torta Sacher, el chef Franz Sacher, aperturó un hotel
denominado “Hotel Sacher”, el cual, con el pasar de los años se convirtió en
uno de los más grandes hoteles.
- A fin de conservar la tradición de la torta Sacher, el “Hotel Sacher” no sólo
viene ofreciendo dicho producto en diferentes tiendas de Austria (Viena,
Salzburgo, Innsbruck, Graz y el aeropuerto de Viena) e Italia (Bolzano o
Bozen), sino que, tal como puede verificarse de la página web http://austria-
travel.suite101.com/article.cfm/in_vienna_let_them_eat_cake, también se
han vendido y exportado más de 360.000 tortas en distintas partes del
mundo.
- La historia del famoso pastel SACHER ha permitido que éste trascienda
como una marca notoriamente conocida para distinguir no sólo una torta de
características peculiares y de un sabor original proveniente de Austria, sino
también como un producto elaborado y comercializado por los Hoteles
Sacher.
- El signo solicitado SACHER PASTELERÍA FINA y logotipo se encuentra
incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso h)
de la Decisión 486. Adicionalmente, resulta de aplicación lo establecido en el
artículo 6 bis del Convenio de París.
- El signo solicitado SACHER PASTELERÍA FINA y logotipo debe ser
denegado en virtud a la confusión que su existencia podría causar para el
público consumidor.
- La empresa solicitante pretende aprovecharse del buen nombre y el prestigio
que su empresa ha ganado a lo largo de los años, a través de la elaboración
y comercialización de la torta Sacher.
Adjuntó medios probatorios a fin de acreditar lo antes expuesto2.
2 Al respecto, la empresa opositora Sacher Hotels Betriebsgesellschaft m.b.H. adjuntó los siguientes
medios probatorios:
- Copia de la consulta efectuada en el sistema de búsqueda electrónica de m arcas de la Oficina de
Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América (USPTO), de la cual se desprende que la
empresa Hotel Sacher, Eduard Sacher GmbH (Austria) ha solicitado con fecha 25 de octubre de
2005, en los Estados Unidos de América, el registro de la marca SACHER, para distinguir productos
y/o servicios de las clases 30 y 43 de la Nomenclatura Oficial, bajo Expediente Nº 78740045. Cabe
precisar que en dicha solicitud se reivindicó la solicitud extranjera Nº 201909, presentada el 5 de
febrero de 2002, en Austria (fojas 44 a 48).
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Con fecha 7 de mayo de 2008, Sacher Hotels Betriebsgesellschaft m.b.H.
reiteró sus argumentos referidos al hecho de que su marca SACHER es
notoriamente conocida en diversos países del mundo (principalmente, Austria,
Alemania, Italia, Suiza y Estados Unidos de América), con relación a los
productos de pastelería, tortas y servicios de hotelería. Adicionalmente, reiteró
que el signo solicitado SACHER PASTELERÍA FINA y logotipo se encuentra
incurso en la prohibición de registro establecido en el artículo 136 inciso h) de
la Decisión 486, así como también que resulta de aplicación lo establecido en
el artículo 6 bis del Convenio de París.
Con fecha 9 de junio de 2008, Sacher Hotels Betriebsgesellschaft m.b.H.
reiteró sus argumentos referidos al prestigio y renombre que ostenta la famosa
torta Sacher; siendo que, en su opinión, dicha denominación se ha convertido,
a su vez, en una marca notoriamente conocida en diversos países del mundo.
Adicionalmente, agregó lo siguiente:
- A la fecha, el “Hotel Sacher” ha expandido la prestación de sus servicios
brindando nuevos e innovadores productos relacionados a la famosa torta
elaborada de chocolate, para lo cual, ha aperturado hace pocos años, el
“Sacher Spa” en donde se brindan tratamientos en base a chocolate.
- La famosa torta Sacher y el “Hotel Sacher” dependen uno del otro; es decir,
no podría existir una sin el otro. En efecto, el referido postre puede ser
degustado en el Café Roter y otros cafés dentro del hotel, en donde se
ofrece a sus huéspedes y visitantes probar esta torta tan famosa que ha
- Copia y/o impresión de artículos periodísticos o aparecidos en páginas de Internet, correspondiente
al período comprendido dentro del año 2007 – algunos publicados en los Estados Unidos de
América, según lo manifestando por la propia opositora - en los que se hace referencia a la notable
fama y prestigio que ostenta la torta SACHER, así como también respecto al “Hotel Sacher” y a los
servicios que éste brinda, entre los cuales se encuentra, la venta y comercialización de la referida
torta. En algunos de los artículos, se señala que: “(…) El pastel, un poco seco, de chocolate, con
mermelada de albaricoque como relleno y chocolate como revestimiento, es producido
exclusivamente por el Hotel Sacher de Viena. De conformidad con el hotel, la torta fue creada por
Franz Sacher, un aprendiz de 16 años en 1832 en la corte del Príncipe Klemens Wenzel von
Metternich (…) El Hotel Sacher, ubicado frente a la Ópera en el centro de Viena, fue construido hace
aproximadamente 44 años por el hijo de Franz Sacher, Eduard, y ha vigilado de cerca la receta en
los últimos años. A lo largo de su historia, el hotel ha estado envuelto en una batalla legal con
Demel, una pastelería local, que también producía un pastel denominado “Original Sarche Torte. La
batalla concluyó en 1965 co n el pastel de la pastelería local denominándose “Demels Sachertorte”
que difiere del pastel del Hotel Sacher en que la capa de mermelada de albaricoque está
directamente debajo de la capa de chocolate (…) la Sarche Torte ha ganado reconocimiento mundial
(…) Hoy en día, unas 360,000 tortas Sacher son vendidas en cajas distintivas y alrededor de un
tercio de éstas, se exporta alrededor del mundo (…)”.” (…) (fojas 49 a 50).
- Impresión de un artículo denominado “History of Sachertorte, Sacher Cake” (sin fecha) (sólo se
aprecia como fecha de impresión del artículo el 5 de mayo de 2008) en el cual se hace referencia
sobre la historia y creación de la Torta Sacher, así como de la fama y prestigio que és ta ha obtenido;
adicionalmente, se hace referencia a la creación del Hotele Sacher (fojas 51 a 53).
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