Sentencia nº 001594-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Junio de 2009
| Fecha de Resolución | 22 de Junio de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 1051-2003/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1594-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 1051-2003/OIN
1-20
SOLICITANTE : NOVARTIS AG
Solicitud de patente de invención – Modificaciones – Claridad
Lima, veintidós de junio de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 14 de octubre de 2003, Novartis AG (Suiza) – reivindicando prioridad
extranjera en base a la solicitud Nº 0223978.8, presentada el 15 de octubre de
2002 en Gran Bretaña – solicitó patente de invención para “TABLETAS
DISPERSABLES QUE COMPRENDEN UN DERIVADO DE ACIDO
BENZOICO”, cuyos inventores son Karine Deffez y Jean-Pierre Cassiere.
Con fecha 5 de agosto de 2004, se otorgó la Orden de Aviso Nº 496-2004,
efectuándose la correspondiente publicación en el Diario Oficial El Peruano el
20 de setiembre de 2004.
Con fecha 31 de enero de 2007, el examinador de patentes emitió el Informe
Técnico AB 06-2007 señalando lo siguiente:
(i) Suficiencia y claridad
- La descripción de la invención permite la comprensión del problema
técnico y de la solución que plantea la invención a dicho problema; por lo
tanto, la memoria descriptiva cumple con el requisito establecido en el
artículo 28 de la Decisión 486.
- Las reivindicaciones 1 a 12, 14 y 15 no cumplen con el requisito de
claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486, por las siguientes
razones:
• Reivindicaciones 1 a 3: Representan múltiples reivindicaciones
independientes de la misma categoría, lo cual afecta la claridad y
concisión del pliego reivindicatorio, además, hacen referencia a
características deseables de propiedad, como “tableta dispersable”, lo
cual no constituye una característica técnica esencial, estructural o
funcional de la invención, más bien representa la solución del problema
técnico a resolver, por lo que el alcance de las reivindicaciones no sólo
incluirían a la composición de la presente invención sino también a todas
las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
• Reivindicaciones 4 a 12, 14 y 15: Están relacionadas con las
reivindicaciones 1 a 3 y hacen referencia a características deseables de
propiedad, como “tableta dispersable, tiempo de desintegración”, lo cual
no constituye una característica técnica esencial, estructural o funcional
de la invención, más bien representa la solución del problema técnico a
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RESOLUCIÓN N° 1594-2009/TPI-INDECOPI
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resolver, por lo que el alcance de las reivindicaciones no sólo incluirían a
la composición de la presente invención sino también a todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Asimismo, en
la reivindicación 10 se emplea el término no limitativo: “aproximadamente”
que no define adecuadamente el alcance de la protección, por lo que debe
ser retirado.
- Nota:
El pliego reivindicatorio debe ser replanteado de forma tal que el ámbito
de protección no implique múltiples reivindicaciones independientes de la
misma categoría.
Se debe retirar las referencias a las características deseables, ya que la
tableta puede ser definida o caracterizada por los ingredientes que la
componen (formulaciones de los ejemplos 1 y 2) y, asimismo, se debe
retirar el término impreciso “aproximadamente”.
Las reivindicaciones tienen que definir todas las características técnicas
esenciales, estructurales o funcionales, donde estas características
esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la
invención. El resultado o fin alcanzado no es una característica esencial.
(ii) No invenciones y exclusiones a la patentabilidad
- La reivindicación 13 que define “Un método para administrar a un
mamífero que necesite dicho tratamiento....”, se refiere a un método
terapéutico, por lo que no es patentable en concordancia con el artículo 20
literal d) de la Decisión 486 y, en consecuencia, debe ser retirada del
pliego de reivindicaciones.
En caso que la solicitante subsane las objeciones anteriormente planteadas,
deberá tener en cuenta lo siguiente:
(iii) Con respecto a la novedad: Los antecedentes más cercanos son los
documentos:
• D1: WO 9749395 A1 “3,5-DIFENIL-1,2,4-TRIAZOLES SUSTITUIDOS Y
SUS USOS COMO QUELANTES FARMACÉUTICOS DE METALES”
(Novartis AG), publicado el 31 de diciembre de 1997.
• D2: WO 00577886 A1 & Equivalente US 2002/0061333 A1
“COMPUESTOS MACRÓLIDOS DISPERSABLES Y MÉTODOS PARA LA
PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS” (Cll. Pharma), publicado el 5 de
octubre de 2000.
- El documento D1, desarrolla una tableta dispersable del compuesto ácido
4-{3,5-bis(2-hidroxifenil)-1H-{1,2,4}-triazol-1-il}benzoico, el cual puede
estar presente en una proporción de 0,1% a 100% del peso total, además,
contiene excipientes convenientes, tales como lactosa, sucrosa, manitol,
polivinilpirrolidona reticulada, desintegrantes, lubricantes, colorantes, entre
otros; por lo que al revelar características de la presente invención, se
considera que anticipa al objeto de las reivindicaciones.
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