Sentencia nº 002536-2007/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 6 de Diciembre de 2007
| Fecha de Resolución | 6 de Diciembre de 2007 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 538-2005/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 2536-2007/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 538-2005/OIN
1-37
ACCIONANTE : GALLETERA OLBAL S.A.C.
EMPLAZADO : LUIS ELEAZAR SORIANO CÁCERES
Nulidad de una patente de invención concedida durante la vigencia de la
Decisión 486: Infundada – Requisito de novedad
Lima, seis de diciembre del dos mil siete.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 16 de mayo del 2005, Galletera Olbal S.A.C. (Perú) solicitó la
nulidad de la patente de invención para MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y
COCCIÓN DE GALLETAS, otorgada a favor de Luis Eleazar Soriano Cáceres
bajo título Nº 3178, manifestando lo siguiente:
(i) El emplazado y la señora Olga Barrantes Alfaro contrajeron matrimonio
en el año 1963, dedicándose a la producción y distribución de galletas,
iniciando sus actividades aproximadamente en el año 1969 en Trujillo.
Posteriormente, se trasladaron a Lima e implementaron una pequeña
industria familiar para la fabricación de galletas.
(ii) En el año 1969, tomaron conocimiento de la existencia de una fábrica
de galletas de propiedad del señor Andrés Miyasato, la cual visitaron y
luego de observar el diseño de las máquinas que existían en dicha
fábrica, el emplazado las reprodujo en la fábrica familiar.
(iii) La máquina reproducida por el emplazado era una máquina que servía
para moldear y cocer las galletas, que se encontraba constituida por a)
un mecanismo de soporte; b) un mecanismo de moldeado y cocción,
constituido por dos planchas, una superior y otra inferior y; c) una
especie de cajón que se desliza sobre las planchas y que es el que
distribuye la plancha inferior para su moldeado y cocción. La diferencia
consiste en que el modelo original poseía calderos, mientras que el
modelo del emplazado utiliza energía eléctrica.
(iv) En el año 1983, adquirieron de la empresa Uruma S.A. la marca
CHAPLIN, inscrita bajo certificado Nº 22539, que distingue productos
de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Desde entonces, las galletas
CHAPLIN han sido elaboradas por la familia Soriano, siendo conocidas
como unas galletas dulces y crocantes con un sabor y sello
característicos.
(v) En el año 2001, se inicia el proceso de divorcio y mediante sentencia
consentida de fecha 28 de agosto del 2003, el Tercer Juzgado Mixto de
San Juan de Lurigancho declaró la separación convencional de los
cónyuges y aprobó el convenio de separación de patrimonios. Por
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sentencia de fecha 7 de abril del 2004, se declaró disuelto el vínculo
matrimonial.
(vi) En el año 2001, el emplazado presentó la solicitud de patente de
invención para MÁQUINA PARA EL MOLDEADO Y COCCIÓN DE
GALLETAS, la cual fue concedida mediante Resolución Nº 1029-
2003/OIN-INDECOPI e inscrita bajo el título Nº 3178.
(vii) En el año 2004, se constituye la empresa teniendo como socios
fundadores a la señora Olga Barrantes y sus hijos, quienes continúan
con la producción y comercialización de galletas.
(viii) La patente de invención carece de novedad a la fecha de presentación
de la solicitud, toda vez que ya era de dominio público desde el año
1970, fecha en la cual observó el funcionamiento de la máquina
empleada en la fábrica del señor Miyasato.
(ix) La máquina fue reproducida por el señor Soriano y utilizada en la
fábrica familiar desde el año 1970, habiéndose fabricado dos máquinas
adicionales, las cuales siguieron el mismo modelo y sistema, variando
las dimensiones de las planchas superior e inferior para producir un
mayor número de galletas.
(x) Durante los más de veinte años que su familia viene produciendo las
galletas CHAPLIN en la ciudad de Lima, se utilizaron las máquinas
cuya patente fue solicitada por el emplazado en el año 2001, lo que
constituye una prueba irrefutable de que la patente de invención carece
de novedad.
(xi) Consta mediante acta en el expediente Nº 112455-1986, procedimiento
de infracción iniciado por el emplazado contra el señor Andrés
Miyasato y seguido ante el ITINTEC, que los funcionarios de la
Dirección de Propiedad Industrial constataron que funcionaba la
Galletería Chaplín, en la cual se fabricaban galletas con la marca
CHAPLIN.
(xii) En el acta de constatación notarial de fecha 6 de mayo del 2005,
realizada en las instalaciones de la que fuera la Fábrica de Galletas
Chaplin en el Callao, se constató la existencia de: a) una máquina
manual armada y en desuso, cuya descripción corresponde a la
máquina patentada y a las máquinas utilizadas por el emplazado
durante más de veinte años; b) una máquina semi armada y en desuso
semejante a la anterior, pero sin el cajón que va dentro de la estructura
metálica deslizable y dos bases de estructura de fierro (sic) de
similares características. Se tomaron muestras fotográficas.
(xiii) Con fecha 16 de octubre del 2003, se otorgó la Escritura Pública de
Sustitución de Régimen Patrimonial y transferencia de derechos de
propiedad, en la cual consta que se le otorgó a la señora Barrantes,
entre otros, 18 wafleras y su cajón; y una base de máquinas
productoras de galletas. Asimismo, en dicho documento se señala que
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entre los bienes que se adjudica al señor Soriano se encuentran 2
máquinas productoras de galletas.
(xiv) Posteriormente, mediante acta de constatación notarial de fecha 25 de
enero del 2005, se dejó constancia de que el emplazado entregó a la
señora Barrantes 18 planchas de fierro para la elaboración de galletas
y que la señora Barrantes le entregó 6 planchas usadas de fierro
fundido y aluminio para elaborar galletas CHAPLIN.
(xv) Fundamentó la acción en los artículos 75 y 16 de la Decisión 486.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar lo manifestado.
Con fecha 26 de setiembre del 2005, Luis Eleazar Soriano Cáceres (Perú)
absolvió el traslado de la acción de nulidad manifestando lo siguiente:
(i) Empezó su actividad de producción de galletas con maquinarias
artesanales en el año 1969, fecha en la que inició su invento, por lo que
existen referencias históricas.
(ii) Es falso que haya visitado al señor Andrés Miyasato.
(iii) Es la única persona que se interesó en fabricar las máquinas materia
de la acción, no los esposos Soriano Barrantes, por lo que le asiste el
derecho como inventor, de conformidad con lo establecido en el
(iv) Una vez alcanzado el punto óptimo de su invento, procede a solicitar la
patente de invención, cumpliendo con los requisitos y publicaciones
correspondientes. Durante el tiempo que estuvo en evaluación la
patente de invención no existieron observaciones a nivel internacional o
nacional, por lo que el procedimiento de patente resulta válido y su
patente reúne los requisitos de patentabilidad.
(v) El domicilio ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho es de su
propiedad, acondicionando el primer piso para su empresa,
transformando y realizando desde el año 1969 una serie de
transformaciones a su invención, tales como: utilización de carbón de
piedra, petróleo, gas y finalmente electricidad, por lo que decide
solicitar la patente de invención.
(vi) Si bien existió una denuncia en su contra, ésta fue por la marca
CHAPLIN, mas no por la patente de invención que es materia del
presente procedimiento.
(vii) Nunca han existido más de dos máquinas, conforme se aprecia de la
Constitución de la empresa Galletera San Juan S.A.
(viii) Ha fabricado galletas como persona natural y luego como persona
jurídica, no se ha tratado de una fábrica familiar, debiendo tenerse en
consideración que los inventos son bienes propios y no sociales.
(ix) Solicita la realización de una inspección en el local ubicado en calle
California 374 – Bellavista y la declaración de los señores Nerida
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