Sentencia nº 001666-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 23 de Julio de 2010
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 301115-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1666-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 301115-2006
1-36
SOLICITANTE : DANIEL RICHARD SÁNCHEZ CANARIO
OPOSITORA : KAMAN MUSIC CORPORATION
Registro marca de producto - Mala fe: Existencia
Lima, veintitrés de julio de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 26 de diciembre del 2006, Daniel Richard Sánchez Canario (Perú)
solicitó el registro de la marca de producto constituida por el logotipo
conformado por la denominación LATIN PERCUSSION escrita en letras
características, antecedida por las letras LP estilizadas, dentro de un círculo,
sin reivindicar colores; conforme al modelo, para distinguir instrumentos
musicales, de la clase 15 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 7 de marzo del 2007, Kaman Music Corporation (Estados Unidos de
América) formuló oposición al registro del signo solicitado manifestando lo
siguiente:
(i) Es titular en Estados Unidos de América de las siguientes marcas
registradas para distinguir productos de la clase 15 de la Nomenclatura
Oficial :
Signo
Número
Signo
Número
LP LATIN PERCUSSION y
logotipo
880477
LP MUSIC
COLLECTION y
logotipo
2329912
LP y logotipo
1292158
LP PERFOMER
SERIES
2776652
LP y logotipo
2391247
LP RHYTHMIX y
logotipo
2557301
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EXPEDIENTE N° 301115-2006
2-36
LP ASPIRE
2386372
WORLD BEAT LP y
logotipo
29893101
LP JAMMERS
2636810
LP
78/197231
(solicitud)
(ii) La marca LP LATIN PERCUSSION y logotipo se encuentra registrada en
Benelux, Canadá, Dinamarca, Comunidad Europea, Francia, Reino Unido,
Italia y Tailandia.
(iii) En el presente caso resulta de aplicación el artículo 7 de la Convención de
Washington dado que las marcas registradas a su favor en Estados
Unidos de América han sido solicitadas o registradas con anterioridad al
signo solicitado en el presente expediente. Además, el signo solicitado es
similar a las marcas registradas, en vista de que comparten las siglas LP,
un círculo que encierra las siglas LP y los términos LATIN y
PERCUSSION, no habiendo incluido el solicitante alguna característica en
el signo solicitado que permita diferenciarlo de las marcas registradas.
(iv) Los signos en cuestión distinguen los mismos productos de la clase 15 de
la Nomenclatura Oficial, siendo que los productos que distinguen sus
marcas han sido usados y continúan usándose en la actualidad a nivel
internacional.
(v) En vista de las semejanzas existentes entre los signos en cuestión, se
advierte que no puede atribuirse a una casualidad o coincidencia el
registro del signo solicitado.
(vi) La casi identidad entre los signos en cuestión demuestra la mala fe del
solicitante.
(vii) Los signos en cuestión son gráfica y fonéticamente similares al grado de
inducir a confusión al público consumidor.
Adjuntó medios probatorios destinados a sustentar sus argumentos.
Con fecha 22 de marzo del 2007, Daniel Richard Sánchez Canario absolvió el
traslado de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Los documentos presentados por la opositora deben ser declarados
inadmisibles, debido a que consignan información redactada en idioma
inglés sin su respectiva traducción al español.
(ii) El sistema de protección de marcas tiene como uno de sus pilares el
Principio de Territorialidad, cuyo efecto radica en que la protección de los
derechos sobre un signo distintivo se circunscribe al ámbito geográfico del
país en el que se concedió dicho registro, careciendo el mismo de
protección extraterritorial, de modo que su protección no puede
extenderse automáticamente a otros países.
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3-36
(iii) No corresponde la aplicación del artículo 7 de la Convención de
Washington, ya que los documentos presentados no demuestran que él
haya conocido la existencia de las marcas registradas a favor de la
opositora con fecha anterior a la presente solicitud de registro.
(iv) Asimismo, los medios probatorios no acreditan que la presente solicitud
de registro se haya efectuado con mala fe.
Citó jurisprudencia que consideró aplicable al presente caso.
Con fecha 10 de abril de 2007, Kaman Music Corporation señaló lo siguiente:
(i) La solicitante considera que, en virtud del Principio de Territorialidad,
puede apropiarse en nuestro país de marcas legítimamente protegidas en
los Estados Unidos, y que él ha copiado para intentar distinguir productos
idénticos a los que distinguen las referidas marcas registradas
(instrumentos musicales).
(ii) La única defensa expuesta por el solicitante, en relación con la mala fe, es
manifestar que la mala fe debe ser acreditada fehacientemente, por lo que
él no estaría actuando de mala fe, hasta que no se tuvieran pruebas que
lo demuestren; sin embargo, en el presente caso, los documentos
presentados muestran el uso y difusión de la marca LP LATIN
PERCUSSION y diseño en Estados Unidos de América, en donde lo
importante es la aparición de la marca y los productos que distingue
(figuras de los instrumentos musicales) que no pueden traducirse,
simplemente se ve y se comprueba el uso.
(iii) El conocimiento previo, por parte del solicitante de la existencia y uso de
la marca de su empresa es evidente y no puede atribuirse a la casualidad
que justamente la misma marca haya sido creada por el solicitante para
distinguir los mismos productos de interés (instrumentos musicales).
(iv) La jurisprudencia administrativa citada por el solicitante no tiene ninguna
relación con el presente caso, y la Autoridad evaluará cada caso en
particular.
Mediante Resolución N° 19453-2007/OSD-INDECOPI de fecha 31 de octubre
del 2007, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
Improcedencia de la Oposición
(i) En el presente caso, la opositora no ha acreditado ser titular de las
marcas LATIN PERCUSSION y diseño (Certificado Nº 880477) y LP y
diseño (Certificados Nº 1292158 y Nº 2391247), toda vez que, conforme
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