Sentencia nº 001102-2006/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 8 de Agosto de 2006
| Fecha de Resolución | 8 de Agosto de 2006 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 193837-2003/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1102-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193837-2003
1-23
ACCIONANTE : IZUMOTOR E.I.R.L.
MOTORIX E.I.R.L.
EMPLAZADO : ABRAHAM ROSARIO SUYBATE RUIZ
Acción de nulidad de registro de marca - Mala fe
Lima, ocho de agosto del dos mil seis.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 23 de octubre del 2003, Izumotor E.I.R.L. (Perú) y Motorix E.I.R.L.
(Perú) solicitaron la nulidad del registro de la marca de producto IZUMI y
logotipo
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, registrada en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial a favor de
Abraham Rosario Suybate Ruiz (certificado N° 85715) manifestando lo
siguiente:
(i) Sus empresas se dedican a la importación y comercialización de
repuestos automotrices en general.
(ii) Mediante carta notarial remitida recientemente, el titular de la marca
cuya nulidad se pretende les comunicó que había registrado la marca en
cuestión por lo que tenía el derecho exclusivo de actuar contra cualquier
tercero que, sin su consentimiento, venda, ofrezca, almacene o
produzca en el comercio productos con dicha marca, o incluso importe o
exporte dichos productos.
(iii) Dicha carta fue recibida con sorpresa por sus empresas pues la marca
IZUMI y logotipo existe con anterioridad en el mercado desde 1938 y
todas las empresas del ramo (incluso el Sr. Suybate y sus empresas
vinculadas) importan y comercializan dicha marca y sus productos hace
años.
(iv) Lo que pretende el emplazado es apropiarse de una marca extranjera
que se comercializa hace años en el mercado peruano para luego
amedrentar ilegalmente a quienes después de dicho registro quieran
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Tal como se aprecia a continuación:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1102-2006/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 193837-2003
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importar y vender dicha marca, monopolizándola y, en un claro abuso de
posición de dominio, poner las reglas dentro del mercado.
(v) En razón de la evidente mala fe con la que se ha obtenido el registro de
la marca en cuestión, los intereses de sus empresas, dada su actividad
comercial, se han visto afectados.
(vi) Invocaron la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486 y lo dispuesto
en el artículo 181 inciso c) del Decreto Legislativo 823 manifestando
que, en el presente caso, el titular de la marca cuya nulidad se pretende
la ha registrado sin el consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera a sabiendas de que dicha marca extranjera era muy conocida
en el mercado de repuestos automotrices y que no iba a poder contar
con dicho consentimiento, ya que el emplazado hace años que se
dedica a la importación, distribución y comercialización de dicha marca
en el mercado y ha solicitado el registro de la misma como si él la
hubiera creado, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184
del Decreto Legislativo 823 el registro en cuestión es nulo, puesto que
hasta el logotipo de la marca ha sido copiado.
(vii) De mantenerse el registro de marca en cuestión, se crearían
condiciones de competencia desleal, pues el titular pretende prohibir la
importación y comercialización de productos de la clase 12 de la marca
IZUMI a su competencia como si él produjese pistones, camisetas o
piezas marca IZUMI, cuando él mismo importa del extranjero dichos
productos con esa marca que ya existe.
(viii) Es más, los propios importadores de carros TOYOTA, NISSAN,
SUZUKI, DAIHATSU, entre otros, que figuran en el catálogo de la
empresa Izumi, estarían prohibidos de importar y comercializar sus
autos que vienen precisamente con partes marca IZUMI, lo cual es
inaudito.
Adjuntaron documentos a fin de acreditar sus argumentos y solicitaron se
requiera al emplazado la presentación de determinadas pruebas
2
.
Con fecha 4 de febrero del 2004, Abraham Rosario Suybate Ruiz (Perú)
absolvió el traslado de la acción de nulidad presentada manifestando que el
registro de marca cuya nulidad se pretende ha cumplido con los preceptos
establecidos en el procedimiento de obtención de una marca y ha cumplido con
todas las formalidades exigidas en la ley. Señaló que si bien las accionantes
aducen que el registro de la marca IZUMI pertenece a una empresa extranjera,
no han presentado documento o certificado alguno que demuestre que tal
2
Cabe precisar que mediante proveído de fecha 5 de febrero del 2004, la Oficina de Signos Distintivos
requirió al emplazado para que cumpla con presentar, en el plazo de 30 días hábiles, las pólizas y
facturas de importación de los productos IZUMI y las muestras que produce el emplazado con la marca
IZUMI registrada a su favor.
Sin embargo, ello no ha sido cumplido.
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