Sentencia nº 001114-2010/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 19 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 19 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 364978-2008/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1114-2010/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 364978-2008
1-33
SOLICITANTE : TEXTIL FULL COLOR S.R.L.
OPOSITORA : SOUTH BEACH BEVERAGE COMPANY. INC.
Mala fe - Artículo 137 de la Decisión 486: No aplicable – Riesgo de
confusión entre signos que distinguen productos de las clases 25, 30 y 32
de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Nuevos argumentos en
Segunda Instancia - Principio de preclusión en los procedimientos
administrativos
Lima, diecinueve de mayo de dos mil diez.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 29 de agosto de 2008, Textil Full Color S.R.L. (Perú), solicitó el
registro de la marca de producto constituida por el logotipo conformado por la
denominación SOBE AUSTRALIA escrita en letras características, sobre la cual
se aprecia la representación estilizada de dos iguanas, conforme al modelo,
para distinguir prendas de vestir, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 12 de noviembre de 2008, South Beach Beverage Company, Inc.
(Estados Unidos de América) formuló oposición al registro del signo solicitado
manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca SOBE y logotipo (Certificados Nº 78772 y Nº 78773),
que distingue productos de la clases 30 y 32 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) El signo solicitado es idéntico a la marca registrada, salvo por el término
AUSTRALIA, y pretende distinguir productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial, siendo evidente que la solicitante intenta consolidar
un acto de competencia desleal y pretende realizar un acto de explotación
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indebida de la reputación ajena, actos que no deben ser permitidos pues
le ocasionarían un enorme perjuicio.
(iii) La marca SOBE y logotipo, constituye un signo de prestigio, con un alto
nivel y volumen de comercialización, por lo que la solicitante actúa de
mala fe, demostrando su intención de querer beneficiarse indebidamente
de la reputación de su empresa atrayendo hacía sus productos el prestigio
que su empresa ha sabido ganarse en el mercado, lo que le reportará a la
solicitante beneficios económicos, ya que su marca se encuentra
consolidada en el mercado e internalizada en la mente de los
consumidores debido a las intensas campañas publicitarias que ha
desarrollado.
(iv) La mala fe de la solicitante se evidencia por el tipo de registro que
presentó por cuanto su solicitud estuvo referida a un signo compuesto por
la figura de dos lagartos y la denominación SOBE (acompañada del
término AUSTRALIA) cuando en realidad es una copia del diseño que
identifica a su marca.
Invocó la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486.
Con fecha 24 de diciembre de 2008, Textil Full Color S.R.L. absolvió el traslado
de la oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es titular de la marca de producto SOBE AUSTRALIA (Certificado Nº
96229), que distingue productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial.
(ii) Los productos que pretende distinguir el signo solicitado en la clase 25 de
la Nomenclatura Oficial, son totalmente diferentes a los productos que
distinguen las marcas registradas en las clases 30 y 32 de la
Nomenclatura Oficial, en tanto tienen finalidades y naturaleza distintas.
Así, en uno de los casos se trata de productos alimenticios que tienen
como finalidad alimentar al ser humano o calmar la sed, mientras que los
otros son productos cuya finalidad es cubrir el cuerpo defendiéndolo de
las inclemencias del ambiente, por lo que su naturaleza es distinta y tiene
un medio de comercialización diferente.
(iii) Por lo expuesto, su empresa ha actuado de buena fe al solicitar el registro
del signo solicitado.
Mediante Resolución Nº 1941-2009/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de julio de
2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición
formulada y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
Cuestión previa
(i) La opositora alega que su marca SOBE y logotipo, inscrita con
Certificados Nº 78772 y Nº 78773, en las clases 30 y 32 de la
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Nomenclatura Oficial, goza de prestigio, por lo que la solicitante pretende
aprovecharse del mismo.
(ii) En lo que a este argumento se refiere, se debe tener en cuenta que
nuestra legislación únicamente otorga una protección ampliada a las
marcas que gocen de la calidad de notoriamente conocidas, para lo cual
deberá tenerse en cuenta los criterios establecidos en el artículo 228 de la
Decisión 486.
(iii) En el presente caso, si bien la opositora argumenta que la marca
registrada a su favor goza de prestigio, se advierte que ésta no ha
invocado ni demostrado que dicha marca goce de la calidad de
notoriamente conocida, razón por la cual no resulta merecedora de la
protección ampliada que la ley otorga a este tipo especial de signos
distintivos.
Evaluación del riesgo de confusión
(v) En el presente caso, se advierte que el signo solicitado pretende distinguir
prendas de vestir, calzado y sombrerería, de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial. Por su parte, la marca registrada distingue café, té,
café helado, te de diversos sabores, de la clase 30 de la Nomenclatura
Oficial y aguas minerales, aguas gasificadas, gaseosas, bebidas no
alcohólicas, bebidas de fruta y jugos de fruta, jarabes, concentrados y
preparaciones para hacer bebidas, de la clase 32 de la Nomenclatura
Oficial.
(vi) Al respecto, se advierte que no existe vinculación entre los productos que
distinguen los signos en conflicto, debido a que los productos que
pretende distinguir el signo solicitado no comparten la misma naturaleza,
finalidad, canales de comercialización, complementariedad, ni se utilizan
conjuntamente o están dirigidos al mismo público consumidor, que los
productos que distingue la marca registrada en las clases 30 y 32 de la
Nomenclatura Oficial.
(vii) Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado y la marca
registrada, se advierte que los signos en conflicto presentan diferente
número de términos (2/1) ; sin embargo, comparten sus elementos
figurativos constituidos por la figura de dos iguanas, así como el término
SOBE – el cual constituye el elemento denominativo más relevante en los
signos dada su ubicación y el tamaño de sus letras - por lo cual suscitan
una pronunciación y una impresión visual de conjunto muy semejante.
(viii) Si bien el signo solicitado se encuentra conformado por el término
AUSTRALIA éste no contribuye a diferenciarlo de la marca registrada.
(ix) En virtud a lo anterior, aún cuando los signos en cuestión presentan
semejanzas, dado que no existe similitud o conexión competitiva entre los
productos que distinguen, su coexistencia no será susceptible de generar
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