Sentencia nº 000251-2002/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 8 de Marzo de 2002
| Fecha de Resolución | 8 de Marzo de 2002 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 114566-2000/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 251-2002/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 114566-2000
1-17
SOLICITANTE : ROXANA ELIZABETH NUÑEZ AYBAR
OPOSITORA : ANUNTIS, S.L.
Conductas que hacen perder el derecho de prelación – Mala fe en la
presentación de la solicitud
Lima, ocho de marzo de dos mil dos
I. ANTECEDENTES
Con fecha 25 de setiembre del 2000, Roxana Elizabeth Nuñez Aybar (Chile) solicitó
el registro de la marca de producto ANUNTIS, para distinguir papel, cartón y
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de
imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos
(pegamentos) para la papelería; o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas
de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de
enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas
en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés y todos los demás
productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, reivindicando prioridad de la
solicitud extranjera Nº 484777, presentada en Chile el 4 de mayo del 2000.
Con fecha 5 de enero del 2001, Anuntis, S.L. (España) formuló oposición
manifestando ser una empresa que presta servicios de publicidad y promoción de
productos para su comercialización a través de diferentes medios o soportes, entre
ellos el impreso, haciendo uso de la marca ANUNTIS, la cual cuenta con una
connotada reputación. Señaló que tiene registrada en Ecuador la marca de servicio
ANUNTIS para distinguir servicios de la clase 35 de la Nomenclatura Oficial,
presentada el 3 de abril del 2000, siendo su solicitud de fecha anterior a la que
reivindica la solicitante para la clase 16, en base a su presentación en Chile el 4 de
mayo del 2000. Agregó que también se encuentra registrada en el Perú la marca
ANUNTIS, inscrita con certificado Nº 23192 en la clase 35 de la Nomenclatura
Oficial. Sostuvo que el signo solicitado comprende todos los productos de la clase
16, que son el medio por el cual principalmente se ofrecen los servicios de publicidad
y negocios que se encuentran en la clase 35, siendo en algunos casos productos y
servicios complementarios, resultando imposible imaginar la prestación del servicio
de difusión de anuncios publicitarios o de material publicitario sin valerse de
papelería en general, cartón, fotografías, etc., por lo que de otorgarse el registro
solicitado se estaría propiciando una confusión en el público consumidor sobre el
origen empresarial de los productos y servicios. Mencionó que tiene registrada y/o
en trámite de registro la marca ANUNTIS en las clases 16, 35 y 38 de la
Nomenclatura Oficial. Alegó que la coincidencia en la denominación ANUNTIS, no es
casual, pues la solicitante ha tenido que tomar conocimiento de la existencia de sus
actividades como resultado de los viajes previos realizados a Chile por los
representantes de su empresa con el fin de iniciar el negocio en ese país, para lo
cual tuvo que efectuar las publicaciones pertinentes en la prensa, con la intención de
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aprovecharse del prestigio de su marca, lo que demuestra la mala fe de la
solicitante.
Con fecha 16 de febrero del 2001, Anuntis, S.L. adjuntó medios probatorios a fin de
acreditar lo alegado en su oposición. Agregó que existe una solicitud anterior de su
empresa en Ecuador para distinguir servicios de la clase 35, los que se encuentran
vinculados con los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que
al no haber actuado la solicitante con buena fe, no puede invocar un derecho de
prioridad por la solicitud de la marca ANUNTIS. Posteriormente, con fecha 16 de
marzo del 2001, presentó documentos.
Con fecha 20 de marzo del 2001, Roxana Elizabeth Nuñez Aybar absolvió el traslado
de la oposición manifestando que restringe su solicitud de registro a: "papel, cartón y
artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta;
artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la
papelería; o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos
de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto
aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases);
naipes, caracteres de imprenta; clichés". Señaló que los consumidores de los servicios
de la clase 35 son empresarios, siendo un público muy especializado y profesional, a
diferencia de los productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial que están
dirigidos al cualquier persona, por lo que se trata de públicos diferentes. Indicó que al
reivindicar prioridad goza de preferencia sobre cualquier solicitud que podría
formularse en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial. Indicó que la opositora no ha
probado en ningún momento la mala fe y que sus argumentos son simples
suposiciones. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso.
Con fecha 19 de abril del 2001, Anuntis, S.L. manifestó que su empresa presta sus
servicios mediante una publicación (periódico) de avisos clasificados, por lo que
resulta impensable llegar a sus clientes sin emplear los soportes adecuados, es
decir, papel, cartón y artículos de estas materias, fotografías, papelería, etc.,
productos que pretende distinguir el signo solicitado, usando su denominación.
Respecto a la prioridad invocada, señaló que su empresa cuenta con un registro en
Ecuador en la clase 35 de la Nomenclatura Oficial, que es anterior al que la
solicitante ha presentado en Chile, por lo que el derecho invocado por la solicitante
es cuestionable, más aun si su solicitud fue formulada de mala fe. Expresó que la
jurisprudencia citada no es aplicable al presente caso. Sostuvo que los documentos
presentados demuestran que existe vinculación entre la solicitante y la empresa
Carracedo Hnos. Ltda. que publica en Santiago de Chile el diario de avisos
clasificados El Rastro, competidor directo de su publicación Anuntis, con quienes se
realizaron negociaciones previas a la solicitud de registro presentada por la
solicitante. Expresó que entre los meses de marzo y mayo del 2000 contactó con la
empresa Carracedo Hnos Ltda. para la celebración de un contrato de Cesión de
Base de Datos, el representante de dicha empresa es el señor Pedro Carracedo
Rosende, esposo de la solicitante, quien les informa -luego de presentada la solicitud
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