Sentencia nº 000209-2008/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Enero de 2008
| Fecha de Resolución | 22 de Enero de 2008 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 280667-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0209-2008/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 280667-2006
1-32
SOLICITANTE : TEKNOQUÍMICA S.A.
OPOSITORA : UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS
Y JOHNSTON S.A.A.
Denominaciones genéricas – Distintividad del signo solicitado - Notoriedad de
una marca: Acreditada - Riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento
injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre
signos que distinguen productos de las clases 2 y 32 de la Nomenclatura
Oficial: Inexistencia – Similitud o conexión competitiva
Lima, veintidós de enero del dos mil ocho.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 9 de junio del 2006, Teknoquímica S.A. (Perú) solicitó el registro de la
marca de producto constituida por la denominación DD/CRYSTAL escrita en letras
características y figura de una estrella sobre la letra L, conforme al modelo, para
distinguir colores; pinturas; esmaltes; pinturas a base de látex lavables; pinturas al
agua; pinturas al solvente; barnices; barnices de poliuretano; lacas; laca selladora
para madera; selladores; masillas; masilla automotriz; masilla para madera;
imprimantes para colores y pinturas; pasta mural; preservantes contra la
herrumbre y el deterioro de la madera; diluyentes para colores y pinturas;
disolventes para lacas; secantes para pintura; tintes y materias tintóreas;
pigmentos; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en
polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas, de la clase 2 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 7 de julio del 2006, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston
S.A.A. (Perú) formuló oposición al registro manifestando lo siguiente:
(i) CRISTAL es una marca que se encuentra en el mercado nacional desde la
década del 20, como correlato de esta notoriedad posee diversas marcas
registradas, las cuales mencionó.
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(ii) Desde el 2 de junio de 1922, ha producido y vendido cerveza CRISTAL,
convirtiéndose en el transcurso de los años en la marca de cerveza más
vendida del país, cuyo uso ha sido constante, siendo una de las marcas con
mayor inversión publicitaria.
(iii) Las ventas de cerveza CRISTAL han llegado a más del 50% de las ventas
totales de cerveza en el mercado nacional, manteniéndose en el liderazgo
de ventas y difusión, siendo superados en algunos departamentos del sur
por las cervezas CUSQUEÑA y AREQUIPEÑA, y en el oriente, por las
cervezas PILSEN CALLAO y SAN JUAN. Su posición de liderazgo es
reconocida en todas las publicaciones referidas a la industria cervecera y por
su competencia, lo que demuestra el carácter notorio que su marca
CRISTAL mantiene.
(iv) Su empresa tiene tres plantas industriales en Ate, Trujillo y Motupe, las
cuales se caracterizan por la tecnología de punta utilizada en los equipos y
procesos, lo que garantiza la calidad de sus productos. Adicionalmente, ha
otorgado licencia para fabricar y usar la marca CRISTAL a Cervecería San
Juan, establecida en la ciudad de Pucallpa, quien abastece a la región
amazónica, y a la Compañía Cervecera del Sur del Perú S.A.A. en Arequipa
y Cusco.
(v) La idoneidad de sus procesos de producción y distribución de sus plantas
Rímac, Ate y Motupe han sido objeto del certificado ISO 9002 y su proceso
de gestión de calidad con el certificado ISO 9001 e ISO 14001.
(vi) La difusión de su marca CRISTAL ha sido y es de tal magnitud que el nivel
de reconocimiento por parte de los consumidores es absoluto, a tal punto
que es la más notoria entre todas las cervezas que se comercializan en el
país.
(vii) La notoriedad de la marca CRISTAL ha sido reconocida por resoluciones de
la Oficina de Signos Distintivos y de la Sala de Propiedad Intelectual, por lo
que su marca merece una protección especial contra el riesgo de confusión,
asociación, aprovechamiento indebido y dilución de su fuerza distintiva.
Mencionó las resoluciones.
(viii) Aun cuando no exista confusión, la marca notoria CRISTAL corre el riesgo
de diluirse, debido a que el público puede encontrar una marca semejante
en otro tipo de productos, así la primera marca no provoque confusión en
cuanto al origen, haría recordar al público la marca notoria.
(ix) Siendo la marca CRISTAL notoria, es procedente su protección frente al
riesgo de dilución que se daría por el uso del signo solicitado, el cual
constituye una trascripción de su marca registrada CRISTAL.
(x) El hecho de que el término CRISTAL tenga un significado en idioma español
no justifica la desprotección de su marca CRISTAL frente al riesgo de
dilución de su poder distintivo. Además, la palabra CRISTAL vendría a ser
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una marca de fantasía al tener significado propio que no se relaciona con los
productos que distingue (cervezas). La única limitación a que da lugar es a
la imposibilidad de oponerse a que la palabra sea utilizada como indicación
descriptiva pero no como marca.
(xi) El uso de una marca notoria para distinguir cualquier tipo de productos
incluso en clases distintas a la que es materia de registro, constituye la
fórmula típica de la dilución.
(xii) La legislación nacional protege a las marcas notorias no sólo del riesgo de
confusión, sino también de la dilución de la fuerza distintiva o del valor
comercial de la marca.
Adjuntó medios probatorios.
Con fecha 11 de agosto del 2006, Teknoquímica S.A. absolvió el traslado de la
oposición manifestando lo siguiente:
(i) Es una empresa industrial peruana con más de 52 años de antigüedad y de
activa presencia en el mercado nacional, dedicada a la fabricación y
comercialización de pinturas, barnices, resinas, productos para la limpieza
del hogar, entre otros, gozando de una amplia experiencia y reconocimiento
por parte de los consumidores.
(ii) Entre los más de 200 signos distintivos registrados por su empresa, destaca
TEKNO, el cual goza de un apreciable reconocimiento por parte de los
consumidores nacionales y ocupando un lugar de preferencia. Es así que su
marca TEKNO goza de un altísimo nivel de implantación en los
consumidores de los productos, debido a su larga presencia en el mercado
nacional e internacional, así como a la garantía de calidad de sus productos.
(iii) Si bien la marca CRISTAL goza de la calificación legal de marca
notoriamente conocida, dicho reconocimiento no se extiende a todas las
clases de la Nomenclatura Oficial, sino que está limitado solamente a las
cervezas y bebidas de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
(iv) Los signos no están destinados a identificar productos idénticos o
semejantes, pues no existe semejanza entre las cervezas y las pinturas,
esmaltes, lacas, barnices. Además, la infraestructura, medios de
comercialización y los canales de distribución que se emplean en cada caso
son disímiles y no se tratan de productos sustitutos ni complementarios, por
lo que no existe riesgo de confusión o de asociación.
(v) El signo solicitado está compuesto por un diseño estilizado del término
DD/CRYSTAL, siendo relevantes todos sus componentes a fin de identificar
un origen empresarial. Además, el signo solicitado no comprende el término
CRISTAL sino CRYSTAL en conjunción con DD y la figura de estrella.
(vi) En el caso de los productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial resulta
razonable suponer que los consumidores prestarán especial atención al
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