Sentencia nº 000768-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 18 de Junio de 2001
| Fecha de Resolución | 18 de Junio de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 268540-/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 768-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 268540
1-24
SOLICITANTE : DYNAMIC S.A.
OPONENTE : REMINGTON CORPORATION, L.L.C.
(antes REMINGTON PRODUCTS COMPANY)
Norma aplicable – Artículo 139 inciso f) de la Decisión 486 - Sucesión procesal
- Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de las clases 8 y
16 de la Nomenclatura Oficial: Inexistencia – Oposición andina - Artículo 7 de
la Convención de Washington – Artículo 8 del Convenio de París – Notoriedad
de la marca – Similitud o conexión competitiva
Lima, dieciocho de junio de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 12 de mayo de 1995, Dynamic S.A. (Chile) solicitó el registro de la marca
de producto REMINGTON para distinguir papel y artículos de papel, artículos de
cartón; impresos y periódicos, libros, fotografías, papelería, materias adhesivas (para
papelería), materiales para artistas, máquinas de escribir y de oficina (excepto
muebles), material de instrucción, naipes, caracteres de imprenta, clisés y todos los
demás productos de la clase 16 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 17 de julio de 1995, Remington Products Company (Estados Unidos de
América) formuló observación en base a la titularidad de su marca REMINGTON
registrada en el Perú, para distinguir productos de la clase 8 de la Nomenclatura
Oficial, manifestando que ambos signos son idénticos y que su marca tiene la
calidad de notoria. Agregó que tiene registrada en los Estados Unidos de América la
marca REMINGTON para distinguir productos de la clase 16 de la Nomenclatura
Oficial, por lo que también basa su observación en el artículo 7 de la Convención
General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. Señaló que el signo
solicitado se encuentra comprendido dentro de su nombre comercial, por lo que éste
debe ser protegido. Fundamentó su observación en los artículos 81, 83 incisos a),
b), d) y e) de la Decisión 344, artículos 3 inciso 6 y artículo 7 de la Convención
Americana de Protección Marcaria y Comercial y artículos 6 bis y 8 del Convenio de
París. Posteriormente, con fecha 20 de octubre de 1995, adjuntó medios probatorios
con la finalidad de acreditar la notoriedad de su marca.
Con fecha 15 de agosto de 1995, Dynamic S.A. absolvió el traslado de la
observación manifestando que ambos signos distinguen productos diferentes, razón
por la cual pueden coexistir en el mercado, siendo de aplicación el principio de
especialidad. Al respecto, adjuntó la Resolución Nº 11027-94-INDECOPI/OSD sobre
registro del mismo signo en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial. Señaló que es
titular en Chile de la citada marca desde el año 1959, la misma que ha coexistido
con la marca de la observante. Finalmente, manifestó que la marca REMINGTON se
encuentra registrada en el Perú a nombre de distintos titulares en las clases 7, 9 y
16 de la Nomenclatura Oficial.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 768-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 268540
2-24
Con escrito de fecha 26 de octubre de 1995, Remington Products Company
manifestó que es titular en Colombia de la marca REMINGTON para distinguir
productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, siendo Colombia miembro del
Acuerdo de Cartagena, tiene derecho a observar el registro del signo solicitado en el
Perú al amparo del artículo 93 de la Decisión 344. Señaló que si bien el signo ha
sido solicitado para distinguir productos de la clase 16, existe vinculación entre
ambas clases, ya que los artículos eléctricos para oficina como computadoras,
máquinas de calcular, impresoras utilizan los artículos de papel que pretende
distinguir el signo solicitado.
Mediante Resolución Nº 12066-1998/OSD-INDECOPI de fecha 21 de octubre de
1998, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la observación y otorgó el
registro. Consideró que:
• La observante no ha acreditado la calidad de notoria de la marca REMINGTON,
pues los certificados y solicitudes de registro adjuntados solamente acreditan que
la citada marca se encuentra registrada en diversos países, principalmente en las
clases 7, 8 y 9 de la Nomenclatura Oficial, lo que constituye un indicador de la
importancia que tiene para su titular la protección internacional de dicho signo,
mas no logran demostrar un conocimiento efectivo y amplio de la marca en el
sector correspondiente de consumidores ni acreditan un uso efectivo y constante,
una intensidad en su publicidad, ni una difusión amplia y extendida.
• Respecto a la titularidad de la marca REMINGTON registrada en el Perú a favor
de la observante, señaló que la marca ha sido transferida a favor de Remington
Corporation, L.L.C, razón por la cual ésta no ha cumplido con acreditar su
legítimo interés personal, actual y directo, por lo que desestimó los argumentos
sustentados en dicha marca.
• Respecto al registro de la marca REMINGTON en Chile, consideró que por el
principio de territorialidad, el solicitante no puede pretender invocar su registro
chileno a fin de obtener automáticamente su registro en el Perú, el que se
determinará luego del análisis correspondiente.
• En relación a la aplicación de la Convención de Washington, consideró que para
que sea viable la observación formulada en base al nombre comercial de la
observante, se debe tomar en cuenta que el artículo 216 del Decreto Legislativo
823 establece que se deberá demostrar su uso o conocimiento del mismo en el
Perú por el sector pertinente de los consumidores, para distinguir actividades
económicas iguales o similares a aquéllas distinguidas con el signo que motiva la
acción, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
• Respecto a la aplicación del artículo 7 de la Convención de Washington, señaló
que los certificados de registro en la clase 16 de las marcas registradas en los
Estados Unidos de América se encuentran emitidos a favor de la empresa
Remington Products, Inc., empresa distinta a la observante, razón por la cual no
ha cumplido con demostrar ser titular de la marca base de su observación.
Agregó que las pruebas presentadas no acreditan que dicha marca haya sido
usada y aplicada y que continúe siendo usada para distinguir productos de la
clase 16. Señaló que tampoco se ha acreditado que la solicitante haya tenido
conocimiento de la existencia y uso de dicha marca en alguno de los países
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