Sentencia nº 001883-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 31 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 31 de Julio de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 296606-2006/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1883-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 296606-2006
1-16
ACCIONANTE : CHINA INTERNACIONAL S.A.
EMPLAZADO : RONVAR LIMITADA DIVISIÓN COSMÉTICOS
DIVISIÓN PLÁSTICOS
Acción de nulidad del registro de una marca concedida bajo la Decisión
486 y el Decreto Legislativo 823 – Notoriedad de la marca de la
accionante: No acreditada
Lima, treinta y uno de julio de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 9 de noviembre de 2006, China Internacional S.A. (Panamá) solicitó
la nulidad del registro de la marca de producto RAQUEL y diseño, inscrita bajo
Certificado Nº 99550 a favor de Ronvar Limitada División Cosméticos División
Plásticos en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial. Manifestó lo siguiente:
(i) Es titular de la marca RAQUEL en diversos países, la cual goza de la
calidad de notoriamente conocida.
(ii) En mérito a lo dispuesto por el artículo 172 de la Decisión 486, solicita la
nulidad de la marca RAQUEL y diseño por contravenir lo dispuesto en el
inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486.
(iii) La marca RAQUEL de su empresa ha sido registrada en distintos países
con anterioridad al registro de la marca de la emplazada; asimismo,
actualmente es ampliamente conocida en países miembros de la
Comunidad Andina.
(iv) Los signos en cuestión son confundibles gráfica y fonéticamente.
(v) Solicita el reembolso de los costos.
Adjuntó diversos medios probatorios a fin de acreditar sus afirmaciones.
Mediante proveído de fecha 28 de noviembre de 2006, la Oficina de Signos
Distintivos: i) corrió traslado de la nulidad a la emplazada por el plazo de dos
meses para su contestación y, ii) denegó la solicitud de costos, precisando que
el pago de costas y costos sólo corresponde en aquellos procedimientos en los
que se haya determinado la existencia de una infracción a los derechos de
Propiedad Industrial y no en el presente caso, el cual se trata de una nulidad de
registro de marca.
Mediante proveído de fecha 8 de febrero de 2007, la Oficina de Signos
Distintivos tuvo por no contestada la acción de nulidad interpuesta.
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1883-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 296606-2006
2-16
Mediante Resolución Nº 17103-2008/OSD-INDECOPI de fecha 20 de agosto
de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción de nulidad
interpuesta. Consideró lo siguiente:
- En el presente caso, al momento de otorgarse el registro de la marca de
producto RAQUEL y logotipo (31 de agosto de 2004) se encontraban
vigentes la Decisión 486 y el Decreto Legislativo 823; en tal sentido, la
determinación de la nulidad del registro de la marca RAQUEL y logotipo
debe ser evaluada sobre la base de dicha normativa.
- Del análisis en conjunto de los medios probatorios, se advierte que
éstos resultan insuficientes a fin de acreditar que la marca RAQUEL
ostenta la calidad de notoriamente conocida; razón por la que la referida
marca no se hace merecedora a la protección especial que corresponde
a este tipo de marcas, no siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo
136 inciso h) de la Decisión 486.
- Por lo expuesto, no resulta de aplicación la causal de nulidad por mala fe
contemplada en el artículo 172 de la Decisión 486, por lo que
corresponde declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por la
accionante (sic).
Con fecha 12 de setiembre de 2008, China Internacional S.A. interpuso recurso
de apelación reiterando sus argumentos respecto a que los medios probatorios
presentados acreditan la notoriedad de su marca RAQUEL. Agregó que:
- La Oficina de Signos Distintivos ha señalado que los criterios
contemplados en los artículos 228 de la Decisión 486 y 188 del Decreto
Legislativo 823, a fin de determinar la notoriedad de una marca, son de
carácter enunciativo. Sin embargo, su empresa discrepa de tal
razonamiento, ya que la naturaleza de las normas en cuestión no es sólo
enunciativa, sino que, en forma conjunta, permite concluir si una marca
goza de la calidad de notoriamente conocida.
- La resolución de Primera Instancia se sustenta principalmente en lo
expresado por el artículo 230 de la Decisión 486, referido a la extensión
en sectores pertinentes de referencia del conocimiento de un signo,
motivo por el cual bastará que la marca sea conocida en alguno de esos
sectores para reconocer su notoriedad (sic). Sin embargo, la Oficina está
realizando una interpretación sesgada de las normas, ya que lejos de
analizar en su conjunto las normas referidas en la Decisión, se basa en
uno de los artículos que se refieren a ella, sosteniendo que los demás
artículos que también hacen mención a tal tema, son sólo enunciativos
(sic).
- En tal sentido, habría que determinar cuál sería la naturaleza de la
existencia de los artículos 228 de la Decisión 486 y 188 del Decreto
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