Sentencia nº 001123-2009/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 11 de Mayo de 2009
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2009 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 76-2008/OIN |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1123-2009/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 76-2008/OIN
1-40
ACCIONANTE : MULTIMEDICAL SUPPLIES S.A.C.
EMPLAZADA : ROKER PERÚ S.A.
Nulidad de patente de modelo de utilidad: infundada – Requisito de
novedad – Aplicación del artículo 77 de la Decisión 486.
Lima, once de mayo de dos mil nueve.
I. ANTECEDENTES
Con fecha 2 de enero de 2008, Multimedical Supplies S.A.C. (Perú) solicitó la
nulidad de la patente de modelo de utilidad para ENVASE CON DISPENSADOR
DE LÍQUIDOS EN FORMA DE ESPUMA, concedida a favor de Roker Perú S.A.,
inscrita bajo título N° 349. Manifestó lo siguiente:
(i) Con fecha 13 de diciembre ha sido notificada con la denuncia presentada
por la emplazada en contra de su empresa por el supuesto uso ilegal de
un envase dispensador que atenta contra sus derechos de Propiedad
Industrial.
(ii) El envase que comercializa su empresa ha sido desarrollado desde inicios
del 2003, es decir, con anterioridad a la solicitud de patente de la
emplazada.
(iii) Revisada la solicitud de modelo de utilidad de la emplazada, se advierte
que: i) los dibujos presentados tienen errores evidentes de
representación, por lo que los mismos carecen de claridad, siendo
sorprendente que en los informes técnicos se haya considerado que la
descripción cumple con el requisito de claridad y, ii) el modelo solicitado
carece de los requisitos de novedad y nivel inventivo.
(iv) Así, los picos de forma troncocónica que incluye el modelo cuestionado
son utilizados desde hace varios años en diversos productos y con
múltiples finalidades; dichas formas son utilizadas por diversas empresas
para comercializar shampoo, colonias, perfumes, desinfectantes,
cervezas, entre otros. Así, las siguientes patentes hacen referencia a un
pico de botella troncocónico: US 4525154 y US 4869399.
(v) Respecto a la nervadura que se introduce en una ranura ubicada en la
superficie interior de una tapa ubicada en el dispensador, en donde la
citada tapa tiene una corona anular que es flexible, y que sella el extremo
del borde inferior del pico del envase, se adjunta al presente copia del
resumen de algunas patentes inscritas desde el año 1977 (US 4,615,476,
US 4,651,902, US 4,228,933, EP 0657223B1, PCT WO 01/30508, PCT
WO 93/23175 y EP 0299931) en las cuales se utiliza un sistema
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semejante al de nervadura que ha sido protegido por el presente modelo
de utilidad.
(vi) De una revisión de las mencionadas patentes, se puede apreciar que el
uso de nervaduras en picos y tapas de envases para mejorar la
hermeticidad del producto es considerado típico y obvio para los
profesionales versados en la materia.
(vii) Sorprende que en los Informes Técnicos 14-2005 y 14-2005/a, recaídos
en el expediente de solicitud del modelo cuestionado, el examinador no
haya considerado patentes extranjeras ni productos comúnmente
utilizados en el mercado.
(viii) La emplazada conoce de la existencia de su empresa desde el 2001,
siendo que constantemente ha presentado denuncias penales en su
contra con la finalidad de sacarla del mercado.
(ix) La emplazada viene participando desde el año 2001 en diversas
licitaciones para la provisión de suplementos médicos, entre los que se
encuentran los envases dispensadores de Clorhexidina.
(x) Este tipo de producto es utilizado de manera frecuente en hospitales para
la desinfección de la piel y heridas superficiales. Los expendedores de
jabón en forma de espuma suelen colocarse en lugares de frecuente
tránsito de profesionales médicos y destacan, entre otras cosas, por
buscar la hermeticidad para evitar el derrame del producto líquido durante
su transporte y la contaminación del contenido, así como por contener
medidas de seguridad incorporadas al envase para impedir que el mismo
sea usado nuevamente.
(xi) Su empresa cuenta con registros sanitarios para la comercialización de
dicho producto desde el año 2001, siendo que en un inicio importaba
dispensadores de la empresa ECOLAB, los cuales contaban con la
patente americana Nº 277.824.
(xii) Los envases de ECOLAB no eran 100% herméticos ni aseguraban un
solo uso, por lo que su empresa, a fines del 2002, empieza a desarrollar
un envase que supere las desventajas que otros productos en el mercado
presentaban, entre ellas están: i) total hermeticidad del producto, ii)
asegurar el uso por única vez (impedir el rellenado), iii) la producción
uniforme de espuma y, iv) la utilización casi total del contenido del envase
evitando pérdidas.
(xiii) Para ello, se contrató los servicios del ingeniero Bruno Caracchini García,
y luego de terminado el diseño del prototipo requerido, se solicitó a la
empresa Technical Mold E.I.R.l. la fabricación de dos moldes.
(xiv) El desarrollo del modelo de su empresa se inició en mayo de 2003, y su
concepción se remota al 2002, es decir, más de seis meses antes de la
presentación de la solicitud de la emplazada.
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(xv) Tal como se indica en el Informe Técnico 016-2006/OIN, el modelo de
utilidad cuestionado y los envases fabricados por su empresa son
semejantes, en tal sentido, aun cuando se considere que el modelo
cuestionado cuenta con novedad, quien tenía derecho a patentar dicho
modelo era su empresa y no la emplazada, ya que el modelo de ENVASE
CON DISEPENSADOR cuestionado no fue desarrollado por ésta.
(xvi) Es evidente que la emplazada actuó de mala fe al solicitar la patente del
el modelo cuestionado; en consecuencia, al presente caso resulta de
aplicación lo dispuesto en el artículo 77 de la Decisión 486.
(xvii) Solicita a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías que requiera a
la emplazada pruebas que demuestren que elaboró el modelo de utilidad
en cuestión.
(xviii) Ya en anteriores oportunidades la emplazada intentó patentar modelos
que le pertenecían a otras empresas, lo cual demuestra la mala fe con la
actúa la emplazada.
Adjuntó diversos documentos a fin de acreditar sus afirmaciones.
Con fecha 17 de marzo de 2008, Roker Perú S.A. absolvió el traslado de la
acción señalando que:
- La presente denuncia debe ser declarada improcedente.
- La accionante ha iniciado una acción de nulidad luego de haber sido
denunciada por su empresa por el uso indebido de su modelo de utilidad.
- No se ha presentado ninguna prueba fehaciente que acredite que la
accionante desarrolló el modelo de utilidad patentado desde el 2003.
- A diferencia de lo señalado por la accionante, para patentar modelos de
utilidad no es necesario que éstos cumplan con los requisitos de novedad,
nivel inventivo y aplicación industrial. Así, el titular de una patente de
modelo de utilidad no tiene que inventar o crear un artefacto totalmente
nuevo, sino hacer a un artefacto ya creado más eficiente.
- Cuando se solicitó el modelo de utilidad cuestionado, el propio INDECOPI
elaboró un informe técnico concluyendo que dicho modelo sí podía ser
patentado al cumplir con los requisitos señalados por ley.
- Respecto al pico troncocónico, cabe precisar que si bien el mismo es
utilizado desde hace varios años, la característica particular de su modelo
de utilidad es que posee un pico troncocónico en cuya parte inferior incluye
una nervadura que se introduce en una ranura de la superficie interior de la
tapa, donde dicha tapa tiene una corona anular 105 flexible y que sella el
extremo del borde interior del piso del envase. Dichas características
proporcionan al envase la ventaja de mantener hermético el cierre de la
tapa con el fin de evitar el ingreso de aire al envase y la consiguiente
contaminación del contenido líquido.
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