Resolución nº 000026-2012/CIN de Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 15 de Febrero de 2012
| Presidente | DINJSAL |
| Fecha de Resolución | 15 de Febrero de 2012 |
| Emisor | Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 1104-2011/DIN |
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías
EXPEDIENTE Nº 001104-2011/DIN
RESOLUCIÓN Nº 000026-2012/CIN-INDECOPI
Lima, 15 de febrero de 2012
MODALIDAD : NULIDAD DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTE
DE INVENCIÓN
ACCIONANTE : FARMINDUSTRIA S.A.
EMPLAZADA : WYETH
SUMILLA : RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. ACCIÓN DE NULIDAD
FUNDADA PARCIALMENTE
Mediante expediente Nº 001104-2011/DIN, iniciado el 26 de mayo de 2011, se tramita la acción de nulidad interpuesta por FARMINDUSTRIA S.A., de Perú, contra la patente de invención para “SUCCINATO DE O-DESMETIL-VENLAFAXINA” inscrita con título Nº 4354 a nombre de WYETH, de Estados Unidos de América.
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ANTECEDENTES
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1. Argumentos de la accionante
La accionante manifiesta que la reivindicación 1 de la patente materia de cuestionamiento ocasiona confusiones y problemas en su interpretación y, al mismo tiempo, errores respecto al alcance real de la solicitud de patente, ya que el objeto descrito en la reivindicación indicada se encuentra ampliamente divulgado en el arte previo. Bajo esta consideración solicita la nulidad o el cambio del pliego de reivindicaciones, el cual debe estar relacionado con la inclusión de la frase “formas cristalinas de O-desmetilvenlafaxina” u otra que no dé lugar a pensar que se está protegiendo la sal succinato de O-desmetil-venlafaxina.
A mayor abundamiento, señala que la materia protegida por la patente aludida fue solicitada en diversos países de Sudamérica, Norteamérica, Asia y Europa, siendo que en este último territorio se presentó una serie de oposiciones cuestionando los requisitos de patentabilidad, lo que dio lugar a que en algunos casos se efectuase diversas modificaciones antes de su concesión, lo que genera distintas interpretaciones respecto al alcance de protección. Acota que las modificaciones referidas fueron realizadas especialmente en la reivindicación 1.
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De este modo, asevera que su intención es que se declare la nulidad o que se modifique el pliego de reivindicaciones de la patente cuestionada a efectos de anular el privilegio mal concedido o lograr una interpretación adecuada del alcance de protección, tal como fuese realizado en la Oficina de Patentes Europea.
Sostiene que la reivindicación 1 carece completamente de novedad y nivel inventivo, no cabiendo duda de que O-metil-desvenlafaxina (ODV) se encuentra divulgada químicamente, en tanto que la formación de sales succinatos de ODV es obvia para cualquier persona versada en el tema, teniendo en cuenta la información revelada en los documentos WO00/59851 (publicado el 12 de octubre de 2000), WO00/32555 (publicado el 08 de junio de 2000), EP1360169 (publicado el 04 de julio de 1984), WO00/76955 (publicado el 21 de diciembre de 2000), EP0639674 (publicado el 22 de febrero de 1995), US5506270 (publicado el 09 de abril de 1996) y EP0667150 (publicado el 31 de enero de 1995).
Indica que de acuerdo con lo mencionado en los informes técnicos BGG29-2005 y BGG29-2005/A, solo fueron considerados en el análisis de patentabilidad de la invención objetada los cuatro primeros antecedentes referidos. Agrega que ambos informes señalan que la reivindicación 1 es novedosa y posee nivel inventivo; así por ejemplo, menciona que según el informe BGG29-2005 los tres primeros antecedentes aludidos mencionan al ácido succínico como una de las alternativas para formar sales con O-desmetil-venlafaxina pero no se presenta ningún ejemplo específico referido a la sal succinato de O-desmetil-venlafaxina; sin embargo, en su opinión, a partir de la información revelada en los mismos documentos resulta obvia la formación de la sal succinato de ODV. En cuanto al análisis del documento WO00/76955, menciona que de acuerdo al informe la reivindicación 1 provee la sal succinato de O-desmetil- venlafaxina, en tanto que dicho antecedente provee la sal fumarato de O-desmetil-venlafaxina; sin embargo, considera que la reivindicación 1 también resulta obvia a partir de dicho documento. De este modo, considera que la perito, que ratificó estas conclusiones en el informe BGG29-2005/A, no habría sido la adecuada para el análisis de patentabilidad.
Aduce que las conclusiones desarrolladas en los informes BGG29-2005 y BGG29-2005/A obviaron la existencia de ODV y sus sales farmacéuticamente aceptables, divulgadas en la reivindicación 2, página 29, líneas 9-12 y página 4, líneas 8-15 del documento WO00/59851; la reivindicación 2, página 34, líneas 9-12 del documento WO00/32555; la reivindicación 8, página 54, línea 12 del documento EP1360169; y el pliego de reivindicaciones páginas 19-20 y página 2, líneas 12-14 del documento WO00/76955. Asevera que si bien es cierto que las reivindicaciones no incluyen la sal succinato de ODV, ésta se encuentra divulgada explícitamente en la memoria descriptiva de estas solicitudes, en las que se indica el uso de sales farmacéuticamente aceptables, entre las que se encuentra las sales de ácido succínico de ODV.
Afirma que el solo hecho de indicar un listado en donde se definen las posibles sales farmacéuticamente aceptables de ODV es suficiente para dejar constancia de la existencia o posibilidad de formar tales sales de ODV por lo que inmediatamente se encuentran divulgadas cada una de las sales presentes en el listado como sales de ODV, entendiéndose que la sal succinato de ODV se encontraría divulgada desde el año 1984, fecha de publicación del documento EP1360169.
Indica que no es necesario señalar un ejemplo en donde se especifique sales succinato de ODV como para determinar si tiene nivel inventivo, tal como fuera señalado en los informes periciales elaborados por la autoridad. Así, reitera que además de estar divulgada como tal, la sal succinato puede ser derivada directamente de la información presente en los documentos mencionados.
Adicionalmente, afirma que los documentos EP0639674, US5506270 y EP0667150 que incluye a su solicitud divulgan de igual forma sales de succinato de 2/17
O-desmetilvenlafaxina, con lo que se reafirma la falta de novedad y nivel inventivo de la reivindicación 1.
De otro lado, hace referencia que la EPO solicitó los cambios propuestos, tal como indicaría el documento emitido el 18 de agosto de 2010 por el solicitante de la patente, en el que se individualiza los cambios realizados en el pliego de reivindicaciones, habiéndose citado que las características de la reivindicación dependiente 6 han sido incorporadas en la reivindicación 1, por lo que la nueva reivindicación 1 se refiere ahora a formas cristalinas de succinato de O-desmetil venlafaxina o una mezcla de sales y el término “forma cristalina” ha sido incorporado en las nuevas reivindicaciones 4, 5, 17, 19, 20, 29, 30, 39, 42, 43 y 45.
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2. Admisión de la acción de nulidad
Luego de revisar la solicitud de autos, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías emitió la Resolución Nº 01 de fecha 02 de junio de 2011, por medio de la cual realizó la siguiente observación:
• Se ha procedido a verificar que el contenido de los documentos WO00/59851, WO00/32555, WO00/76955, EP0639374, US5506270 y EP0667150 no se encuentra en idioma español
Así, a fin de dar a los instrumentos citados el mérito probatorio correspondiente y proveer la solicitud presentada, se ordenó a la accionante que cumpliese con presentar la traducción de los referidos documentos en el término de diez días hábiles, bajo apercibimiento de tener por no presentados los mismos.
En atención al mandato citado, la accionante presentó un escrito el 14 de junio de 2011 por medio del cual presentó la documentación requerida.
Mediante Resolución Nº 02 de fecha 21 de junio de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías decidió admitir a trámite la acción de nulidad interpuesta en contra la patente reinvención inscrita con título Nº 4354, disponiendo correr traslado al titular de este registro por el término de dos meses con el fin de que efectúe los descargos del caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que prevé el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
Adicionalmente, se ordenó la anotación preventiva de la acción de nulidad en el registro objeto de cuestionamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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3. Contestación de la acción de nulidad
Mediante escrito de fecha 04 de julio de 2011, la empresa emplazada solicitó se le conceda un plazo de dos meses adicionales a efectos de que haga valer sus argumentos, solicitud que fue atendida por medio de la Resolución Nº 03 del 08 de julio de 2011, mediante la cual se otorgó el plazo adicional requerido.
Con fecha 26 de octubre de 2011, la emplazada presentó un escrito absolviendo el traslado de la nulidad, solicitando que en la oportunidad debida ésta sea declarada improcedente o subsidiariamente infundada.
En primer lugar, señala que a pesar de que la accionante sostiene que la patente de invención en cuestión es nula, a la hora de efectuar los argumentos 3/17
respectivos solo se refiere a la nulidad de la reivindicación 1, la que, según aquella, carece de novedad y nivel inventivo. Así, resalta que la accionante no está realmente solicitando la nulidad de la patente, sino la nulidad parcial de la misma, dado que solo solicita la nulidad de la reivindicación 1.
Sostiene de otro lado que las referencias citadas por la accionante no afectan la novedad o el nivel inventivo de las reivindicaciones correspondientes a la patente inscrita a su nombre, indicando sobre el particular que los documentos WO00/59851 y WO00/32555 no describen ni sugieren la sal succinato de ODV ni sus formas cristalinas.
Asevera por otro lado que el documento EP1360169 es familia de la patente WO 2002/064543, por lo que debe haber existido un error tipográifico dado que la...
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