Sentencia nº 000339-2004/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 22 de Abril de 2004
| Fecha de Resolución | 22 de Abril de 2004 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 142016-2002/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0339-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 142016-2002
1-16
ACCIONANTE : RAFAEL GUSTAVO ARRIAZA BELMAR
EMPLAZADA : TECHNOINVEST S.A.C.
Nulidad de registro de marca otorgado durante la vigencia de la Decisión 344 -
Mala fe al solicitar el registro de una marca: Existencia
Lima, veintidós de abril del dos mil cuatro
I. ANTECEDENTES
Con fecha 8 de enero del 2002, Rafael Gustavo Arriaza Belmar (Chile) solicitó la
nulidad del registro correspondiente a la marca PEYFON y logotipo, inscrita a favor de
Technoinvest S.A.C. (Perú) bajo certificado N° 59819. Manifestó que la marca en
cuestión fue solicitada y obtenida de mala fe, por cuanto:
(i) Es titular en Chile de la marca PEYFON, registrada bajo certicado N°
498.679, para distinguir productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
(ii) Es accionista, gerente general y representante legal de Newpro S.A.,
empresa con la cual la emplazada suscribió, con fecha 30 de junio de 1999,
un Contrato de Distribución. En virtud de dicho contrato, la emplazada se
convirtió en distribuidor exclusivo de los teléfonos monederos programables
PEYFON en el Perú. Asimismo, le fue conferido a la emplazada una primera
opción para la compra de todos los productos consignados en un anexo del
contrato.
(iii) Por haber sido distribuidora en el Perú de los productos distinguidos con la
marca PEYFON, la emplazada conocía que dicho signo se encontraba
registrado y era utilizado por su titular en distintos países.
(iv) En el año 1999, la emplazada solicitó y obtuvo en el Perú el registro de la
marca PEYFON sin estar autorizado para ello, lo cual evidencia su mala fe.
Además personas naturales vinculadas a la emplazada han constituído la
empresa Peyfon S.A.C., la misma que ha declarado ante la SUNAT la misma
dirección que la emplazada.
(v) Conforme a lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344, es procedente
la nulidad solicitada, por cuanto el registro de la marca PEYFON fue obtenido
con evidente mala fe. Además, según se precisa en dicho artículo existe mala
fe cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicita y obtiene el registro a su nombre, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.
Con fecha 7 de agosto del 2002, Technoinvest S.A.C. (Perú) absolvió el traslado de la
acción de nulidad manifestando lo siguiente:
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 0339-2004/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE Nº 142016-2002
2-16
(i) No tenía conocimiento acerca de la existencia de la marca registrada PEYFON
en Chile.
(ii) Nunca ha mantenido vínculo alguno con el titular de la marca PEYFON en
Chile, puesto que el contrato de distribución exclusiva aludido por el accionante
fue suscrito con la empresa Newpro S.A., representada por Sandra Arias Neira.
(iii) El haber sido distribuidores exclusivos de los teléfonos monederos de Newpro
S.A., no supone la existencia de mala fe al momento de solicitar el registro de
la marca PEYFON en el Perú.
(iv) El accionante no ha acreditado ser accionista, gerente general y/o
representante legal de la empresa Newpro S.A.
(v) El material publicitario presentado por el accionante no demuestra la mala fe en
la que habría incurrido, puesto que dicho material no se encontraba disponible
durante el período de vigencia del contrato de distribución antes referido.
(vi) La norma citada por el accionante no es aplicable al presente caso, puesto que
la mala fe no ha quedado demostrada.
(vii) Adjuntó material publicitario con el cual promociona su marca registrada
PEYFON.
Con fecha 9 de octubre del 2002, Rafael Gustavo Arriaza Belmar, manifestó que:
(i) La emplazada no puede alegar que desconocía la existencia de la marca
PEYFON registrada en Chile, puesto que si suscribió el contrato de distribución
debió verificar previamente si Newpro S.A. tenía algún derecho sobre la marca
PEYFON, máxime si se tiene en cuenta que de no tener ningún derecho, dicha
empresa estaba impedida de suscribir el referido acuerdo.
(ii) Aproximadamente desde 1985 mantiene relaciones comerciales con el Señor
Andrés Noguera, gerente general de Technoinvest S.A., lo cual constituye una
evidencia que la emplazada tenía conocimiento acerca de la existencia de la
marca PEYFON, registrada en Chile.
(iii) Conjuntamente con la señora Sandra Arias Neira, es titular del 100% de las
acciones de Newpro S.A. (Solomon Chile S.A.), lo cual se hace constar en el
acta correspondiente a la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas que
presenta en calidad de prueba.
(iv) Finalmente, solicitó se dicten las medidas cautelares consistentes en el cese
preventivo de la publicidad y la comercialización de los productos distinguidos
con la marca PEYFON, registrada a favor de la emplazada.
Mediante Resolución N° 2427-2003/OSD-INDECOPI de fecha 3 de marzo del 2003, la
Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la acción de nulidad interpuesta y, en
consecuencia, nulo el registro de la marca PEYFON en letras características,
conforme al modelo. Consideró lo siguiente:
(i) Las impresiones de las páginas web www.newpro.cl y www.peyfon.com (de
fecha 12 de junio del 2001) y los volantes (sin fecha cierta) presentados como
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