Sentencia nº 001062-2001/TPI de Sala Especializada en Propiedad Intelectual, 10 de Agosto de 2001
| Fecha de Resolución | 10 de Agosto de 2001 |
| Emisor | Sala Especializada en Propiedad Intelectual |
| Expediente | 265915-/OSD |
TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
RESOLUCIÓN N° 1062-2001/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 265915
1-25
SOLICITANTE : HARRODS (BUENOS AIRES) LIMITED
OPOSITOR : HARRODS LIMITED
Norma aplicable - Conductas que hacen perder el derecho de prelación - Mala
fe en la presentación de la solicitud - Notoriedad de una marca
Lima, diez de agosto de dos mil uno
I. ANTECEDENTES
Con fecha 6 de abril de 1995, Harrods (Buenos Aires) Limited (Argentina) solicitó el
registro de la marca de producto constituida por la denominación HARRODS para
distinguir vestidos, zapatos y todos los demás productos de la clase 25 de la
Nomenclatura Oficial.
Con fecha 2 de junio de 1995, Harrods Limited (Inglaterra) formuló observación
manifestando que el señor Henry Charles Harrods, quien no ha autorizado a la
empresa solicitante a usar su apellido, comenzó a comerciar con la marca
HARRODS en 1853, fundó la empresa Harrod´s Stores Limited el 20 de noviembre
de 1889, y en 1920 cambió el nombre de su empresa por el de Harrods Limited.
Precisó que Harrods (Buenos Aires) Limited fue una filial de su empresa fundada en
1913 y, por lo tanto, conocía de la existencia de su empresa y de su marca
HARRODS, razón por lo cual no actúa de buena fe, no pudiendo reconocerse un
derecho de prelación para el registro del signo solicitado. Sostuvo que la marca y el
nombre comercial HARRODS son notoriamente conocidos en el mundo y en
especial en el Reino Unido. Precisó que la tienda por departamentos HARRODS es
una atracción turística en Londres, que ha sido oficialmente designada para proveer
bienes de uso doméstico y artículos de vestir a la realeza inglesa, además del hecho
que los artículos designados con su marca cuentan con un servicio de ventas por
catálogo a nivel internacional y se comercializan en aeropuertos internacionales de
diversos países. Refirió que la marca HARRODS se registró por primera vez el 15 de
enero de 1904 en Inglaterra, posee registros en numerosos países del mundo y se
ha utilizado para distinguir productos diversos. Asimismo, indicó que se ha
publicitado la marca HARRODS y la tienda misma en revistas de circulación
internacional y que existe un libro titulado Harrods – The Store and The Legend
(Harrods - La Tienda y la Leyenda), publicado por Pan Books Limited de Inglaterra
en 1981, en donde se narra la historia de su empresa e incluye fotografías de la
tienda y personajes famosos. Invocó la aplicación de los incisos d) y f) del artículo 83
de la Decisión 344, el artículo 6bis del Convenio de París y el artículo 8 del Decreto
Ley 26017. Posteriormente, adjuntó en calidad de medios probatorios diversos
documentos, tales como: un ejemplar del libro denominado Harrods – The Store and
the Legend, revistas, catálogos, panfletos, copia de la constitución de su empresa,
lista de los registros de su marca a nivel mundial.
Con fecha 18 de julio de 1995, Harrods (Buenos Aires) Limited absolvió el traslado
de la observación manifestando que su empresa no ha pretendido registrar el
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nombre completo ni el apellido del señor Henry Charles Harrod, sino la reinscripción
de una marca que ya estuvo registrada en el Perú a su nombre durante más de 20
años, que coincide con la parte distintiva y característica de su razón social. Así,
refirió que desde la constitución de su empresa Harrods (Buenos Aires) Limited
(1913), ambas sociedades han coexistido sin inconveniente alguno, en virtud de la
distribución territorial de competencia establecida en el artículo 3 B de los Estatutos
de su empresa, según el cual quedaba para ésta el territorio de la República
Argentina y de cualquier otra parte de América del Sur, y el resto para Harrods
Limited, y que en ejercicio de ese derecho, registró - sin oposición ni observación
alguna - desde el inicio de sus actividades, la marca HARRODS en Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Indicó que
la observante no ha demostrado la existencia de mala fe de parte de su empresa,
razón por la cual su prioridad subsiste y es válida. Señaló que la empresa
observante no ha acreditado que su marca goce de la calidad de notoriamente
conocida, y menos aún en países de América del Sur, por lo que no es de aplicación
el artículo 6bis del Convenio de París. Mencionó que no usa el apellido Harrod y que
en todo caso no requeriría de autorización alguna, toda vez que el señor Harrod
habría autorizado a la empresa observante y ésta al constituir su empresa le habría
trasladado la autorización para el uso y registro del nombre HARROD y/o HARRODS
en toda América del Sur. Indicó que la observación formulada significa pretender
desconocer la génesis, los acuerdos y las relaciones existentes entre las titulares de
los signos en conflicto, siendo la empresa Harrods Limited quien actúa de mala fe.
Precisó que ambas empresas son sociedades británicas, constituidas de acuerdo
con el derecho inglés y con domicilio en la ciudad de Londres, no obstante, su
empresa también domicilia en Buenos Aires. Manifestó que habiéndose producido
un cambio de titularidad en los paquetes accionarios de ambas empresas, se
respetaron los acuerdos de la atribución territorial de competencias comerciales que
se establecieron hasta 1987, año en el cual Harrods Limited violó el status-quo
existente y pidió el registro de la marca HARRODS en Chile, el que fue denegado en
base a la observación formulada por su empresa, quien era titular de dicha marca, y
en ningún momento se alegó la nulidad de la misma, por lo que se mantiene en
plena vigencia. Asimismo, mencionó que su empresa solicitó la reinscripción de una
de sus marcas HARRODS en Brasil, y no obstante la observación interpuesta por
Harrods Limited, se concedió el registro solicitado. Agregó que en el curso de los
últimos meses Harrods Limited se puso en contacto con su empresa, manifestando
su interés en adquirir la totalidad de los registros de la marca HARRODS de
propiedad de su empresa en América del Sur y ofertó por éstos la suma de hasta 10
millones de dólares, además de otros ofrecimientos, reconociendo con ello el
legítimo derecho que su empresa tiene sobre todas sus marcas registradas en
América del Sur; sin embargo, dichas propuestas no fueron aceptadas por cuanto no
satisfacían las expectativas económicas compensatorias. Sostuvo que durante el
último año ha mantenido intensas negociaciones con importantes corporaciones
chinas; así, teniendo en cuenta la situación de su empresa, ha tomado la decisión de
remodelar y modernizar la tienda Harrods de Buenos Aires con el propósito de
proyectar sus negocios a los demás países de América del Sur. Presentó
documentos como medios probatorios.
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