Resolución nº 000859-2007/OIN de Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías, de 29 de Agosto de 2007
| Presidente | OINPRAC1 |
| Fecha de Resolución | 29 de Agosto de 2007 |
| Emisor | Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías |
| Número de expediente | 1503-2006/OIN |
REPÚBLICA DEL PERÚ
EXPEDIENTE Nº 001503-2006/OIN
000859-2007/OIN-INDECOPI RESOLUCIÓN Nº
Lima, 29 de agosto de 2007
Mediante expediente Nº 001503-2006/OIN iniciado el 24 de noviembre de 2006, MERCK FROSST CANADA LTD., de Canadá, al amparo de la patente de invención para “PIRIDINAS SUSTITUIDAS ÚTILES COMO INHIBIDORES SELECTIVOS DE CICLOOXIGENASA 2” inscrita con título Nº 1564, interpone denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra CORPORACIÓN INFARMASA S.A., de Perú.
1. ANTECEDENTES
Argumentos de las partes 1.1.
La accionante sostiene ser titular de la patente de invención inscrita con título Nº 1564, la cual reivindica el principio activo etoricoxib, compuesto que ha sido desarrollado como piridinas sustituidas útiles como inhibidores selectivos de ciclooxigenasa, cuyo nombre químico es 2-cloro-3-4-(4-metilsulfonil)fenil-2-
(2-metil-5-piridinil)piridina, tal como específicamente se señala en la reivindicación 35 de la patente, y que posee propiedades farmacológicas antiinflamatorias, siendo utilizado para la elaboración del fármaco conocido a nivel mundial como Arcoxia. Señala sobre el particular que la patente en mención es una patente de compuesto original que reivindica el compuesto per se, cubriendo así la protección sobre el etoricoxib a granel antes de su formulación así como el etoricoxib mezclado con excipientes como parte de un medicamento formulado, de conformidad con lo descrito en las reivindicaciones 33 y 35, razón por la que cualquier tipo de formulación que contenga el principio activo referido se encuentra bajo el ámbito de protección de la patente otorgada a su favor. A efecto de demostrar las afirmaciones enunciadas presenta un informe técnico emitido por el doctor Raynard Yuro, abogado senior de Merck & Co., y un informe elaborado por el doctor Enrique León Soria, doctor en Farmacia y Bioquímica.
Manifiesta que por medio de la información registrada en la base de datos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - DIGEMID (www.digemid.gob.pe/aplicaciones/perudis), ha tomado conocimiento de que en junio del año 2006 la empresa denunciada obtuvo la inscripción de los registros sanitarios para los productos Varibex 90 mg (R.S. Nº N22589) y Varibex 120 mg (R.S. Nº
N22617), los cuales contienen etoricoxib como principio activo, situación que constituye una clara e inminente amenaza de infracción a sus derechos. Así también, señala que de acuerdo con la información registrada en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT (
www.aduanet.gob.pe), ha verificado que la denunciada ha importado importantes cantidades de etoricoxib en los meses de enero y junio de 2006 teniendo como proveedora a la empresa Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
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de la India, la misma que en su página web (www.glenmarkpharma.com) señala que suministra etoricoxib en presentaciones de 60 mg, 90 mg y 120 mg, y que el mismo está
indicado para RA (artritis reumatoidea), OA (tratamiento agudo y crónico de los signos y síntomas de la osteoartritis) alivio del dolor agudo o crónico, tratamiento de la espondilitis anquilosante y tratamiento de la disminorrea primaria, tratándose por tanto del mismo producto protegido por la reivindicación 35 de la patente de invención inscrita con título Nº 1564. Al respecto presenta copias impresas de las Declaraciones Únicas de Aduanas os N
235-2006-10-000997-00 y 235-2006-10-050917-00 y una muestra impresa del portal electrónico correspondiente a la empresa Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Así, refiere que no solo existe una inminente amenaza a sus derechos de patente a partir de la obtención de los registros sanitarios mencionados, sino que por medio de la importación del producto materia de denuncia se ha configurado la violación directa a los derech os que le confiere la patente referida precedentemente, razón por la que procedió a remitir a la empresa emplazada una carta notarial requiriéndole la suspensión de la infracción a sus derechos de patente o, de ser el caso, el envío de una comunicación explicando, garantizando y probando en detalle que el producto supuestamente infractor no conculca tales derechos. Al respecto señala que a la fecha de interposición
de la presente denuncia la referida carta notarial no ha sido contestada.
En atención a los hechos descritos y a los derechos que le conceden la legislación peruana y andina solicita se disponga en su oportunidad el cese de los actos infractores; el comiso y retiro de los circuitos comerciales de los productos supuestamente infractores, Varibex o cualquier etoricoxib comercializado por la denunciada, incluyendo los envases, etiquetas, material impreso y de publicidad, así
como la prohibición de la importación, venta u ofrecimiento en venta de los productos o materiales referidos; la adopción de medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos o el cierre temporal o definitivo del establecimiento de la denunciada; la publicación de la resolución condenatoria a costa de los infractores y la imposición de los costos y costas.
Asimismo solicita la realización de diligencias de inspección en el local de la empresa emplazada ubicado en Carretera Central Km. 4.5, Ate, y en los establecimientos comerciales de ésta situados en la Avenida Ejército 490, Miraflores, Lima, y Avenida Juan Pablo Fernandini 1140, Pueblo Libre, Lima, ofreciéndolas como medios de prueba a fin de corroborar los alcances de la denuncia.
Finalmente, atendiendo a la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, solicita la aplicación de las medidas cautelares consistentes en el cese de la explotación de su patente por medio de actos de comercialización y/o amenaza de comercialización del producto Varibex o Etoricoxib; la prohibición de importación, venta u ofrecimiento en venta de los productos o materiales referidos a dicho producto y el comiso o inmovilización de todo producto, material publicitario y documentación comercial que contenga la denominación etoricoxib (nombre del principio activo) y cualquier otro producto que infrinja su patente.
Con fecha 05 de diciembre de 2006 la accionante presenta un escrito señalando que su fuerza de ventas ha detectado la existencia y reparto de muestras médicas del producto Varibex a los especialistas de salud, hecho que evidencia el pronto e inminente lanzamiento al mercado del producto materia de denuncia, existiendo en consecuencia la necesidad de imponer una medida cautelar a la 2
brevedad teniendo en consideración que el lanzamiento del producto en mención puede originarle graves daños económicos.
Por proveído de fecha 22 de diciembre de 2006 se tuvo por interpuesta la acción de infracción materia del procedimiento, ordenándose que se practiquen las diligencias de inspección solicitadas en el escrito de denuncia a fin de verificar los alcances de los argumentos contenidos en éste.
Así mismo, en mérito a los argumentos y pruebas aportados por la accionante, se ordenó la emisión del informe técnico mcm 10-2006, en el que se concluyó de manera preliminar que la composición del producto Varibex, importado por la denunciada, podría constituir una infracción a los derechos de la titular de la patente Nº 1564 al contener como principio activo el compuesto etoricoxib descrito en la reivindicación 35, motivo por el que, en atención a la verosimilitud de la pretensión planteada por la accionante y la necesidad de una decisión preventiva por existir peligro en la demora del proceso, y con el fin de evitar que se torne en irreparable el dañ
o alegado, se dictaron contra la emplazada las medidas cautelares consistentes en prohibición de uso, comercialización e importación de los productos farmacéuticos Varibex 90 mg y Varibex 120 mg, así como la inmovilización de los mismos de verificarse su existencia en las diligencias de inspección ordenadas.
Mediante escrito de fecha 18 de enero de 2007, la emplazada absuelve el traslado de la denuncia y solicita que se declare infundada la acción por infracción iniciada en su contra toda vez que en ningún momento ha infringido los derechos de propiedad industrial de la accionante derivados de la patente de invención inscrita con título Nº 1564.
Manifiesta en primer lugar que con fecha 22 de noviembre de 2006 recibió una carta notarial enviada por el representante legal de la denunciante en la que se hace referencia a posibles acciones en su contra por presunta infracción a la patente Nº 1564, requiriéndosele en dicho sentido el cese de cualquier infracción a los derechos emanados de dicha patente, el retiro inmediato y por escrito de cualquier oferta comercial de un producto que contenga etoricoxib, la inmediata cancelación de los registros sanitarios N22589 y N22617, el cese inmediato de la importación de productos cubiertos por la patente referida, la inmovilización e inventario inmediatos de cualquier producto conteniendo etoricoxib y la suscripción de una transacción en la cual se reconozca expresamente los derechos de patente sobre la invención reivindicada; así como el compromiso a suspender la infracción de dicha patente en el futuro, a pagar los costos asumidos por la accionante para prevenir y/o detener la presunta infracción y destruir cualquier producto conteniendo etoricoxib.
Señala que contrariamente a lo consignado en el escrito de denuncia, dicha carta notarial sí fue contestada por medio de una comunicación en la que se negó la supuesta infracción y se accedió a la propuesta de la accionante para sostener una reunión, respuesta que fue calificada como no satisfactoria y decepcionante al no accederse a los requerimientos efectuados mediante la carta notarial del 22 de noviembre de 2006, lamentando en tal sentido no poder asistir a la reunión convocada. Refiere asimismo que ante la situación descrita puso en conocimiento de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías los hechos suscitados...
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