El uso de la marca registrada en el Perú

AutorBaldo Kresalja Rosselló
Páginas303-339
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EL USO DE LA MARCA REGISTRADA EN EL PERÚ
SIGNOS DISTINTITOS
El uso de la marca registrada en el Perú
BALDO KRESALJA ROSSELLO*
Sumario: I. Breve referencia al rol que desempeñan las marcas en una economia de mercado. II. El sistema
atributivo de concesion. III. El uso de la marca. IV. Obligatoriedad en el uso de la marca registrada.
V. Criterios para determinar el uso VI. La acción de cancelación por falta de uso: pruebas, efectos
y excepciones. VII. Conclusiones.
I. BREVE REFERENCIA AL ROL QUE DESEMPEÑAN LAS MARCAS EN UNA
ECONOMIA DE MERCADO
No cabe duda que quienes producen bienes, los comercializan o prestan servicios
tienen una primera opción que es tanto utilizar un signo distintivo o abstenerse de hacer-
lo, la misma que se encuentra fuera de todo marco legislativo, pues en nuestro país y en
la Comunidad Andina de Naciones no existe disposición alguna que obligue a imponer
una marca determinada a los bienes o servicios. En la práctica, además, existen muchos
productos y no pocos servicios carentes de signo distintivo.
Pero, de otro lado, el empleo de signos distintivos y de marcas en general constituye
una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, la que se manif‌i esta como
una realidad compleja, pues viene a satisfacer una variedad de intereses. Tenemos, así, el
interés del empresario en formar una clientela a través de la debida diferenciación de sus
ofertas; el interés de los consumidores, de modo que puedan adquirir aquel producto o
servicio que realmente satisfaga sus necesidades y expectativas; e, incluso, el interés del
Estado, ya que la adecuada diferenciación de las ofertas favorece el desarrollo económico
y cultural, redundando f‌i nalmente en benef‌i cio del interés general1.
Tal como señaló, hace ya varias décadas, el distinguido profesor de Derecho Mer-
cantil de la Universidad de Génova Mario CASANOVA, ”la posición preeminente que las
normas jurídicas reguladoras de los signos distintivos ha adquirido en la disciplina de
la competencia tiene su razón de ser en el hecho de que quien ejerce el comercio puede
conservar y aumentar su clientela diferenciando de las demás tanto la hacienda o actividad
que dirige como los objetos que produce o los productos que vende. Sin distinciones netas
* El autor desea agradecer a los abogados Alfredo Martel S. y Marcela Robles por sus contribuciones a la
formulación de este artículo.
1 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, A. La marca engañosa. Ed. Civitas, Madrid, 2002, pp. 25 a 27.
Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
Año III - N.º 4. Lima, 2007
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que individualicen a los comerciantes y a sus haciendas, se hace irregular y caótico el
derecho económico de las empresas, produciendo frecuentes y peligrosos desequilibrios
incompatibles con un ordenado progreso técnico. Sin tales distinciones claras que le per-
mitan utilizar plenamente la experiencia adquirida, no puede el publico asumir la función
seleccionadora que le incumbe en el campo de la competencia”2
En tal sentido, la marca elegida por un comerciante para distinguir los productos o
servicios que ofrece de aquellos productos o servicios ofrecidos por sus competidores,
constituye un instrumento importantísimo en la vida empresarial, pues refuerza la posición
y la presencia de ese comerciante en el mercado. Por eso la utilización de signos mercantiles
-nombre y marcas- se ha convertido en una necesidad del tráf‌i co.
Sin embargo, la marca no puede ser def‌i nida únicamente en razón a los productos
o servicios que identif‌i ca o a dicha capacidad distintiva. Ello signif‌i caría circunscribirla
a un plano estrictamente teórico. La marca –como signo vivo y operante- debe tomar
en cuenta el ambiente donde se desenvuelve, esto es, el propio mercado. Así, para que
una marca alcance efectivamente dicha distintividad, es necesario que esta función se
verif‌i que en el mercado, en el mismísimo circuito comercial, que es realmente donde los
consumidores podrán diferenciar si los productos o servicios son realmente los que ofrece
tal o cual empresario. En tal sentido, sólo en el mercado la marca llega a ser tal, y es sólo
ahí donde los consumidores consolidan la unión psicológica signo-producto/servicio.
Resulta así insustituible como medio identif‌i cador de los resultados de la actividad
empresarial3. Pero hay que advertir que la protección jurídica hace relación a valores
presuntos cuya verif‌i cación no forma parte de su f‌i nalidad.4
Cuando esa consolidación es aprehendida por los consumidores es cuando pode-
mos af‌i rmar que nos encontramos frente a una verdadera marca de producto o servicio,
según el caso. Sin embargo, previamente a que se produzca dicha consolidación resulta
necesario que la marca haya sido posicionada adecuadamente en el mercado. Sólo así
los consumidores podrán tomar conocimiento de la misma y se producirá la asociación
antes comentada. Y una vez que las marcas se encuentran presentes en el mercado,
entrando en contacto con el público consumidor, es que llegan a constituir un vehículo
fundamental de la competencia. Como es lógico, estas consideraciones son tomadas en
cuenta por la ley y por los tribunales para determinar el ámbito de protección que debe
brindársele a un signo distintivo. Es por ello que en una económica de mercado el uso
para tener valor “debe hacer sido de una intensidad tal que haga generado clientela”, 5
af‌i rmación pacíf‌i ca mas allá del contenido impreciso que pueda tener éste concepto en
determinadas circunstancias.
2 CASANOVA, M., “Estudios sobre la Teoría de la Hacienda Mercantil”, Editorial Revista de Derecho Privado,
Madrid s/f, p. 135.
3 BAYLOS, H. Tratado de Derecho Industrial, Madrid, 1978, p. 838.
4 BAYLOS, H. Tratado de Derecho Industrial, ob. cit., P. 843.
5 OTAMENDI, J. Derechos de Marcas, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 14.
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Todo ello pone de manif‌i esto que la extensión del derecho sobre la marca es de gran
importancia, pues en ella están interesados no sólo su titular, sino también y en diversa
proporción los consumidores, los competidores y el Estado mismo. Y es justamente esta
multiplicidad de interesados lo que conf‌i ere a este asunto una complejidad que obliga a
poner limites al carácter absoluto del derecho del propietario de la marca6.
II. EL SISTEMA ATRIBUTIVO DE CONCESION
Como se sabe, existen dos sistemas básicos para el nacimiento de los derechos sobre
signos marcarios, que son el declarativo y el atributivo. El elemento fundamental en el
primero, para que el nacimiento del derechos se produzca, es el uso que de la marca se
haga, cumpliendo el registro una función meramente complementaria, como un elemento
probatorio de la titularidad de la marca y de su uso, creando una presunción juris tantum
respecto de estos dos extremos7. En este sistema, empleado en algunos pocos países, como
es el caso de los Estados Unidos, “los derechos derivados del registro se encuentran sujetos
a la prioridad que en def‌i nitiva resulta del uso comercial de la marca”8.
En el sistema constitutivo o atributivo, mayoritario y vigente en la mayoría de los paí-
ses, los derechos nacen con el registro de la marca y la prioridad, generalmente, surge de la
presentación de la solicitud. Así, pues, el registro resulta de un procedimiento previo, en el
que la autoridad examina si existen antecedentes o anterioridades que impidan el registro y
ordena se efectúan publicaciones para que terceros interesados conozcan de la solicitud y,
si asi lo desean, puedan oponerse a ella.9 En este sistema, la exigencia del uso de la marca
resulta siendo eventualmente una carga para su titular, pues de lo contrario no podrá conser-
var el derecho obtenido. El uso que se haga de la marca no sólo tiene relación con el rol que
desempeñan en el mercado sino que, además, constituye el único impedimento para que no
proceda la acción de cancelación por falta de uso que veremos mas adelante, el mismo que
debe tener determinadas características que la legislación, la Doctrina y la jurisprudencia
han determinado. Sólo escapan a esta obligatoriedad, y en casos excepcionales, lo que la
Doctrina ha calif‌i cado como marcas renombradas o de fama mundial.
No es éste el lugar para ponderar las ventajas o desventajas de cada uno de estos
sistemas, pero sí resulta necesario referirnos al sistema vigente entre nosotros y a las con-
secuencias que de él derivan. Solo recordar aquí que si bien el signo simplemente usado
puede adquirir prestigio y clientela, adolece de una indeterminación radical, pues mientras
6 BERTONE, L. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Derecho de marcas, Ed. Heliasta, Buenos Aires, 1989, Tomo
II, p. 10.
7 BERTONE, L. y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, G. Derecho de marcas, ob. cit., tomo I, p. 170
8 Ibid
9 En este sistema el usuario extraregistral carece de la facultad de prohibir a los demás la utilización del
distintivo que emplea, a no ser que se trate de un acto que deba ser calif‌i cado como de competencia desleal;
no tiene pues dicho usuario un derecho subjetivo excluyente, mejor por la cual deberá acudir para obtener
protección a la normativa que prohíbe la deslealtad a través de un sistema de obligaciones legales y no de
derechos subjetivos, pues tales obligaciones son lo de ejercer legalmente la competencia, Vid. BAYLOS C.,
H. Tratado de Derecho Industrial. Ob. cit., p. 793 y 816.

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