Propiedad Intelectual
| Autor | Micaela Mujica |
| Páginas | 46-47 |
Industria Legal
mmujica@barredamoller.com
Av. Angamos Oeste 1200, Lima
www.barredamoller.com
Ser notificado de una acción de cancelación
contra una marca registrada nunca es buena
noticia, pues la carga de la prueba recae en su
titular. Esta acción puede surgir de forma
imprevista, como un revolcón para el novato en
lides acuáticas, cuando no existe una estrategia
previa del titular, que permita avizorar el riesgo.
En otras ocasiones, la cancelación es un riesgo
calculado: el titular lo ha previsto al diseñar la
estrategia global de protección de su marca
registrada; nada escapa al ojo del abogado
experto, y cuenta con mecanismos de
protección que se activan conforme otros caen.
Frente al no uso de la marca propia, existen
por ciertos cursos de acción que no dejan al
titular enteramente desprotegido. Por ejemplo,
el accionante y el titular de la marca registrada
podrán negociar y suscribir un acuerdo de
coexistencia de marcas, que, aun cuando no
salvaguarde el registro de la marca objeto de
cancelación, involucre un pacto de no agresión,
de modo que quien fue titular de la marca
registrada no sea blanco de acciones de
infracción por el accionante, en caso continúe
con el uso de la marca ya cancelada.
Asimismo, si el acuerdo es redactado con
destreza, permitirá a quien fuera titular, optar
por un nuevo registro para una variación del
signo cancelado, cuya tramitación se
beneficiará del acuerdo de coexistencia
suscrito.
Ahora bien, existe una categoría en derecho
marcario que designa a la “súper marca”, que
es aquella que, con base en parámetros
estrictamente regulados (como duración de
utilización y promoción, valor de la inversión en
promoción, entre otros), merece una protección
reforzada frente a la marca ordinaria. Esta es la
marca notoria, que, en Perú, rompe el principio
de territorialidad, el principio registral y el de
especialidad y, según el Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina (TJCA), también el
principio de uso real y efectivo.
El titular de la marca notoria registrada en el
Perú tiene una ventana de oportunidad para
preservar su registro ante una acción de
cancelación, en la cual deberá acreditar no ya
el uso de la marca, sino su notoriedad.
Si bien la Sala Especializada en Propiedad Intelectual
–INDECOPI (SPI) aplica el criterio formulado por el
TJCA, la Comisión de Signos Distintivos –INDECOPI
(CSD) es renuente a asimilarlo. Así, al invocarse la
notoriedad como defensa ante una acción de
cancelación interpuesta por tercero, la CSD ha
rechazado su pertinencia. Así las cosas, bajo el lente
de los criterios administrativos vigentes, invocar la
notoriedad como fundamento de defensa frente a una
acción de cancelación, supone la siguiente línea de
tiempo: (1) Notificado con la acción de cancelación, el
titular de la marca notoria registrada en el Perú y no
usada a nivel de la CAN, acreditará la notoriedad de
su marca; (2) la CSD establecerá que la notoriedad
carece de pertinencia en un procedimiento de
cancelación por no uso y declarará fundada la acción
de cancelación; (3) el titular apelará y, resolviendo la
apelación, la SPI declarará la nulidad de la resolución
de la CSD y devolverá lo actuado a la primera
instancia; (4) la CSD reiterará su fallo; (5) el titular
apelará y la SPI resolverá sobre el fondo, en beneficio
del titular.
En esta medida, en el Perú, existe un camino
trazado para defender el registro de una marca notoria
frente a su cancelación por tercero que, si bien largo
en el tiempo, vale la pena recorrer.
INTELECTUAL
PROPIEDAD
El Largo Camino para Existir: La
Notoriedad como Defensa frente a
una Acción de Cancelación por no Uso Micaela Mujica
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