El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes
| Autor | Baldo Kresalja Rosselló |
| Cargo | Abogado y Magíster en Administración de Negocios. Profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP. Director del Anuario Andinode Derechos Intelectuales. Socio de Duany & Kresalja Estudio de Abogados, Perú |
| Páginas | 203-228 |
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El alcance de la protección de la patente
de invención otorgada por el artículo 51
de la Decisión 486 y la aplicación de
la Doctrina de los Equivalentes
BALDO KRESALJA ROSSELLÓ
Si bien desde fines del siglo XIX existe en el Perú una legislación específica en lo que
se refiere a la protección jurídica de los inventos, nuestra actividad científica y tecnológica
es muy pobre y ha dado como resultado un pequeñísimo número de patentes de invención,
estando por debajo no sólo de los llamados países desarrollados, sino también de nuestros
principales vecinos latinoamerica nos. A pesar de ello, el proceso de globali zación y la
suscripción de varios tra tados y acuerdos internacionales relacionados con la Propiedad
Industrial harán probablemente que el flujo de solicitudes de patentes aumente en forma
importante durante los pr óximos años. Ello significará, a su vez, que en la Dirección de
Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, en adelante “la Dirección”, se produzcan
controversias al momento de solicitarse la protección y, también, que algunas patentes ya
concedidas sean motivo de infracción. Estas consideraciones son las que nos llevan a plan-
tear algunas reflexiones sobre el ámbito o alcance de la protección jurídica a las patentes
de invención y su relación con la llamada Doctrina de los Equivalentes, con referencia,
claro está, a nuestra legislación positiva. Y lo hacemos por dos razones: la primera, porque
esa Doctrina ha sido desde el siglo XIX, y lo sigue siendo, ampliamente utilizada por las
Oficinas especializadas, por los jueces y los tribunales de los países más avanzados; y, en
segundo término, porque se ha comenzado a utilizar entre nosotros a nivel administrativo
-digamos tímidamente - tanto por la Dirección como por la S ala de Propiedad Industrial
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi,1 en
adelante “el Tribunal”, lo que hace vislumbrar su uso más extendido en el futuro.
En tal sentido, h aremos un análisis del artículo 51 de la Decisión 486 de la Comu-
nidad A ndina de Naci ones, que es la norma que se refiere al alcance de la protección
otorgada al titular de una patente de invención. Para tal efecto, trataremos del significado
1 Como ejemplo específico tenemos a la Resolución N.º 3114-2009/TPI-INDECOPI, que resolvió la contro-
versia entre don Víctor Raúl Cánepa Claros y Nor Industrias Elliott S.R.L. por la infracción a un modelo
de utilidad, y a la cual haremos r eferencia más adelant e. Deseo agradecer a la Dra. Carmen Arana por
habérmela facilitado.
Anuario Andino de Derechos Intelectuales.
Año VII - N.º 7. Lima, 2011
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ANUARIO ANDINO DE DERECHOS INTELECTUALES
PATENTES DE INVENCIÓN
e importancia de la descripción, reivindicaciones y dibujos que acompañan a la solicitud
del titular ante la Dirección, así como de la pertinencia de la aplicación de la Doctrina de
los Equivalentes, sea para determinar la amplitud de la protec ción otorgada, lo que tiene
validez para la explotación del invento, así como frente a un caso de oposición o de vio-
lación del derecho del titular.
1. Un invento es algo anteriormente no conocido, y quien desee adquirir o ver consa-
grado su derecho sobre él deberá empezar por fijar los límites del mismo, con el objeto de
que lo conozcan todos aquéllos de quienes el correspondiente respeto ha de ser exigido.
Dice Manuel Díaz Velasco que cuand o un interesado “solic ite del Estado la conc esión
de la patente que haya de servirle de título, su prime ra e inexcusable obligación será de
acotar, perfilar y deslindar el objeto sobre el cual el derecho ha de recaer y al que el título
ha de referirse”2.
Como se aprecia, la declaración del interesado con el objeto de obtener una patente
tendrá gran impor tancia como máxima exp resión de la extensión de lo reivi ndicado;
extensión que la Dirección podrá disminuir pero nunca aumentar. De esto se derivan dos
principios en esta materia: el primero, que no se patenta más de lo que el solicitante haya
reivindicado; el segundo, lo protegido es lo que finalmente decide la respectiva Dirección
u oficina nacional. Pero la protección jurídica que el otorgamiento de la patente brinda no
es ilimitada ni gratuita; antes bien, tiene un límite y un precio. El límite es el número de
años por el que se concede la concesión; el precio, es la revelación que el inventor realiza
a la sociedad de un conocimiento que hasta ese momento sólo a él le pertenecía.
2. Hay que precisar que la Decisión 48 6 no define lo que se entiende por invención
patentable, limitándose a acotar el concepto, en forma indirecta, en un doble aspecto: de
una parte, fijando los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva y aplicación
industrial, artículo 14) y, de otra parte, señalando las exclusiones, es decir, lo que no puede
ser objeto de patente (artículo 15).
Ahora bien, dos son los requisitos que debe cumplir quien solicita una patente de in-
vención: el primero, delimitar jurídicamente el objeto sobre el cual el derecho ha de recaer;
el otro, describir técnicamente la esencia y el funcionamiento de la invención3.
Y en c umplimiento de estos req uisitos, que se encuentr an incluidos en todas la s
leyes modernas referidas a patentes de invención, se dispone que la solicitud del inventor
debe venir acompañada de una descripción del invento y de las r eivindicaciones. Así lo
hace también entre nosotros los artículos 26 y siguientes de la Decisión N.º 486 y algunos
complementarios del Decreto Legislativo N.º 1075.
La patente se redacta en forma tal que resulte disuasoria frente a los posibles imitadores
y no cabe duda que al titular de la patente, en caso de que se produzca un cuestionamiento,
lo que le interesa es que su patente resulte eficaz para impedir la imitación por parte de
terceros. La validez y la eficacia de una reivindicación están en función del alcance de la
2 Díaz Velasco, M., “L a nota reivindicatoria en las p atentes de invención” en “Estudi os sobre Propiedad
Industrial”, Barcelona, 1987, pág. 145.
3 Díaz, Velasco, M., Op. cit., pág. 146.
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