La Dimensión Real De Las Marcas: Valoración de Medios Probatorios en Procedimientos de Cancelación por Falta de Uso
| Autor | Andrea Jimenez Garay |
En el 2016, el estudio sobre el impacto económico del uso y administración de las marcas en América Latina, realizado por la International Trademark Association y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, en cinco países de la región, reveló que en el Perú el registro de marcas contribuía en 8% al empleo, 19% a la actividad económica (valor agregado), 21% a las importaciones, 5% a las exportaciones y 21% a la diferencia salarial[2]. Asimismo, el estudio reveló que las actividades económicas con uso intensivo de marcas pagaban sueldos más altos de hasta 25% en Perú, 20% Panamá, y 14% en Colombia[3].
En el 2020, la pandemia por el COVID-19 impulsó exponencialmente la innovación a nivel global, en particular en el sector salud, según el Índice Mundial de Innovación de 2020[4], lo cual tuvo un impacto en el incremento de registros de marcas para los productos y servicios relacionados. Sin embargo, la situación fue distinta para otros sectores e industrias, que se paralizaron como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas por los gobiernos, las cuales han tenido que afrontar una fuerte crisis económica. De acuerdo a las cifras publicadas por el INDECOPI, en el 2020, se iniciaron 27,088[5] procedimientos de registros de marcas de productos y servicios; es decir, una cifra inferior a la del 2019 (37,466[6]) y 2018 (35,059[7]).
El impacto económico de los registros de marcas[8] es reflejo de la importancia de las mismas para el éxito y/o desenvolvimiento de una actividad empresarial, toda vez que las marcas son uno de los principales activos de las empresas, que cumplen un rol identificador y diferenciador en el mercado, reduciendo los costos de transacción (principalmente costos de búsqueda) de los consumidores, orientando su elección y preferencia a una oferta determinada, y protegiéndolos al brindarles una herramienta que les permita identificar el origen y la procedencia de un determinado producto o servicio, evitando que estos sean engañados o confundidos.
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el TJCAN) ha señalado que la razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad de todo empresario de diferenciar e individualizar los productos o servicios que elabora y presta, y deben ser comercializados en un mercado de libre competencia[9]. En ese sentido, para que las marcas cumplan su función identificadora y diferenciadora deben ser utilizadas en el mercado.
Para Fernández Novoa, el uso obligatorio de las marcas tiene una finalidad esencial y una funcional. Esencial, porque permite que la marca se consolide como un bien inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores, acercando el contenido formal del registro a la realidad concreta de utilización de las marcas en el mercado. Y, funcional, porque permite descongestionar el registro de marcas que estando inscritas no son utilizadas en el mercado (denominado en doctrina como bancos de marcas defensivas), facilitando el tráfico comercial, al permitir que nuevos agentes del mercado puedan acceder a ellas[1].
En ese sentido, la cancelación de registros de marcas por falta de uso es una herramienta importante; sobre todo, en un sistema atributivo de derechos como el que establece la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicable en Perú. Sobre el particular, la cancelación por falta de uso se regula en los artículos 165 al 170 de la referida Decisión 486, y artículos 71 y 72 del Decreto Legislativo 1075. Asimismo, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (en adelante, la Sala) ha emitido dos precedentes de observancia obligatoria vigentes, dispuestos por:
- Por Resolución No. 0410-2020/TPI-INDECOPI, referida a la valoración de los medios probatorios en los procedimientos de cancelación de marcas por falta de uso, publicada en el Diario Oficial El Peruano, -recientemente- el 5 de febrero de 2021.
Por otro lado, si bien la acción de cancelación es aplicable a marcas tradicionales (gráficas, denominativas y mixtas), y no tradicionales (sonoras, olfativas, hologramas, táctiles, entre otras), para efectos del presente artículo, nos enfocaremos únicamente en las marcas tradicionales, no sin mencionar qué resultaría interesante analizar los criterios aplicables a la cancelación por falta de uso de marcas no tradicionales, pues en ninguno de los precedentes se hace esta distinción.
Dicho esto, y entendiendo la importancia de las marcas y la cancelación por falta de uso, a continuación analizaremos los criterios de valoración de medios probatorios en los procedimientos de cancelación por falta de uso, en virtud del referido precedente recientemente publicado el 5 de febrero de 2021:
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Criterios de valoración de medios probatorios en una cancelación de marca por falta de uso
De acuerdo a los artículos 165 y 166 de la Decisión 486, se entiende que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, de cualquiera de los países de la Comunidad Andina, cumpliendo con los siguientes requisitos:
- La marca utilizada debe ser idéntica o sustancialmente similar a la marca registrada; es decir, que las posibles diferencias sean...
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