Criterios para obtener la concesión de una patente de invención en el Perú

AutorMaría del Carmen Arana Courrejolles
CargoAbogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú
Páginas29-69
Criterios para obtener la concesión
de una patente de invención en el Perú
Criteria for obtaining the grant of a patent of invention
in Peru
MARÍA DEL CARMEN ARANA COURREJOLLES*
Resumen: El presente artículo es una revisión casuística de informes técnicos
de diferentes expedientes de solicitudes de patentes de invención en los
campos tecnológicos de la biotecnología, farmacia, química e ingeniería,
donde se identifican y extraen los criterios generales y específicos sobre los
requisitos de claridad y nivel inventivos que se evalúan en el examen técnico
para la obtención de una patente de invención en el Perú.
Es importante señalar que previo a la revisión de los informes técnicos
investigados, se brindan algunas definiciones para la compresión de los
requisitos del examen técnico, tales como concisión, claridad, suficiencia,
novedad y nivel inventivo.
Palabras clave: claridad – concisión – nivel inventivo – novedad – suficiencia
Abstract: This article is a casuistry review of technical reports of several files
regarding applications of patent of invention, in the technological fields of
biotechnology, pharmaceutics, chemistry and engineering, wherein general
and specific criteria are identified and extracted on the requirements of
clearness and inventive step that are evaluated in the technical report for
obtaining a patent of invention in Peru.
It is important to note that prior to the review of the investigated technical
reports, certain definitions are provided for understanding the requirements
of the technical report, such as conciseness, clearness, sufficiency, novelty and
inventive step.
Key words: clarity – conciseness – inventive step – novelty – sufficiency
CONTENIDO: I. INTRODUCCIÓN: LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD DE
PATENTE HASTA LLEGAR AL EXAMEN DE FONDO. II. EXAMEN TÉCNICO
DE EVALUACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE UNA PATENTE DE INVENCIÓN.
III. DEFINICIONES DE CONCEPTOS PARA ENTENDER LA REALIZACIÓN DEL
EXAMEN TÉCNICO. III.1. REIVINDICACIONES. III.2. MEMORIA DESCRIPTIVA.
* Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Internacional
Económico por la misma casa de estudios. Profesora de los cursos Patentes, en la Maestría en
Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la PUCP, y Propiedad Industrial, en
la Facultad de Derecho de la misma universidad. Consultora del Estudio Colmenares & Asociados
S.A.C. Correo electrónico: mcarana@colmenares.com.pe
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III.3. CONCISIÓN. III.4. CLARIDAD Y PRECISIÓN DE LA DESCRIPCIÓN
DE LA SOLICITUD DE PATENTE. III.5. EXAMEN DE PATENTABILIDAD.
III.5.1. NOVEDAD. III.5.2. NIVEL INVENTIVO. III.5.3. DIFERENCIAS ENTRE
NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO. III.5.4. LA OBVIEDAD EN EL NIVEL
INVENTIVO. IV. CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS ENCONTRADOS
EN LOS INFORMES TÉCNICOS PARA CONCEDER O DENEGAR UNA PATENTE
DE INVENCIÓN. IV.1. INVESTIGACIÓN DE CASOS: INFORMES TÉCNICOS.
IV.1.1. CASOS DE PATENTE DE INVENCIÓN EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGÍA
Y QUÍMICA. IV.1.2. CASOS DE PATENTE DE INVENCIÓN EN OTROS
CAMPOS DE LA TECNOLOGÍA. V. CLASIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS
GENERALES Y ESPECIFICOS EXTRAIDOS DE LOS CASOS EXAMINADOS.
V.1. CRITERIOS GENERALES SOBRE CLARIDAD. V.2. CRITERIOS ESPECÍFICOS
SOBRE CLARIDAD. V.3. CRITERIOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE NIVEL
INVENTIVO. VI. CONCLUSIÓN FINAL. VI.1. SOBRE NIVEL INVENTIVO.
VI.2. SOBRE CLARIDAD.
I. INTRODUCCIÓN: LA PRESENTACIÓN DE UNA
SOLICITUD DE PATENTE HASTA LLEGAR AL
EXAMEN DE FONDO
De acuerdo con la práctica nacional peruana de evaluación de una
solicitud de patente de invención1, además de cumplir con los requisitos
de patentabilidad que exige el artículo 14 de la Decisión 486: novedad,
nivel inventivo y aplicación industrial, la solicitud de patente de
invención debe cumplir con requisitos de redacción técnica como
claridad y concisión de la invención (artículos 28 y 30 de la Decisión
486), que esté completa y debidamente sustentada. Según el artículo 25
de la misma decisión, la solicitud de patente debe contener un concepto
inventivo único.
Una vez presentada la solicitud de patente, la Dirección de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (IndecopI) evalúa si esta
cumple con los requisitos de forma (artículos 26 y 27 de la Decisión
486). Si no se cumplen los requisitos, se otorga un plazo de dos meses
prorrogables2 para ello (artículo 39 de la Decisión 486). Si al término del
plazo el solicitante no cumple con los requisitos de forma, la solicitud
se considera abandonada. Dentro de los seis meses contados desde la
publicación (artículo 44 de la Decisión 486), con o sin oposiciones, el
solicitante debe pedir el examen de fondo y pagar su tasa correspondiente.
1 En el Perú existen dos modalidades de solicitud de patente de invención: una nacional, que se rige
por la Decisión 486 y su complemento el decreto legislativo 1075, y otra internacional que se rige
por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (19 de junio de 1970 con modificaciones
posteriores; PCT por sus siglas en inglés), del cual somos Estado contratante (el Perú se adhirió al
PCT el 6 de marzo y el 6 de junio entró en vigencia).
2 Dicho plazo podrá ser prorrogable por una sola vez a solicitud de parte, por un período igual, sin que
pierda su prioridad (artículo 39 de la Decisión 486).
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Una vez que el solicitante de la patente de invención ha pagado el
examen de fondo, se le asigna el expediente a un examinador de
patente según su área. El examinador analiza la memoria descriptiva
originalmente presentada y el pliego de reivindicaciones y, si es el caso,
las figuras o dibujos, listado de secuencias, certificados de materia
biológica. Para determinar si las reivindicaciones son o no patentables,
el técnico examinador tiene que comprender la invención de la sola
lectura del texto de las reivindicaciones y la memoria descriptiva. Si
estas no son claras y no permiten la comprensión del problema técnico y
de la solución que plantea la invención a dicho problema, el examinador
emite un informe técnico en el que señala las objeciones de claridad,
si se trata de la reivindicación o de la descripción e indica dónde está
la falta de claridad. La falta de claridad puede deberse a un término
impreciso, por ejemplo, «aproximadamente», «arilo», «variante»; a
un término ambiguo: «forma cristalina», «alrededor», «un hidrato del
mismo», «ligando», «facción de fármacos». También podría considerarse
carencia de claridad una redacción que tiene dos o más sentidos o un
sentido muy general. Usualmente el examinador también anticipa
opinión sobre novedad y nivel inventivo en su informe técnico, donde
indica la objeción de claridad.
El criterio de claridad se aplica tanto a las reivindicaciones como a la
memoria descriptiva. La redacción de las reivindicaciones debe ser
clara porque estas definen el alcance de la protección y, por ello, de
la sola lectura del texto de las reivindicaciones, el examinador debe
comprender el problema y la solución de la invención. La memoria
descriptiva también debe ser clara para poder explicar el invento y
evitar confusiones y errores. Si una reivindicación es muy técnica, la
memoria descriptiva debe desarrollar una explicación que permita
comprensión, pero que no genere confusión o error. La falta de claridad
puede venir de la inconsistencia de la descripción y las reivindicaciones;
del uso de términos imprecisos; del uso de términos ambiguos; del hecho
de definir el producto por la función y no por las características, pero
también puede deberse a otras razones como definir la invención por el
resultado a alcanzar. Los examinadores indican en el informe técnico las
objeciones concretas y el criterio que se debe tener presente.
Si se cumple con la claridad y con la suficiencia de la descripción y esta
permite la comprensión del problema y las reivindicaciones son claras
y concisas, se pasa a evaluar si la invención se encuentra en alguno de
los impedimentos de patentabilidad presentes en los artículos 15, 20 y
21 de la Decisión 486. Luego, se evalúa si hay unidad de la invención.
Con respecto a la novedad, se realiza el examen de las anterioridades,
que significa revisar los documentos existentes en el estado de la
técnica y compararlos con la invención reivindicada uno a uno. Se
realiza el análisis de las reivindicaciones con respecto a los documentos

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