El Análisis Fonético de Marcas Comerciales
| Autor | Claudio Castañeda Peñaloza |
| Cargo | Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica de Chile, Abogado titulado |
| Páginas | 97-118 |
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Derecho & Sociedad
Asociación Civil
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El Análisis Fonético de Marcas Comerciales
The Phonetic Analysis of Trademarks
Claudio Castañeda Peñaloza*
Resumen:
En este trabajo se presentarán parámetros para el análisis comparativo de marcas en su
dimensión fonética. En la primera parte, como marco conceptual, se introducen nociones
generales de fonología y fonética, las cuales son posteriormente aplicadas en un análisis
jurisprudencial crítico de sentencias relevantes de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Para
complementar el alcance del presente texto, en la tercera parte se problematiza en torno
a la necesidad de unicar criterios de apreciación de marcas con fonéticas extranjeras. De
tal forma, este trabajo tiene como objetivo otorgar herramientas que doten de contenido
a la argumentación y fundamentación del cotejo fonético marcario y junto a ello, enfatizar
la necesidad de adoptar un modelo único de comparación de marcas basado en la ciencia
de los signos: la semiótica o semiología. Una metodología en este sentido fortalecería el
razonamiento de litigantes, autoridades administrativas y judiciales en lo que se reere al
riesgo de confusión, evitando que el cotejo de marcas caiga en la mera subjetividad.
Abstract:
In this paper we will present parameters for the comparative analysis of trademarks in
their phonetic dimension. In the rst part, as conceptual framework, general notions of
phonology and phonetics are introduced, which are later applied in a critical jurisprudential
analysis of relevant decisions from Argentina, Chile, Colombia and Peru. To complement
the scope of this investigation, in the third part we discuss the need to unify criteria of
appreciation of trademarks with foreign phonetics. Thus, this work aims to provide tools
for the argumentation and grounding of trademarks phonetic comparison and, along with
it, emphasizes the need to adopt an unique model of trademark comparison based on the
science of signs: semiotics or semiology. A methodology in this sense would strengthen the
reasoning of litigants, administrative and judicial authorities regarding the risk of confusion,
avoiding that the comparison of trademarks falls into mere subjectivity.
Palabras clave:
Fonética de Marcas – Comparación Fonética de Marcas – Fonética de Marcas Extranjeras
Semiótica Jurídica – Argumentación Jurídica – Riesgo de confusión
Keywords:
Trademark Phonetics – Phonetic Trademark Comparison – Trademarks with Foreign
Phonetics - Trademark Semiotics – Legal Argumentation – Risk of Confusion
Sumario:
1. Una introducción simbólica – 2. Materiales de Fonética y Fonología – 3. Jurisprudencia
Comentada – 4. Problemática de las voces extranjeras y los nombres de fantasía – 5.
Conclusiones – 6. Bibliografía
FECHA DE RECEPCIÓN: 17/04/17
FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/17
* Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Ponticia Universidad Católica de Chile, Abogado titulado. Ganador del premio ACHIPI 2016
de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, becado el año 2014 por el Consejo de Cultura y las Artes por su novela gráca
“Catrileo”, la cual también fuera premiada por la Feria Internacional del Cómic de Santigo durante el año 2013. Se ha desempeñado
como Jefe de Marcas en el Extranjero en Sargent & Krahn y actualmente es Gerente de Operaciones en Chile y Perú para Darts-IP.
Contacto: ccastaneda@darts-ip.com y castaneda.claudio@gmail.com
El autor expresa sus agradecimientos a María Ángela Sasaki Otani por sus observaciones y compañía durante la realización de
este texto, a Francesca Bonfanti Casareggio y Sebastián Zepeda Pallero por sus valiosos comentarios técnicos y la bibliografía
proporcionada y a Darts-IP por facilitar el motor de búsqueda de decisiones sin el cual el análisis jurisprudencial comparativo no
podría haberse realizado.
Revista Derecho & Sociedad, N° 49 / pp. 97-118
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Revista Derecho & Sociedad, N° 49 , Octubre 2017 / ISSN 2079-3634
1. Una introducción simbólica
“Y es que toda marca ‘marca’ a su autor. Diga lo que ésta diga, siempre dirá, además, ‘aquí
alguien ha dejado su huella’ porque la marca saca del anonimato al emisor, autor o actor
de un hecho público. Su función primaria es, por lo tanto, la de ‘señalar’. Es un signo que, por
convención, se asocia a un sujeto concreto, a una empresa, los individualiza.
Las actuales marcas de producto, de empresa o de institución, cumplen esa función de señal.
Así, veo a la distancia el nombre de la marroquinería que me gusta y, antes de pensar en ella,
me tranquilizo: encontraré lo que es de mi agrado. Detecto la marca de mi whisky predilecto
entre las botellas de un bar y antes de pensar en su signicado, me tranquilizo: lo tienen”.
Causa N° 6435/2011 del 26 de Agosto de 2016
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Comercial Federal (Argentina)
Las Marcas Comerciales son, sin lugar a dudas, uno de los fenómenos culturales y económicos más relevantes
de nuestra sociedad globalizada. Sin embargo, la mayoría de los enfoques y explicaciones jurídicas en torno a
su naturaleza tiende a olvidar el aspecto cultural para solo centrarse en su análisis económico. Entonces, se las
presenta como facilitadoras del intercambio de productos y servicios en el mercado, promoviendo la eciencia
al disminuir los costos de búsqueda de los consumidores en el mercado, por una parte; y por otra, asegurando
la reputación de los distintos productores o prestadores de servicios.1 Si bien este enfoque económico puede
ser útil para explicar algunas nalidades del derecho de marcas, es incapaz de entregar una metodología que
nos permita comprender sus elementos culturales relacionados con la comunicación y tampoco es capaz de
explicar la naturaleza de los fenómenos que hemos llamado “distintividad”, “riesgo de confusión o asociación”,
“inducción a error” y muchos otros propios de esta rama del derecho. Ello sucede, porque solo explica lo que
una marca comercial hace en el mercado, pero no dene lo que una marca comercial es.2
Partamos por lo obvio: las marcas comerciales son signos. Las legislaciones del mundo reconocen este
ineludible hecho3, pero dejan la denición del signo como algo sobreentendido. Debemos comenzar
comprendiendo de manera general qué es un signo, qué es lo que un signo hace, qué tipos de signos
podemos identicar y cuáles son los distintos campos de estudio relacionados con cada tipo de signo.
Para estos efectos, vale adelantar que la principal ciencia que se ocupa de los signos es la semiología o
semiótica4, la cual dene el signo y los sistemas de signos. La semiótica constituye una herramienta
indispensable para comprender la comunicación, la signicación y la cultura en general. Ante ello, diremos
que el signo es todo objeto perceptible que de alguna manera remite a otro objeto.5 Esto quiere decir que
un signo es todo aquello que acarrea sentido (remite mentalmente a otro objeto), más allá de que exista o
no una intención comunicativa.
Un signo puede no tener una intención comunicativa, por ejemplo: el rubor en la cara de una persona
es un signo de su bochorno, la caída de las hojas de un árbol un signo del otoño, el humo un signo del
fuego. En ninguno de estos tres casos la intención de comunicar es un elemento pertinente del proceso de
signicación. En estos tipos de signos no intencionales la remisión de un objeto a otro viene dado solo por
una relación de contigüidad entre ellos, experimentada previamente por el intérprete.
Resulta evidente que este tipo de signo no es de aquellos a los cuales se reeren las marcas comerciales.
Las marcas comerciales son signos que distinguen un producto de otro o un servicio de otro6, o sea, tienen
una clara intención comunicativa, en ellas existe un proceso de signicación dado entre un emisor y un
receptor, son símbolos.
1 Giovanni B. Ramello. “What’s in a Sign? Trademark Law and Economic Theory”. Polis N° 73 (2006) pp. 6. Disponible en http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.537.4051&rep=rep1&type=pdf
2 Barton Beebe, “The semiotic analysis of trademark law”, UCLA Law Review 621 (2004), pp. 623 y ss. Disponible en: http://www.
bartonbeebe.com/documents/Beebe%2 20-%20Semiotic%20Analysis.pdf
3 A este respecto nos limitaremos a citar el Anexo 1C del Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual
Relacionados Con El Comercio (ADPIC) cuyo artículo 15 señala: Materia objeto de protección. 1. Podrá constituir una marca de fábrica
o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los
de otras empresas.
4 De manera prácticamente paralela, el suizo Ferdinand De Saussure (1857-1913) y el estadounidense Charles Pierce (1839-1914)
trabajaron cada uno en su propia versión de la “ciencia de los signos”. El primero le llamó semiología y el segundo semiótica. La
semiología saussureana tiene un enfoque eminentemente lingüístico mientras que la semiótica de Pierce está más bien ligada a la
losofía y a la tradición de la lógica. Para efectos de este texto utilizaremos mayoritariamente la voz “semiótica” salvo cuando hagamos
referencia directa a la semiología saussureana. Para consultar sobre el desarrollo de sus posturas se recomienda ver: Humberto Eco,
Tratado de semiótica general (España: Editorial Lumen, 1976).
5 Desiderio Blanco y Blanco Bueno, Metodología del análisis semiótico (Lima: Universidad de Lima, 1980), 15.
6 Jorge Otamendi, Tratado de Derecho de Marcas. (Buenos Aires: Lexis Nexis, 2003),12.
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